2016年7月29日 星期五

(商標 專屬授權 專屬被授權人 以自己名義提起訴訟)無限MUGEN:日商美途公司 v.新焦點麗車坊公司

智慧財產法院104年度民商上更(一)字第4號民事判決(105.6.16)

「(二)日商美途公司就系爭商標是否得以自己名義提起本件訴訟,
    請求吳彥宗及新焦點麗車坊連帶賠償損害?
    現行商標法前於100 年6 月29日修正公布,並於101 年7 月
  1 日施行,而日商美途公司主張吳彥宗侵害日商美途公司就
   系爭商標所享有商標權之行為係於101 年5 月10日至同年月
    18日,故日商美途公司就系爭商標,是否得以自己名義提起
    本件訴訟,請求吳彥宗及新焦點麗車坊連帶賠償損害,本諸
  實體從舊、程序從新原則,應適用行為時或事實發生時,有
    效施行之99年8 月25日修正公布之商標法(下稱修正前商標
    法)。按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全
    部或一部,授權他人使用其商標。前項授權,應向商標專責
    機關登記;未經登記者,不得對抗第三人。被授權人經商標
    權人同意,再授權他人使用者,亦同。授權登記後,商標權
    移轉者,其授權契約對受讓人仍繼續存在。被授權人應於其
    商品、包裝、容器上或營業上之物品、文書,為明顯易於辨
    識之商標授權標示;如標示顯有困難者,得於營業場所或其
    他相關物品上為授權標示。修正前商標法第33條第1 至4 項
    定有明文。對照現行商標法第39條所增訂之第1 、6 項「商
    標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指
    定地區為專屬或非專屬授權」、「商標權受侵害時,於專屬
    授權範圍內,專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約
    另有約定者,從其約定」之規定可知,修正前商標法第33條
    並未對專屬授權或非專屬授權得否以自己名義提起訴訟加以
    規定。經查,日商無限公司為系爭商標之商標權人,自93年
    1 月1 日至102 年7 月15日間將系爭商標授權予日商美途公
    司,於101 年間仍於專用期限內之事實,為兩造所不爭執,
    且日商美途公司於本院審理時已提出商標權人日商無限公司
    所出具之聲明書,參照該聲明書記載之內容可知,日商無限
    公司與日商美途公司就系爭商標所簽訂之授權契約,應係專
    屬授權,其未於授權契約內註明為專屬授權,實係因於授權
    登記時,智慧局之申請書上並無「專屬授權」或「非專屬授
    權」之選項,故未於契約內註明為專屬授權,此有日商無限
    公司所出具之聲明書中英文原本(見本院卷第124 至129 頁
    )在卷可稽,日商美途公司既係系爭商標於台灣之專屬被授
    權人,則其就系爭商標得以自己名義提起本件訴訟,應無疑
。」
                          

「(三)新焦點麗車坊是否需與吳彥宗連帶賠償日商美途公司所受之
    損害?
  1.按「除本法第30條另有規定外,下列情形,應得商標權人之
    同意:三、於同一或類似之商品或服務,使用近似於其註冊
    商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者」、「未經商
    標權人同意,而有第29條第2 項各款規定情形之一者,為侵
    害商標權」,修正前商標法第29條第2 項第3 款、第61條第
    2 項規定分別定有明文。經查,吳彥宗明知於101 年5 月18
    日以27,500元之價格販賣予高銘壯並安裝於其所駕駛之車牌
    號碼0000-00 號自用小客車之前包、側裙、後包、尾翼等汽
    車空力套件零件上,所標示之近似系爭商標之「無限MUGEN
    」字樣銘牌商標,並未取得日商美途公司之使用同意,仍逕
    為使用,已如前述,揆諸前揭規定,自屬侵害日商美途公司
    就系爭商標所享有商標權之行為。
  2.次按受僱人因執行職務,不法侵害他人之權利者,由僱用人
    與行為人連帶負損害賠償責任。但選任受僱人及監督其職務
    之執行,已盡相當之注意或縱加以相當之注意而仍不免發生
    損害者,僱用人不負賠償責任,民法第188 條第1 項復定有
    明文。經查,證人即當時擔任新焦點麗車坊總經理呂秀蜜於
    本件刑事案件審理時證稱:「(問:20來個分店所販售的商
    品是否都由總公司統一採購或是決定品項)我記得當時百分
    之七、八十是總公司採購的。」、「(問:你的意思是說另
    外有百分之三十不是總公司採購的?)對,就是門市外調的
    。」、「(問:所謂門市外調係何意?)就是門市人員可以
    自己調材料。」、「(問:哪些東西是門市可以自行外調?
    )應該是一些維修的東西,維修的配件之類的。」(見臺灣
    士林地方法院102 年度智易字第10號卷第141 至142 頁)。
    又本件刑事案件之共同被告即新焦點麗車坊北投營業所店長
    林育賢(已經刑事判決無罪確定)於本件刑事案件審理時亦
    陳稱:「(問:總公司是否知道你們有在做前包部分?)督
    導的部分不會,但是業績的部分還是會納入總公司。」(見
    臺灣士林地方法院102 年度智易字第10號卷第177 頁),參
    照證人呂秀蜜前開證述及刑事案件之共同被告林育賢前開陳
    述之內容可知,新焦點麗車坊實賦予其受僱人相當之權限,
    於維修配件方面,可自行採購,並將此種自行維修採購之業
    績,納為總公司業績之一部計算。而本件即由受僱人吳彥宗
    代僱用人新焦點麗車坊為前包等汽車空力套件零件之採購業
    績,亦應將歸入總公司即新焦點麗車坊之整體業績計算,自
    難認吳彥宗於本件所為之前開行為,非屬因執行職務所為。
  3.新焦點麗車坊雖辯稱:吳彥宗於100 年9 月簽立員工守則,
    其第9 條已明文禁止員工有非法使用違反智慧財產權之行為
    ,並曾於100 年間公告所屬員工辦理各項業務,應秉持守法
    、公正、誠信之原則及採購作業應注意之事項,顯見已對受
    僱人之選任及監督盡相當之注意,應免賠償之責云云。惟參
    照新焦點麗車坊所提員工守則及內部公告文件,其中員工守
    則第9 條雖規定「本公司員工應尊重智慧財產權相關法律規
    定,禁止非法使用或複製有版權之智慧財產,包括書籍、雜
    誌及軟體等」(見原審卷第79頁),然縱觀前開員工守則之
    內容,並無關於違反員工守則之罰則等相關規定,則以此等
    僅具宣示意義而不具規範作用之守則,實難期待簽署該員工
    守則之員工,能確實遵守前開員工守則之規定。又其內部公
    告文件雖規定有「所有人員於辦理各項業務時,務必秉持守
    法、公正、誠信原則。」、「所有人員於辦理採購作業時,
    務必依照實際需求進行請(採)購作業;辦理進貨作業時,
    需核對實際到貨品項、數量與採購單相符;不得私下接受賄
    賂、或請廠商改送與採購單不同之商品……等有圖利之虞的
    行為發生」,並有「如有違反法紀之情形經查獲屬實者,相
    關人員一律嚴懲,並負擔公司因違法事件而遭主管機關懲處
    之責任」等警示之文句,然其規定之內容仍過於籠統、概括
    ,且其教示之內容,多係關於採購數量之相關規定,及採購
    行為是否有不正當之行為等,況新焦點麗車坊亦未證明其對
    受僱人於執行職務時,不應侵害他人之智慧財產權行為,有
    何實際之督導行為,實難僅以前開員工守則及內部公告文件
    ,即逕認其對監督職務已盡相當之注意。
  4.從而,新焦點麗車坊依民法第188 條第1 項之規定,應就吳
    彥宗上開侵害日商美途公司就系爭商標所享有商標權之行為
    ,負連帶賠償責任。」    

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