2017年9月30日 星期六

*(商標) N v. N NITIAU:同業使用他人近似商標,也沒有延續自有品牌的設計,主觀上應知悉他人商標存在,而有仿襲他人商標的意圖。

智慧財產法院105年度民商訴字第30號判決(2017.06.29)

被告
    所辯及被告公司員工即證人○○○證述之被告商標設計概念
    (本院卷一第158 頁、卷三第76至77頁),純屬商標設計者
    之主觀意思,並非相關消費者可得知悉,亦非可據為判斷系
    爭商品上圖樣與系爭商標是否構成近似,而被告所提供其他
    N 字形商標(本院卷一第156 頁反面、第268 至279 頁)之
    整體外觀圖樣設計與系爭商標不同,且實際使用情形各別,
    均難據為有利被告之認定。
  4.系爭商標雖為單一字母,惟原告為世界知名之運動品製造商
    ,N 系列商標業經原告於世界各國註冊,且原告超過30年長
    期使用系爭商標圖樣於運動鞋等商品,在報章雜誌上為廣告
    宣傳,行銷國內外市場,原告在臺灣銷售使用系爭商標圖樣
    之運動鞋商品,自2004年起至2012年間每年淨銷售額約達數
    億元,原告在臺灣有400 多間全省經銷據點,並為宣傳廣告
    ,自1995年迄今一直在臺灣網路、雜誌、新聞報紙、電視等
    行銷系爭商標圖樣之運動鞋,並支出鉅額宣傳費用,並曾經
    經濟部智慧財產局以95年6 月7 日中台異字第941427號商標
    異議審定書肯認為著名商標等情,有原告所提New Balance
    品牌歷史、商品型錄、經公證之宣誓書及部分中譯文、系爭
    商標商品宣傳廣告資料、原告在臺灣經銷據點一覽表、原告
    1995、1997、2009至2012年7 月間在網路、雜誌等行銷系爭
    商標圖樣運動鞋之相關資料、原告2010年至2014年在臺灣行
    銷宣傳費用統計表、2012年7 月至2014年之行銷月報表及光
    碟資料、經濟部智慧財產局商標異議審定書、著名商標表列
    等在卷可參(本院卷一第12至137 頁、卷二第15至477 頁、
    卷三第53頁),是以於運動鞋類使用英文大寫N 字形圖樣已
    使相關消費者得以認識其商品或服務之來源係來自於原告,
    具有高度識別性,參酌被告並未提出系爭商品上圖樣使用之
    廣泛程度,對照前揭原告於我國廣為行銷宣傳及原告使用之
    N 圖樣曾經認定為著名商標之證據資料,可認相關消費者對
    系爭商標之熟悉程度高於系爭商品上使用之圖樣,系爭商品
    使用之圖樣與之構成近似,自易使相關消費者產生混淆誤認
    之虞。
  5.原告申請及註冊取得系爭商標之日期分別為96年2 月27日及
    同年11月16日,早於被告商標圖樣之申請日即97年10月9 日
    ,且系爭商標之N 圖樣經原告長期使用於運動鞋商品及在報
    章、雜誌廣告宣傳,消費者已認知該N 商標圖樣為表彰原告
    之商品或服務,被告公司與原告係屬同業,難謂被告公司不
    知原告系爭商標之N 圖樣使用於運動鞋商品,又依被告所辯
    原係使用註冊第01301424號「NITIAU」商標(本院卷一第16
    2 頁),觀諸該商標之圖樣僅為未經設計之單純英文NITIAU
    字樣(本院卷一第306 頁),被告公司知悉原告系爭商標之
    情形下,將英文NITIAU嵌入與系爭商標相同之N 圖樣內另申
    請被告商標註冊,整體圖樣之意匠與註冊第01301424號「NI
    TIAU」商標迥異,難謂係延續原創、自有品牌之「NITIAU」
    原創設計構思,益徵其有仿襲系爭商標之意圖,況被告公司
    實際使用於系爭商品上之圖樣與被告商標不同,係以單色之
    NITIAU英文字樣及雙線條內置於大字體的N 圖樣中,整體凸
    顯有白色邊框之單色N 字圖樣,與被告所辯著重之NITIAU字
    樣不同,卻與原告系爭商標圖樣構成近似,足徵被告公司應
    非善意註冊被告商標,亦無善意使用被告商標。......
  (三)被告公司所為有侵權之故意:
  1.按商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者,得請求損害
    賠償,商標法第69條第3 項定有明文。被告雖提出系爭刑事
    案件處分書等辯稱係善意使用被告商標之行為,證人○○○
    證稱:系爭商品這批是訴外人松鼎鞋行翻單、補單,我們向
    大陸廠商永德利鞋廠進口,翻單時前案民事事件已在訴訟中
    ,因為前案刑事交付審判結束,我們認為OK,我們就接單,
    到我們收到前案民事一審判決前,系爭商品已經做好,大陸
    工廠沒有分型號均混在一起放置,收到前案民事判決後有通
    知這型號暫且不出,但外派搬運工混在一起出貨,大陸廠商
    不管臺灣的事情,我只有打電話給大陸老闆而已,沒有留下
    紀錄等語(本院卷三第74至78頁)。然查,系爭商品實際使
    用之圖樣與被告商標不符,整體圖樣已凸顯有白色邊框之單
    色N 字圖樣而與系爭商標構成近似,且被告公司申請被告商
    標註冊及使用系爭商品上圖樣均難謂屬善意,已如前述,參
    以系爭商標於運動鞋商品具有高度識別性,商標註冊亦有其
    公示性及公告性,況且於被告公司申請被告商標註冊時,原
    告使用之N 圖樣業經認定為著名商標,被告公司應注意、能
    注意卻未注意系爭商標之存在,難謂無過失,且案發當時前
    案民事案件進行中,被告公司既已知悉原告對於N 圖樣商標
    之商標權有所主張,仍接受訴外人松鼎鞋行訂貨,亦未積極
    處理系爭商品裝櫃事宜,僅以證人○○○空言電告大陸廠商
    暫不出貨云云,實難解免被告公司侵害系爭商標之行為。本
    件被告公司明知有侵害系爭商標之可能,仍未停止其接單販
    售系爭商品行為,本院認被告公司主觀上有侵害系爭商標之
    故意。
  2.至於被告所提前案刑事案件及系爭刑事案件之認定,於獨立
    之民事訴訟程序並無拘束力,且系爭商品上圖樣與被告商標
    圖樣不符而與系爭商標構成近似,有致消費者混淆誤認之虞
    ,被告公司於系爭商品上使用之圖樣當非基於善意等情,均
    如上述,被告所提刑事案件之認定與本院前揭審認不同,自
    不能逕予引為有利被告之判斷。」

  智慧財產法院第三庭
                                法 官 陳端宜                                   

2017年9月29日 星期五

(著作權 合理使用) 重製歌本用於商演場合擔任主持人並偶爾串場演唱歌曲,構成合理使用

智慧財產法院105年度民著訴字第34號判決(2017.06.15)

「被告持有系
          爭華聲歌本縱係出於重製系爭著作如附件1 所示樂譜
          之行為,然被告亦辯稱其為符合著作權法規定之合理
          使用行為等語,是本件仍應進而檢視其行為是否屬著
          作之合理使用,以判斷被告所為是否構成以重製之方
          法侵害系爭著作之著作財產權行為。經查:
          (1)利用之目的及性質:
            本院於106 年5 月11日言詞辯論期日,當庭會同兩
            造勘驗本院依職權調取被告於另案刑事案卷所提出
            其前向原告購買流行音樂樂譜「最新排行」期刊第
            1-125 期(經當庭確認欠缺第73、74、118 、123
            期)後,系爭華聲歌本所蒐集之樂譜均為被告前向
            原告購買流行音樂樂譜「最新排行」期刊第1-125
            期(欠缺第73、74、118 、123 期)中所包含之樂
            譜內容一節,此為兩造所不爭。又原告訴訟代理人
            於本院亦陳稱:「我們每二個月有發行最新排行的
            樂譜書,我們的衍生著作創作內容是會先跟詞曲版
            權公司取得授權之後,由我們的編曲老師聽該首歌
            曲後再改作編曲成適合一般民眾能彈奏的曲譜格式
            ,由於現在唱片公司發行歌曲往往只能看到歌詞,
            並沒有發行歌譜,且以現在的歌曲創作,唱片公司
            也無任何的樂譜資料,再加上目前的歌曲往往融合
            有許多電子合成樂器,致使很多一般民眾無法如原
            創歌曲進行彈奏,舉例,一首歌有十種電子合成樂
            器合聲而組成,我們的編曲老師就會聽該首歌曲後
            將之編成簡單的五種伴奏樂器,像吉他、電子琴、
            貝斯可以單獨彈奏或一起彈奏,目的就是當琴師看
            到我們改作後的歌譜,就可以直接以吉他、電子琴
            、貝斯單獨演奏或數人一起合奏,但這種以我們改
            作後的樂譜的音樂和原創歌曲的音樂會有差異,至
            於歌詞的部分,我們幾乎不會去改變它,我們改作
            的內容就是專就歌曲的部分」等語在卷(見本院卷
            第57頁),可知,系爭著作之創作乃在於提供樂團
            樂師以原告改作後的歌譜,無須藉由複雜之電子合
            成樂器合聲,即得以吉他、電子琴、貝斯等簡單樂
            器單獨演奏或數人一起合奏歌曲,準此,依被告抗
            辯其於商演場合係擔任主持人,偶而串場演唱歌曲
            等語,而依現有證據資料,僅可認被告係使用系爭
            華聲歌本之樂譜練習演唱,並無證據可認被告曾以
            系爭華聲歌本樂譜直接進行販售、出租、收費教學
            或從事演奏等商業活動使用,即乏證據可證被告係
            藉由重製系爭華聲歌本獲取利益;縱被告使用系爭
            華聲歌本練習之最終目的係為從事商業演出,但其
            藉以獲利者,實係被告個人所為之表演本身,難認
            被告之重製行為係作為商業目的使用;再者,原告
            所稱在被告之「臉書」(天將樂團)網頁上,發現
            被告張貼其從事商演時使用系爭著作中「最重要的
            決定」歌曲之樂譜照片,然該「最重要的決定」歌
            曲並非系爭華聲歌本所收錄之樂譜,尚無從據以推
            認被告有使用系爭華聲歌本從事商演之公開演出行
            為,是被告持有之系爭華聲歌本縱係出於重製系爭
            著作而來,亦難認該重製利用系爭著作之行為係作
            為商業目的使用。
          (2)所利用之質量及其在整個著作所占之比例:
            系爭華聲歌本所包含之樂譜出處,分別散見於原告
            發行之流行音樂樂譜「最新排行」期刊各期之原版
            樂譜,且經本院檢視前揭被告向原告購買流行音樂
            樂譜「最新排行」第1-125 期(欠缺73、74、11 8
            、123 期),查知流行音樂樂譜「最新排行」各期
            所刊載之樂譜約為50首,如以被告購買121 期為計
            算,則原版樂譜數量合計約為6050首,然系爭華聲
            歌本所重製之樂譜為152 首,所利用數量僅佔約為
            2.5 ﹪(計算式:152 ÷6050=0.0251),顯見系
            爭華聲歌本所重製系爭著作之樂譜比例甚微,另系
            爭華聲歌本所收錄之樂譜,乃被告較常練習所需使
            用之樂譜,其所占著作之「質」的部分,亦難認係
            屬系爭著作之精華或核心部分。
          (3)利用結果在市場之影響:
            衡量本基準時,除考量使用人之使用對現在市場的
            經濟損失外,亦應參酌對市場未來之潛在市場影響
            ,該兩者在判斷時應同具重要性。查系爭華聲歌本
            乃被告係就其購買的系爭著作中找尋所需要練習演
            唱之樂譜加以重製,且數量極微,依一般社會常情
            ,僅係避免時常需自原版樂譜集中翻找之麻煩,利
            用情形尚屬合理,且被告僅於供己練習演唱始有上
            開重製行為,該等重製並不具任何市場流通性或市
            場替代性,此種利用方式應無影響系爭著作之潛在
            市場與現在價值。
          (4)本院審酌被告持有系爭華聲歌本縱係出於重製附件
            1 所示樂譜之行為,然以系爭華聲歌本利用系爭著
            作之目的、所利用之質量及其在整個著作所占之比
            例、利用結果對系爭著作潛在市場與現在價值之影
            響等情節,可認系爭華聲歌本利用系爭著作,符合
            著作權法第65條第2 項所列3 款所定事項而成立合
            理使用,自不構成對於系爭著作之著作財產權侵害
            。
        4.系爭華聲歌本封面固貼黏有印刷被告之聯絡姓名、電
          話、E-Mail等資訊之貼紙,然觀之該貼紙明顯於被告
          姓名上方印製有「中國人壽」4 字,顯見該貼紙應僅
          表明被告從事與「中國人壽」相關之業務,並無表明
          其為系爭華聲歌本所收錄樂譜之著作權人,當無侵害
          原告於系爭著作之著作人格權可言。
        5.綜上,被告縱有重製系爭著作中如附件1 所示152 首
          樂譜並裝訂成系爭華聲歌本,然被告利用系爭著作之
          行為符合合理使用行為,並不構成著作財產權之侵害
          ,且被告於系爭華聲歌本封面黏貼其聯絡資訊之標示
          ,亦無構成對原告著作人格權之侵害,則原告主張被
          告重製系爭華聲歌本侵害其於系爭著作之著作權云云
          ,尚無可採。
        6.再者,依前揭證據資料所示,被告於商演場合係擔任
          主持人,並偶而串場演唱歌曲,縱被告使用系爭華聲
          歌本之樂譜練習演唱,且其練習演唱之最終目的係為
          從事商業演出,但其因商業演出所獲取之報酬,乃係
          被告個人所為之主持、演唱等表演,並無證據可證係
          出於被告利用系爭華聲歌本從事演奏之公開演出行為
          ,是被告縱因從事商業演出而獲取報酬,亦非無法律
          上之正當權源,是原告依民法第179 條規定請求被告
          返還該報酬之2 分之1 云云,即屬無據。」

                   智慧財產法院第三庭
                                法 官 張銘晃                                   

(著作權 商標權) picasso藝術臉譜:著作人同意他人將美術著作作為申請商標使用,不得再主張他人侵害著作權。

智慧財產法院105年度民著上字第10號判決(2017.06.22)

「上訴人已同意授權美商畢卡索公司將系爭美術著
    作授權予新際公司,作為申請商標使用,且並未對於註冊商
    標之類別或數量加以限制,上訴人自不得再就新際公司申請
    取得商標權,及其後讓與如本判決附表一所示19項商標權,
    主張侵害上訴人之著作財產權。」

 智慧財產法院第二庭
             審判長法 官 李維心
                法 官 蔡如琪
                法 官 彭洪英                                   

(著作權) 原創性 最低限度 損害賠償

智慧財產法院106年度民著訴字第13號民事判決(2017.06.26) 
                                   
2.【03】被告雖抗辯原告並未舉證證明自己為著作權人,但本
    案為民事訴訟,為私人間關於私權之糾紛,原告對於應負舉
    證責任之事項,其舉證程度要求應以優勢證明(prepondera
    nce of proof)為已足,並以此促成被告也提出相反證據,
    俾能共同發現真實,協力法院實現司法正義。倘對原告舉證
    責任程度有過高要求,無異鼓勵被告徒憑空口否認,不為實
    質舉證,而有害於真實發現,以致阻礙司法正義之實現。又
    所謂優勢證明之舉證,係指比較兩造就待證事項之全部舉證
    情形,一方較他方之舉證,更令事實裁判者(fact finder
    )相信其對於待證事項之主張為真實(more likely than
    not )。以本案而言,原告已經提出其廣告文案中某特定照
    片圖檔存於電腦內之資訊截圖(本院卷第9 頁),以證明其
    廣告文案應係出自原告之創作,另以原告所提之廣告文案列
    印本而言,均是透過社群媒體facebook發布,是在發布同時
    ,均出現有其帳號名稱及圖像照片,依通常情形,應可認係
    由其所創作,因被告並未舉證何處有相同於原告系爭廣告及
    照片內容,我認為相較於被告抗辯原告不是系爭廣告及照片
    的著作人,更可以相信原告就是系爭廣告及照片的著作人。
    換句話說,原告就其為系爭廣告及照片之著作人已有優勢證
    明。
  (三)【04】被告又抗辯原告並未舉證系爭廣告及照片具有原創性
    ,惟查:
  1.【05】原創性具有兩項要素,一為「原始性」,意指由創作
    人自己原始創作,而非抄襲仿製他人既有創作;一為「創作
    性」,意指創作成果,具有最低限度的個別性,足以與其他
    創作區別。又原創性中之「創作性」要素,其目的既僅在維
    持最低限度之個別性,以與其他創作區別,其創作程度之要
    求自然甚低。又所謂「與其他創作」區別,僅在說明簡單線
    條、形體或常用生活語詞,不應給著作權之獨占性保障,而
    非謂類似或相同於先前著作之獨立創作不受著作權保障。
  2.【06】以上說明,也可以在美國比較法上得到印證。美國聯
    邦最高法院在Feist Publications, Inc. v. Rural
    TelephoneSer vice Co., Inc., 499 U.S. 000 (0000)乙案
    中之判詞即謂:「創作性對於創作程度的標準是極低的,即
    使是只有微量程度的創作,也足以符合創作性的標準。大部
    分的作品都可以很容易的達到此標準,無論是多麼的粗鄙、
    普通或簡單的內容,只要有些許的創作星火,都可以算是創
    作。原創性並不等於新穎性,只要是出於巧合而非抄襲,就
    可以算是具有原創性。舉例而言,兩位互不相識的詩人創作
    相同的詩。兩份作品都不算新穎,但都屬於原創,也因此就
    都可以著作權保護」(【T 】he requisite level of
    creativity is extremely low; even a slight amount
    will suffice.The vast majority of works make the
    grade quite easily, as they possess some creative
    spark, "no matter how crude,humble or obvious" it
    might be.Originality does not signify novelty; a
    work may be original even though it closely
    resembles other works so long as the similarity is
    fortuitous, not the result of copying. To illustrate
    ,assume that two poets, each ignorant of the other,
    compose identical poems.Neither work is novel,yet
    both are original and, hence, copyrightable.499 U.
    S.340, 345)。
  3.【07】 在本案中,系爭廣告內容固然多是商品資訊或販賣條
    件之說明,對於販賣相同商品之競爭者而言,如欲以同一販
    賣條件行銷,很容易有內容相近的表達;但整體而言,系爭
    廣告並非只是三言二語,或簡單的行銷語句而已,仍有相當
    的篇幅文字,雖可以認定其創作性不高,但因創作性之法定
    要求甚低,已如前述,所以我認為系爭廣告還是具有創作性
    。不過,在此情況下,應認為系爭廣告所能受著作權法保障
    的範圍較小,在為表達相同的商品資訊及販賣條件之觀念下
    ,只要內容稍有改變或不同,即可認為不在其著作權之權利
    範圍。
  4.【08】惟經觀看原告所提出系爭廣告及照片與陳○○廣告文
    案之對照列印本(本院卷第116-129 頁),其間有大部分內
    容均為整篇完全重製,其中甚至於有連錯字都相同的情形(
    本院卷第128 頁,將「防水」誤植為「仿水」),可以認定
    陳○○的這些廣告文案,確實構成重製侵害原告著作權。
  5.【09】另外,關於系爭照片部分,由於以照相機等科技設備
    所拍攝之實景、實物照片,只要取景角度相同,很容易就可
    以製造出視覺感受類似的創作結果。這就如同兩位採取完全
    寫實風格的畫家,以同一取景角度所創作出來的畫作。只要
    兩位畫家是各自平行創作,彼此沒有抄襲,很容易就可以理
    解兩份畫作都可以賦予著作權。在照片的情形,也應該得到
    相同結論。只要拍照者不是接觸仿襲他人作品,即使拍照所
    得照片所呈現的視覺感受類似,也不能用以排除此等照片具
    有原創性,而應受著作權保護。這樣的判斷與認定,也同時
    呼應上述創作性之法定要求甚低的說明。也因此,系爭照片
    雖然是商品照片,但還是符合創作性的法定要求,陳○○在
    其廣告文案中,加以重製,一樣構成重製侵害原告著作權。
  6.【10】以上之認定判斷,雖然與臺灣桃園地方法院少年法庭
    105 年度少護字第763 號宣示筆錄不完全相同,但這就如同
    被告自己所述,民、刑事訴訟判決各自可為獨立之認定,並
    不相互拘束,尤其是刑事訴訟上相當於原告的檢察官對於待
    證事項(即有罪事實)的舉證程度必須到達無合理懷疑(
    beyond reasonable doubt ),與民事訴訟上的舉證程度並
    不相同,在某些情形下,刑事訴訟判決為較有利於被告之認
    定,也是可以理解。所以雖然上述少年法庭判決結果較有利
    於被告,但並不能因此就在本案民事訴訟中為有利於被告之
    認定。

「 2.【16】又著作權法第88條第3 項僅謂「依侵害情節,在新台
    幣1 萬元以上100 萬元以下酌定賠償額」,並未明確界定以
    每一著作,或每一個案為基準,惟無論是以每一著作或每一
    個案予以僵化地界定基準,均不免在邊界案例發生極端情況
    ,而有害個案正義。是此酌定賠償額,應以侵害人之整體侵
    害行為為基準,必要時,得就整體侵害行為為適當之切割,
    例如:長期持續進行侵權時,得適當地分割為數侵害行為,
    而分別酌定賠償額。又如:多件著作分時分地侵害時,但個
    別侵害均屬有限時,亦不妨適當地以單一整體行為,而為賠
    償額酌定。以本案而言,審酌:陳○○未經原告同意,重製
    、公開傳輸系爭廣告及照片,雖有多篇,時間亦有前後不同
    ,但係經原告一次蒐證後,加以提訴求償,應以單一整體行
    為視之。」

          智慧財產法院第三庭
                                法  官  蔡志宏

2017年9月12日 星期二

(專利 訴訟費用 律師費用)

智慧財產法院105年度民專訴字第71號判決(2017.06.28) 
                                   
「參、【22】訴訟費用依民事訴訟法第78條規定,由敗訴之原告負
    擔。惟對於此原告應負擔之訴訟費用,究否將被告為本案延
    聘之律師費用以及配合拆解系爭產品之程序勞費列入,因被
    告一再表明其無辜受訴,且我認為倘原告主張有理由,就律
    師費用部分亦有相同問題,故已一併命兩造就此準備(本院
    卷一第212 頁),並為書狀先行程序(本院卷一第297 頁)
    ,最後亦列入辯論範圍(本院卷二第29-30 頁)。以下即說
    明我對此爭執之決定及理由:
一、律師費用部分
  (一)【23】被告主張原告顯無合理勝訴可能,因濫用專利權而提
    起本案訴訟,惟按照兩造就技術特徵(D )及(E )、(I
    )之上述爭執情形,我認為被告此部分主張並不可採。由於
    專利權具有無體財產權的特性,其權利界限無法像土地由土
    地測量機關予以鑑界確定,也無法像一般有體動產,經由其
    有形外觀即區別其存在。專利權人自己以及社會公眾,雖然
    可以透過公告之申請專利範圍,大致意識並瞭解其專利權利
    界限,但具體可否及於特定之物,除非特殊明確之情形外,
    還是須要由權利人向法院起訴,透過法院裁判之方式,始能
    明確界定。法院的裁判結果,即使不同於專利權人之主張,
    也不能直接推導出權利人就是濫用專利權。在本案中,原告
    對於其系爭專利中之「垂直光源產生機構」有其較大範圍的
    看法,雖然我並沒有接受,但原告也不是完全毫無根據的主
    張。反觀被告在技術特徵(E )、(I )部分,我的認定也
    不利於被告。這些都是在通常訴訟中可能會發生的情形,兩
    造所為必要的攻擊防禦,並不能認為就是故意無端興訟或妨
    礙他造權利實現。所以本案中被告支付之律師費用,應否列
    為訴訟費用,並不應從原告濫用專利權之角度切入判斷,此
    應該首先加以澄清。
  (二)【24】不過,訴訟費用依其法定之敗訴方負擔原則(民事訴
    訟法第78條參照),本來就不在於探求哪一方做出了故意不
    必要的訴訟攻防(至於法院依民事訴訟法第81條、第82條所
    為之例外裁量,應另當別論)。訴訟費用負擔之判斷,應是
    在對於訴訟社會成本(主要由依法徵收之裁判費加以反映)
    、雙方投入費用成本間,尋求一合乎政策目的之決定。長久
    以來的民事訴訟實務,都因為制度上不採取律師強制代理,
    因而認為律師費用並非訴訟中之必要費用支出,故不列入訴
    訟費用。這樣的見解,最早或可追溯至民國11年6 月16日之
    大理院統字第1734號解釋:「民訴條例非取必用律師訴訟主
    義因之律師費用即無令敗訴人負擔之理」,其後民國19年1
    月11日之司法院院字第205 號解釋亦謂:「吾國民事訴訟非
    採用律師訴訟主義。當事人所支出之律師費用。自不在訴訟
    費用之內。」然而,我的疑問是:律師強制代理與訴訟中必
    要費用支出有絕對必然的關係嗎?又民國初年的法律見解,
    在現今時空變化後,是否應該有不同的詮釋和認知?在本案
    中更為核心的是:專利訴訟在律師費用之支出上,是否能與
    一般訴訟等同視之?
  (三)【25】根據向來民事訴訟實務的一般看法,如果是訴訟中必
    要舉證所衍生之費用支出;例如:在拆屋還地事件中,測量
    房屋占用土地範圍之費用,就會被認為是必要費用支出,故
    可列為訴訟費用之一部。而因為民事訴訟,並不一定要律師
    代理,而可以自己起訴、應訴,所以不應列為訴訟費用。但
    這裡所謂的「必要」與否,其實是相對而不是絕對。在以上
    的例子中,如果先前兩造在協調洽談中,已經就占用部分申
    請過鑑界測量,當事人無正當理由,於訴訟中再重覆聲請測
    量,或可以認為並非必要費用支出,而不列入訴訟費用;反
    之,民事訴訟雖然可以自己起訴、應訴,但因為個案恰巧涉
    及許多專業法律問題,並非一般非法律人可以妥適應對處理
    ,又為何不能夠認為延聘律師是必要訴訟作為,而將其律師
    費用,列入訴訟費用呢?難道我們在整體訴訟制度政策上,
    是鼓勵素人自行訴訟,卻抑制專業代理嗎?為什麼司法實務
    要自我否定訴訟是專業事務,漠視一般民眾在面對訴訟時尋
    求專業代理協助的合理正當需求?
  (四)【26】其實在上述的司法院院字第205 號解釋中,其後段另
    有闡釋:「必須委任人代理之情形所支出之代理人費用。如
    可認為伸張權利或防禦上所必要者。應屬訴訟費用之一種。
    於必要限度內。得令敗訴人賠償。所謂必要限度。依訟爭或
    代理之事件及當事人、代理人之身分定之。當事人如有爭執
    。由法院斷定。」由此可見,如果在個案中,法院認為延聘
    律師乃是伸張權利或防禦所必要,其因此支出之律師費用,
    亦應可認定屬訴訟費用之一部,於必要限度內,令敗訴人負
    擔。雖然最高法院100 年台抗字第376 號裁定曾認為因為民
    事訴訟法於92年修法增列民事訴訟法第77條之1 至第77條之
    27之規定,改採「訴訟費用限制規範」,而不採民國11年6
    月29日訴訟費用規則第17條所列「本規則所未定之必要費用
    ,均按實數計算」之概括性規定,故上述解釋內容,不能援
    用。但民事訴訟於92年修法後是否一律否定法定項目以外之
    必要訴訟費用支出呢?按照民事訴訟法第77條之23第1 項規
    定,進行訴訟之必要費用,其項目及標準由司法院定之,司
    法院為此定有法院辦理民事事件證人鑑定人日費旅費及鑑定
    費支給標準,此項標準所規定之必要費用卻僅限於支給證人
    、鑑定人日費、旅費、報酬及鑑定費用(該標準第2 條參照
    ),惟在民事訴訟實務上,常發生向第三人調取資料時,須
    支付之手續費、資料處理費,此項費用於法亦屬有據(民事
    訴訟法第351 條第1 項規定參照),難道會因為未於上述標
    準中明定,就不承認為訴訟費用嗎?又如現今民事訴訟實務
    較少操作運用的民事訴訟法第305 條第2 項規定,法院命兩
    造會同證人於公證人前作成陳述書狀之程序,當事人為此支
    出之公證費用,不也應該認為是必要費用嗎?準此,我認為
    民事訴訟法第77條之23第1 項雖然授權司法院訂定進行訴訟
    必要費用之項目及標準,但並不能據此認為該標準未列舉之
    費用,均為非必要費用,還是應該由法院斟酌個案情節,認
    定應列入訴訟費用之必要費用,且此項認定應符合一般訴訟
    制度使用者之正當合理需求,而與律師強制代理制度之採用
    與否無涉。
  (五)【27】我曾經在先前他案判決中闡釋:智慧財產民事訴訟,
    尤其是專利事件,有別一般單純之民事訴訟,其訴訟攻防之
    實施,有很大部分須要結合所涉專利技術領域以及法律之雙
    重專業。除非極少數本身同時兼具此雙重專業之訴訟代理人
    ,其攻防之準備自有賴於法律專業與技術專業相互溝通、教
    育與共同研究,始能呈現專業精準之攻防論點。也因此,為
    有效保障智慧財產民事訴訟中當事人之程序權益,即有賴於
    法院更專注於訴訟進度之掌握與兩造攻防紀律之維持。對於
    無正當理由未配合訴訟進度提出之攻防、有害對造適正充分
    準備之訴訟作為,法院即應依法給予適當制裁,以維護智慧
    財產民事訴訟妥適而有效率地進行(本院105 年度民專訴字
    第14號判決參照)。該案審理中,我還因此對於未適時提出
    攻防之當事人給予失權制裁。據此,我如果一方面認為專利
    訴訟需要專業精準攻防,還須要進行專利技術領域與法律雙
    重專業整合,甚至為維護專利訴訟之專業攻防紀律,還貫徹
    實施失權效規定;卻另一方面認為委請專業律師並無必要,
    當事人最好自行訴訟,否則委請專業律師協助之費用,即使
    勝訴,亦應自行吸收。這樣不是自相矛盾嗎?
  (六)【28】智慧財產訴訟還有一項特點,也就是在制度上,是設
    有專業法院來加以優先管轄;在司法實務上,為此設立的智
    慧財產法院也吸納了全國大部分的智慧財產民事訴訟事件。
    智慧財產法院的專業性,按照智慧財產法院組織法的設計,
    除了配置有技術審查官外,在法官的任用資格上,還要求司
    法院成立遴選委員會遴選,並施以相關在職研習(智慧財產
    法院組織法第13條參照)。既然在制度上,對於法官有如此
    專業性之要求,而民事訴訟本須由法官與兩造共同協力進行
    ,倘兩造未能有專業代理人協助,而須由法官不斷闡明解釋
    ,又如何期待案件能夠專業迅速進行,而提供當事人高效、
    高品質之司法給付呢?也因此,雖然智慧財產民事訴訟,作
    為民事訴訟之一環,同樣不採取律師強制代理,但在追求專
    業之政策目標上,至少應該肯定專業訴訟代理之必要性,而
    不是拘泥於「不採強制律師強制代理」等於「律師費用即非
    必要費用」之僵化思維。」

 智慧財產法院第三庭
                                法  官  蔡志宏