2016年9月20日 星期二

(商標 最高行政法院 無搶註 無先使用事實) 馬偕醫院「馬偕一號」 v. 「寶龍馬皆一號」:馬偕醫院的「馬偕一號」研究成果僅經過新聞媒體報導,未結合用於商品或服務,無「先使用事實」,不能主張他人搶註。



最高行政法院105年度判字第394號判決(2016.7.28)


30I(12) 


上 訴 人 財團法人臺灣基督長老教會馬偕紀念社會事業基金       會馬偕紀念醫院 參 加 人 蘇寶龍

主 文
「上訴駁回」                                 

七、本院按:
  (一)「對本法100年5月31日修正之條文施行前註冊之商標、證明
    標章及團體標章,於本法修正施行後提出異議、申請或提請
    評定者,以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由
    為限。」現行商標法第106條第3項定有明文。查系爭商標於
    100年7月26日申請,註冊公告日為101年5月1日,上訴人嗣
    於101年7月17日以系爭商標有違現行商標法第30條第1項第1
    1款、第10款及第12款之規定,對之提起異議,智慧局於103
    年4月16日作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分,則本件為
    商標法修正施行前已註冊,而於修正施行後始提出異議之異
    議案件。是系爭商標是否有不得註冊之違法事由之判斷,應
    依系爭商標註冊公告時(99年8月25日修正公布,99年9月12
    日施行)及現行(100年6月29日修正公布,101年7月1日施
    行)商標法併為判斷。
  (二)次按行政訴訟法第4條第1項規定:「人民因中央或地方機關
    之違法行政處分,認為損害其權利或法律上之利益,經依訴
    願法提起訴願而不服其決定,或提起訴願逾三個月不為決定
    ,或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者,得向行政法院
    提起撤銷訴訟。」故撤銷訴訟之訴訟標的應為「行政處分之
    違法性致損及原告權利或法律上利益之主張」。另行政訴訟
    法第4條第2項規定:「訴願人以外之利害關係人,認為第一
    項訴願決定,損害其權利或法律上之利益者,得向行政法院
    提起撤銷訴訟。」此即為行政訴訟撤銷訴願之訴,利害關係
    人提起此種類之行政訴訟,係在請求行政法院審查訴願決定
    之違法性,是以訴願決定書所未作成決定之事項,即非行政
    法院在此種類訴訟所得審究,此係立法者將行政訴訟前置程
    序之訴願決定視為行政處分,而允利害關係人直接提起行政
    訴訟之訴訟種類性質使然,與行政機關之第一次判斷無涉。
    查上訴人以系爭商標與據以異議商標1、2構成近似,有違現
    行商標法第30條第1項第11、10、12款之規定,對系爭商標
    提起異議,而本件商標異議事件之準據法,依商標法第106
    條第3項規定,應以註冊時之修正前99年商標法第23條第1項
    第12、13、14款規定及現行商標法第30條第1項第11、10、1
    2款規定,均有違法事由為限,又智慧局因認系爭商標與據
    以異議商標2近似程度高、指定使用商品高度類似,據以異
    議商標2具相當識別性,參加人顯有因其他關係而知悉據以
    異議商標2之存在,意圖仿襲而申請註冊之情事,而有違修
    正前99年商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1
    項第12款之情事,撤銷系爭商標之註冊,並敘明系爭商標註
    冊是否尚有違反修正前99年商標法第23條第1項第12、13款
    及現行商標法第30條第1項第11、10款規定,則無庸再予審
    究(見審定書理由三、四,原審卷第18-20頁),而被上訴
    人即經濟部認智慧局僅以系爭商標相較於據以異議商標2,
    認系爭商標有修正前99年商標法第23條第1項第14款及現行
    商標法第30條第1項第12款規定之適用,而為其註冊應予撤
    銷之處分,被上訴人即經濟部自僅以之為範疇予以審議,作
    成本件訴願決定,並敘明訴願參加人即上訴人主張系爭商標
    亦有註冊時即修正前99年商標法第23條第1項第12、13款及
    現行商標法第30條第1項第11、10款規定之適用部分,因智
    慧局為本件處分時未經審酌,自非被上訴人即經濟部於訴願
    階段所得論究,此為原審所認定之事實。準此,訴願決定並
    未審查系爭商標相較於據以異議商標1,是否有違修正前99
    年商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12
    款規定,及系爭商標是否有違修正前99年商標法第23條第1
    項第12、13款及現行商標法第30條第1項第11、10款規定,
    基上說明,因被上訴人即經濟部就前開異議事由,未作成訴
    願決定,行政法院自無從審查其違法性。上訴人對此縱有爭
    執,揆諸前揭說明,亦應於本件發回智慧局後再作爭執。上
    訴意旨主張原審就系爭商標是否有違修正前99年商標法第23
    條第1項第12、13款及現行商標法第30條第1項第11、10款規
    定,仍應得以論斷云云,即非可採。原判決此部分理由雖有
    不同,但於判決結果無涉,合先敘明。
  (三)再按現行商標法第30條第1項第12款規定:「商標有下列情
    形之一,不得註冊:...十二相同或近似於他人先使用於同
    一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契
    約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在,意圖
    仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者,不在此限。」
    註冊時商標法第23條第1項第14款規定:「商標有下列情形
    之一者,不得註冊:...十四相同或近似於他人先使用於同
    一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契
    約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在者。但
    得該他人同意申請註冊者,不在此限。」又上開規定旨在避
    免剽竊他人創用之商標而搶先註冊,防止不公平競爭行為,
    而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機
    會(本院99年度判字第938號、第1012號判決參照)。是上
    開規定之適用,即應考量商標申請人是否有仿襲之意圖,而
    有搶註之不公平競爭情形。現行條文,雖有加以解釋性的「
    意圖仿襲而申請註冊」規定,係因「原條文未完全反映前揭
    仿襲之立法原意,致商標審查實務在適用上產生疑義,爰酌
    作修正,以資明確。」(參本款修正立法理由)僅使原條文
    規定更合於法規原意,本款事由係在「意圖仿襲而申請註冊
    」之重點並未改變。其中所謂「先使用」之認定,以申請註
    冊時為準,現行商標法第30條第2項、註冊時商標法第23條
    第2項分別定有明文。上開規定旨在避免剽竊他人創用之商
    標而搶先註冊,防止不公平競爭行為,而賦予先使用商標者
    遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會,亦即,在避免襲
    用他人創用之商標而搶先註冊,則他人先使用之文字或圖樣
    若非作為商標使用,自無上開規定之適用。則原判決既已認
    定據以異議商標2並非先使用商標,自無再贅予論述是否相
    同或近似之商標、或是否同一或類似商品或服務。上訴意旨
    以:原處分及訴願決定均未就上訴人所主張系爭商標與據以
    異議商標1是否構成近似加以審查,逕維持訴願決定,有不
    備理由之違法云云,自非足採。
  (四)又現行商標法第5條第1項規定:「商標之使用,指為行銷之
    目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其為商
    標:一將商標用於商品或其包裝容器。二持有、陳列、販賣
    、輸出或輸入前款之商品。三將商標用於與提供服務有關之
    物品。四將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。
    」此為商標使用之定義性規定,就字義上,商標使用可分三
    要件:行銷商品或服務之目的、使用商標之積極行為、足以
    使相關消費者認識其為商標。玆詳述之:本條所稱「行銷之
    目的」應指基於商業交易之目的,向市場促銷或銷售其商品
    或服務而言。「行銷之目的」係61年商標法「行銷市面」、
    72年商標法「行銷國內市場或外銷」,82年修正為「行銷之
    目的」延續而來。早期「行銷市面」、「行銷國內市場或外
    銷」之用語,解釋上較為狹隘,但修正後以行銷目的,結合
    所列各種交易過程中的使用態樣,本條之目的在於規範具有
    商業性質的使用商標行為。所謂「行銷之目的」,與「與貿
    易有關之智慧財產權協定(Agreement on Trade-Related
    Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agree-
    ment)」第16條第1項所稱交易過程(in the course of trade
    )之概念類似。因此,「行銷之目的」內涵實則與「交易過
    程」(in the course of trade)相同,應係客觀交易狀態
    的判斷而非行為主觀之交易意圖,行為是否有「行銷之目的
    」而構成商標使用,仍應依具體個案之行為加以客觀判斷,
    現行實務亦採「行銷之目的」即係「交易過程」之說法(參
    照本條100年6月29日修正之立法理由)。另商標的最主要功
    能即在於識別商品或服務來源,而此一識別功能,更是維護
    公平、自由競爭市場正常運作不可或缺之要素。所以商標之
    使用定義規定中,所稱「足以使相關消費者認識其為商標」
    ,意指縱有第1項或第2項所規定之行銷目的,並有積極例示
    之行為,但仍應以客觀上均應足以使相關消費者認識其為商
    標,才具商標的識別功能,達到商標使用之目的,方能稱之
    為商標之使用。而其使用並應符合一般商業交易習慣(商標
    法第57條第3項參照),本院前已闡釋認定為商標使用,應
    符合下列要件:1、使用人係在從事行銷等商業交易過程而
    使用;2、需有使用商標之行為,即前揭法條所列之4款行為
    態樣,有一即足;3、需足以使相關消費者認識其為商標,
    其使用並應符合一般商業交易習慣(本院103年度判字第712
    號判決參照)
  (五)原判決就上訴人所舉新聞稿或媒體報導等使用證據資料,認
    定上訴人僅能證明上訴人有以「馬偕一號」一詞為名,公開
    發表經共同研究成果,發現一種含有牛樟芝成分可用於治療
    胰臟癌與急性骨髓性白血病之化合物,且將來極有潛力成為
    標靶治療藥物等事實,尚無從證明其曾以「馬偕一號」文字
    作為商標使用,而有先使用據以異議商標2之事證,自不符
    合現行商標法第5條所定要件,不能謂係商標之使用等情,
    ,以及上訴人所主張:其在系爭商標申請註冊前即已先使用
    「馬偕一號」,作為商品名稱,應受善意先使用之保護云云
    ,如何不足採等事項均詳予以論述,是原判決所適用之法規
    與該案應適用之現行法規並無違背,與解釋判例,亦無牴觸
    ,並無所謂原判決有違背法令之情形;上訴意旨略以:原判
    決僅截取新聞報導證據中部分文字而為不利上訴人之判斷,
    而對於證據中有關馬偕一號目前正在進行動物實驗,並將開
    發成標靶藥物之內容,卻未說明不採之理由,有判決不備理
    由之違法;又原判決將產品開發、徵選專利及技術授權廠商
    解釋為單純僅係公告「馬偕一號」之研究成果及技術內容,
    悖於一般人正常合理的理解,為判決不備理由云云;係就原
    審所為論斷或駁斥其主張之理由,泛言原判決不備理由之不
    適用法規或適用不當,自非可採。
  (六)另按判斷是否商標之使用,其所從事行銷之商品固然不限於
    已投入市場之商品,即將投入市場之商品,亦屬之(註冊商
    標使用之注意事項第2.1點規定參照);但仍應能證明係屬
    「商業交易過程而使用」以及「需足以使相關消費者認識其
    為商標,其使用並應符合一般商業交易習慣」之要件。原判
    決在判斷是否商標之使用所記載之「客觀上必須結合用於既
    有商品或有關之物件」「是否取得藥品許可證」等等文句,
    固有未合。然從原判決其他論述:上開內容核係「馬偕一號
    」之試驗、研究結果之公開成果發表會,並非行銷「馬偕一
    號」之相關訊息或資料,且無傳遞其已有行銷於市場的商品
    之效果,無從使消費者得以認識其具表彰指示商品來源的識
    別功能,尚難認定「馬偕一號」有作為商標使用之論據,自
    無作為先使用之證據資料等語;並就上訴人於原審所舉使用
    證據資料,認定:客觀上並無結合用於商品或相關之物件,
    該「馬偕一號」之名稱使用,並無從使消費者認識其為商標
    等情,則原判決業已說明上訴人無法證明其所提證據係促銷
    即將或已投入市場的商品,足以使消費者認識其商標所指示
    的商品,而不能證明係商標之使用之意旨。經查,原判決上
    開論述,業已詳述其事實認定之依據及得心證之理由,核與
    卷內事證並無不符;經核並無違背論理法則或經驗法則,亦
    無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。
    上訴意旨雖又以:商標法第5條規定商標使用之要件,並不
    包含商品「已經生產完成」,顯增加法律所無之限制,且有
    悖於論理法則,並有判決不備理由及理由矛盾之違法云云;
    然原審有未於判決中加以論斷或與本院見解不合者,仍不影
    響於判決之結果,與所謂判決不備理由之違法情形及理由矛
    盾之違法不相當,此部分上訴意旨尚非可採。
  (七)從而,上訴論旨,所執前詞,指摘原判決違背法令,求予廢 
    棄,為無理由,應予駁回。

          最高行政法院第五庭             審判長法官 林 茂 權                法官 帥 嘉 寶                法官 汪 漢 卿                法官 吳 東 都                法官 劉 介 中

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