2016年7月17日 星期日

(專利 最高法院 設計專利 新穎特徵) 光陽公司Kymko Many v. 可愛馬公司Mony

最高法院104年度台上字第1775號民事判決(104.9.18)

「    主  文
原判決關於駁回(一)上訴人可愛馬科技股份有限公司對於命其除去
侵害被上訴人第D一三○九六八號新式樣專利權及回收銷毀上開
侵害專利權之物品;(二)上訴人對於命其連帶負擔費用將本案判決
主文欄關於侵害專利權部分登報之上訴,暨各該訴訟費用部分廢
棄,發回智慧財產法院。」

被上訴人主張:伊係新式樣第D一三○九六八號「機車(
九十五)」專利(下稱系爭專利)之專利權人,專利權期間自民
國九十八年九月二十一日起至一○九年十一月二十四日止;又係
註冊第○一三六四二二三號「KYMCO  MANY」及第○一
四七○五八一號「MANY」商標(圖樣分別如原判決附圖「下
稱附圖」十三編號一、二所示,下各以編號稱之,合稱系爭商標
)之商標權人,商標權期間依序自九十八年六月一日起至一○八
年五月三十一日止、一○○年九月一日起至一一○年八月三十一
日止。詎上訴人可愛馬科技股份有限公司(下稱可愛馬公司)未
經伊同意或授權,製造販售與系爭專利外觀相同之CHT-○○
八「Mony」電動自行車(下稱系爭產品),落入系爭專利申
請專利範圍,且於該產品前面板及車體側蓋使用「Mony」字
樣,與系爭商標構成近似,足使消費者產生混淆誤認,經伊發函
通知後,可愛馬公司仍未停止販賣,顯有侵害系爭專利權及商標
權之故意,上訴人鄭丞宏係可愛馬公司之負責人,自應與該公司
負連帶賠償責任等情。爰依九十二年二月六日修正公布、九十三
年七月一日施行之專利法(下稱九十二年專利法)第一百二十九
條準用第八十四條第一項、第三項,九十二年五月二十八日修正
公布、同年十一月二十九日施行之商標法(下稱九十二年商標法
)第六十一條、第六十三條第一項第三款、第六十四條,公司法
第二十三條第二項規定,求為命(一)可愛馬公司不得自行或使他人
製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口系爭產品
及任何侵害系爭專利之物品,如已製造、販賣、使用者,應即回
收銷毀之;不得繼續於系爭商標之商標註冊證所載之商品或服務
上使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣,如已製造、販賣、使
用者,應即回收銷毀之。(二)上訴人連帶給付新台幣(下同)一千
四百九十萬元,及其中一百六十五萬元自一○一年三月十三日起
、另一百六十五萬元自同年七月二十一日起、其餘一千一百六十
萬元自同年十一月十五日起加計法定遲延利息;連帶負擔費用將
本案判決書之標題、案號、當事人欄、案由欄及主文,登載於蘋
果日報第一版報頭下一日之判決,並於原審擴張聲明,請求上訴
人連帶給付三百零二萬七千七百三十六元,及加付自一○二年七
月二日書狀送達翌日起算之法定遲延利息。
上訴人則以:被證二、三、續上證二分別及與被證一二、一五、
一六、一七、上證二至五之組合可證明系爭專利不具新穎性、創
作性,有撤銷之原因,且系爭產品與系爭專利視覺設計整體並不
相同或近似,自未落入系爭專利申請專利範圍。縱可愛馬公司侵
害系爭專利,惟系爭產品已於一○一年一月改款九百台,該部分
不得計入侵害商品之件數,且應以淨利計算損害賠償金額。又編
號一商標與「Mony」圖樣整體上有所差異,二者亦不相同或
類似,而系爭產品既於編號二商標一○○年九月一日註冊公告前
之九十九年八月間上市銷售,係善意使用「Mony」圖樣,依
九十二年商標法第三十條第一項第三款規定,自不受系爭商標效
力所拘束等語,資為抗辯。
參加人則陳稱:因系爭專利之舉發案尚未審定,就專利之有效性
無法表明參加何造之訴訟,及為何聲明或陳述。
原審以:被上訴人為系爭專利之專利權人,專利權期間自九十八
年九月二十一日起至一○九年十一月二十四日止;復為系爭商標
之商標權人,編號一、二商標權期間依序自九十八年六月一日起
至一○八年五月三十一日止、一○○年九月一日起至一一○年八
月三十一日止,指定使用於附圖十三所示之「電動機車及其零組
件…電動自行車及其零組件…」等商品,可愛馬公司則自九十九
年八月迄今,製造、販賣系爭產品,並於產品上標示「Mony
」圖樣等事實,為兩造所不爭。查系爭專利係作為一種二輪交通
運輸工具,為有關於一種機車外觀設計,其外觀整體為一種融合
圓與方的復古型及加入流線元素的意象,車型屬輕型及小型化設
計。在車型設計上具有方中帶圓的大燈,在前面板的中央飾板則
以弧形變形蟲型態呈現,下半部之中間部分加入圓形的位置燈設
計,前方向燈以幾何形做變化,以搭配前位置燈的圓形配置。坐
墊為平躺式設計,後車體的部分則以橄欖形作基調,尾部則略為
下垂之設計。後燈組則以變形幾何形配合前面板的方向燈配置,
而後車體左邊的空氣濾淨器設計成備胎狀的圓形,車體從後視圖
觀之,呈一凸型的設計,除後扶手外,尚有一裝飾用之空間,如
是形成本車展現復古、輕型之新穎外觀設計,如附圖一所示。經
排除功能性設計,系爭專利視覺性設計特徵為:車頭把手組具
有一圓形的車頭大燈設計,並使該車頭燈及把手組概呈連續弧線
輪廓造型,其輪廓上緣弧線與該圓形車頭大燈形成同心圓弧設計
,其輪廓下緣弧線由兩側把手向前面板向下延伸呈瓶頸曲線。
前面板為一弧曲面造型,具有一中央飾板,其上部中間呈現一弧
形變形蟲型態之裝飾造型設計,該弧形變形蟲型態概呈一封閉長
滴水狀之輪廓,中央飾板之下部中間具有一圓形的位置燈設計。
前方向燈呈弧邊三角形,係設於接近前面板弧曲彎折面之兩側
處,後方向燈亦以弧邊三角形配合前面板的方向燈配置。後車
體左右側蓋為橄欖形並略呈下垂狀,分別由其兩側蓋底緣處向上
並向車體尾端橫向延伸一L形弧稜脊狀之裝飾造型設計。又系爭
產品與系爭專利均屬二輪交通運輸工具,僅動力來源有所差異,
為近似物品。比對二者,排除使用中無法目視之機車底部、習知
之造型及功能性設計後,系爭產品之車頭把手組之輪廓概呈連續
弧線,其把手蓋上緣向上弧凸處與大燈之上緣相疊處亦形成同心
圓之意象,下緣向下延伸呈瓶頸曲線,車頭把手組、車燈及蓋體
之造型與系爭專利之同區造型應近似;除長寬略有不同,整體面
板之視覺感與系爭專利極為近似;坐墊為平躺式,腳踏板連接前
面板下緣並橫向延伸至後車體,與其鰭狀造型的中央蓋板接合,
後車體突出之側蓋為橄欖形,表面具橫置L形稜脊,後車體尾部
背板表面設有一突出後燈,後燈兩側亦具有弧邊三角形之後方向
燈,由車體後方觀之,車背板係呈一凸字形設計,與系爭專利極
為近似,足認系爭產品整體視覺性設計與系爭專利構成近似,且
包含系爭專利之新穎特徵,上訴人復未主張「禁反言」及「先前
技藝阻卻」事由,故系爭產品落入系爭專利申請專利範圍。至系
爭產品主觀之設計創作概念(馬匹概念),與系爭專利機車或系
爭產品之整體視覺性特徵是否構成普通消費者混淆誤認無涉,而
「尾箱」之造型特徵,不致影響消費者對系爭專利或系爭產品整
體外觀之視覺印象,尾牌則為機車上路時所必須掛置,縱將之列
入整體比對,亦不影響使普通消費者混淆誤認之結果。另訴外人
鄭漢騰於一○○年十月取得新式樣第D一四二三九七號專利(下
稱另案專利),於本件不生影響。上訴人所提上證二至四為系爭
專利公開或公告在後之文獻資料,不能作為先前技藝,而被證二
、三、續上證二不足以證明系爭專利不具新穎性,另被證二、三
、一二、一五至一七、續上證二、上證二至五之組合不足以證明
系爭專利不具創作性。故被上訴人依九十二年專利法第一百二十
九條準用第八十四條第一項、第三項規定,請求可愛馬公司不得
自行或使他人製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而
進口系爭產品及任何侵害系爭專利之物品,如已製造、販賣、使
用者,應即回收銷毀之,洵屬正當,應予准許。次查,編號一商
標係由英文文字「KYMCO」與「MANY」上下排列組合而
成,二字均具有顯著性,且各具辨識性,與「Mony」之外觀
、讀音固有差異,惟整體傳達之觀念仍有致消費者產生誤認,其
近似程度不低;編號二商標「MANY」與之僅有字母大小寫及
一字母之差異,外觀相仿、讀音相去非遠,普通消費者可能有所
混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源,應
構成高度近似,並使用於相同或類似商品,被上訴人為先權利人
,多角化經營之情形明顯,且上訴人於編號一商標經核准公告,
被上訴人進行廣泛行銷宣傳後,始仿效之,自非善意,被上訴人
主張該「Mony」圖樣有致消費者混淆誤認之虞,應為可採,
且上訴人不得抗辯善意使用。可愛馬公司既侵害系爭商標之商標
權,被上訴人依九十二年(原判決誤為九十九年)商標法第六十
一條規定,請求可愛馬公司不得繼續於系爭商標之商標註冊證所
載之商品或服務上使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣,如已
製造、販賣、使用者,應即回收銷毀之,亦屬有據,應予准許。
而鄭丞宏係可愛馬公司之負責人,有公司登記資料查詢可稽,其
產銷系爭產品,侵害系爭商標權,致被上訴人受有損害,應依公
司法第二十三條第二項規定,與可愛馬公司負連帶賠償責任。上
訴人陳稱其前受領二四九○張電動自行車審驗合格標章,為被上
訴人所是認,經兩造會同清點後,僅持有五五張,可推論可愛馬
公司已製造、販賣二四三五台。至一○一年後變更之審查單位財
團法人車輛安全審驗中心於同年十月八日函覆第一審就系爭產品
核發九○○張合格標章,上訴人空言抗辯該九○○台已改款,未
侵害系爭專利,則不足採。另該中心函覆原審謂可愛馬公司曾於
一○一年十一月二十六日申請取得三○○張合格標章,上訴人復
拒絕提出所持剩餘之標章,應認被上訴人主張可愛馬公司於一○
一年十月八日後繼續製造販賣系爭產品三○○台,合計為二七三
五台。依九十二年商標法第六十三條第一項第三款但書規定,本
件查獲之系爭產品超過一千五百件,以總數二七三五台,按平均
單價一萬六千七百三十三元或按被上訴人所提公證書所載零售單
價二萬九千八百元計算,分別為四千五百七十六萬四千七百五十
五元、八千一百五十萬三千元,均逾被上訴人請求之一千七百九
十二萬七千七百三十六元,且無須酌減,是被上訴人依上開規定
,請求上訴人連帶給付一千四百九十萬元及其中一百六十五萬元
自起訴狀繕本送達翌日即一○一年三月十三日起、另一百六十五
萬元自民事訴之聲明更正聲請暨準備書(三)狀繕本送達翌日即同年
七月二十一日起、其餘一千一百六十萬元自同年十一月十五日起
,均至清償日止,按年息百分之五計算之利息,並於原審擴張聲
明請求上訴人連帶給付三百零二萬七千七百三十六元,及自一○
二年七月二日書狀送達翌日即同年月四日起至清償日止,按年息
百分之五計算之利息,均屬有據,應予准許。再審酌被上訴人為
知名企業,可愛馬公司仿效其產品外型及商標而製造、販賣侵權
物品等情,被上訴人依九十二年商標法第六十四條、公司法第二
十三條第二項規定,請求上訴人連帶負擔費用將本件判決書之標
題、案號、當事人欄、案由欄及主文,登載於蘋果日報第一版報
頭下一日,亦屬有據等詞,為其心證之所由得,因而維持第一審
所為上訴人敗訴部分之判決,駁回其該部分上訴,另就被上訴人
請求可愛馬公司不得繼續於編號一商標之註冊證所載之商品或服
務上使用相同或近似該商標之文字或圖樣,如已製造、販賣、使
用者,應即回收銷毀部分,廢棄第一審所為其敗訴之判決,改判
如其聲明,並依被上訴人之追加,判命上訴人連帶給付三百零二
萬七千七百三十六元本息。
關於廢棄發回(即被上訴人請求可愛馬公司不得自行或使他人製
造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口系爭產品及
任何侵害系爭專利之物品,如已製造、販賣、使用者,應即回收
銷毀;上訴人連帶負擔費用將本案判決主文關於侵害專利權部分
登載於蘋果日報)部分:
依專利侵害鑑定要點下篇貳、第三章、第二節、一及四(五)規定,
比對、判斷新式樣專利之視覺性設計整體與待鑑定物品是否相同
或近似,應從普通消費者之選購商品觀點,並依圖面所揭露之點
、線、面再構成三度空間形體,而以圖面所揭露之形狀、花紋、
色彩所構成的整體視覺性設計為比對。且以新式樣範圍中主要部
位之設計特徵為重點,再綜合其他次要部位之設計特徵,構成整
體視覺性設計統合的視覺效果,考量所有設計特徵之比對結果,
予以客觀綜合判斷。查訴外人鄭漢騰已取得另案專利,乃兩造所
不爭,嗣被上訴人以該專利有違核准時專利法第一百十條第四項
及第一百十一條規定,提起舉發,經參加人為舉發不成立之處分
(見原審卷一第三二○至三二二頁之舉發審定書)。而依附圖二
之一、二之二所示,系爭產品前面板對稱繪有由外側上方向中央
飾板下方彎弧之弧線,似與另案專利圖面相仿,且該圖面之車體
後方有置物箱,箱前側面形成半圓弧面造型(同上卷第三二四至
三二七頁之專利公報),倘可愛馬公司稱系爭產品之尾箱業經被
上訴人拆除乙情非屬子虛,則該產品似具有另案專利之新穎特徵
。果爾,此新穎特徵若為系爭專利所無,得否僅因系爭產品與系
爭專利之新穎特徵近似,而謂其構成整體視覺性設計之視覺效果
與系爭專利近似,非無再推求之餘地。乃原審未遑詳予比對究明
,遽以系爭產品縱將「尾箱」列入與系爭專利整體比對,亦不影
響其與系爭專利新穎特徵近似,致普通消費者混淆誤認之結果,
且將系爭產品前面板所繪上開弧線恝置不論,而為上訴人不利判
斷,自屬可議。次查,新式樣專利之被侵害人於勝訴判決確定後
,始得聲請法院裁定將判決書全部或一部登報,其費用由敗訴人
負擔,此觀九十二年專利法第一百二十九條、第八十九條規定即
明。準此,被上訴人請求上訴人連帶負擔費用,將本件判決書之
主文關於侵害系爭專利權部分,登載於蘋果日報第一版報頭下一
日,其請求權基礎為何?應予推闡明晰。原審未就此行使闡明權
,逕於被上訴人獲勝訴判決確定前,為上訴人此部分敗訴之判決
,亦有違誤。上訴論旨,指摘原判決關此不利於己部分為不當,
求予廢棄,非無理由。
關於駁回上訴(即被上訴人請求可愛馬公司不得繼續於系爭商標
之商標註冊證所載之商品或服務上使用相同或近似系爭商標之文
字或圖樣,如已製造、販賣、使用者,應即回收銷毀之;上訴人
連帶給付一千七百九十二萬七千七百三十六元本息、連帶負擔費
用將本案判決書之標題、案號、當事人欄、案由欄及主文關於侵
害系爭商標權部分,登載於蘋果日報)部分:
原審就此部分,以上述理由,為上訴人敗訴之判決,經核於法並
無違背。按取捨證據、認定事實屬於事實審法院之職權,若其採
證、認事不違背法令及經驗法則、論理法則或證據法則,即不許
任意指摘其為不當,以為上訴理由。又原審就侵害系爭商標部分
,未命參加人參加訴訟,無上訴人所指逕列為被上訴人之參加人
之違誤。上訴論旨,執此及原審採證、認事之職權行使,指摘原
判決此部分為不當,聲明廢棄,非有理由。」
 

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