2016年7月29日 星期五

(著作權 獨立創作) 皇室公司 v. 寶松公司Royal Cover

智慧財產法院104年度刑智上易字第75號刑事判決(105.5.13)

(一)附件一之圖樣是否為著作權法保護之圖形著作?
    按著作權法所保障之著作,係指屬於文學、科學、藝術或其
    他學術範圍之創作,著作權法第3 條第1 項第1 款定有明文
    。著作權所保護之著作,必須其表達方式具有原創性。所謂
    原創性者,係指著作必須為著作人所原始獨立完成,未接觸
    或抄襲他人之著作,以表達著作人內心之思想或感情,而具
    有最低程度之創意,始有賦與排他性權利之必要。原創性包
    括原始性與創作性。所謂原創性,係指著作人原始獨立完成
    之創作,而非抄襲或剽竊而來。而創作性之程度,不必達於
    前無古人之地步,倘依社會通念,該著作與前已存在之作品
    有可資區別的變化,足以表現著作人之個性即可(參照最高
    法院97年度台上字第1214號、99年度台上字第2314號民事判
    決)。再著作權法第5 條第1 項第6 款之圖形著作,係以思
    想、感情表現圖形之形狀或模樣之著作。查告訴人之員工○
    ○○於98年2 月間設計如附件一所示「雙R蝴蝶」圖形,其
    設計概念,業據證人○○○於原審證稱:伊是復興商工設計
    科畢業,並就讀萬能科技大學商業設計系,當時是北京奧運
    剛結束,認為中國風的東西會流行,所以設計東風款,是以
    公司Logo的「R」做發想,以「R」的各種排列組合做圖形
    設計,讓它有蝴蝶的感覺,加上紅色、橘色等東方元素,(
    提示創作原稿)這是伊的設計稿,這整份報告是我那邊(幫
    皇室公司設計)做的等語(原審卷一第131-136 頁反面),
    並有其設計該圖形之創作原稿附卷可參(見第2967號偵卷第
    66-81 頁)。準此,本案之附件一所示圖形係由○○○所繪
    製,具體表達「R」字Logo之東方風格設計圖形,乃○○○
    原始獨立完成之創作,並非抄襲或剽竊而來。且○○○係商
    業設計科系畢業,亦可知○○○具有專業設計繪圖能力,經
    由其繪製該等圖形著作,足以表現獨特之個性,屬人類精神
    創作且具有原創性,堪認為著作權法所保護之圖形著作。
  (二)被告爭執如附件一所示圖形之設計者乃告訴人員工,告訴人
    並非著作財產權人,其告訴並非合法云云。查證人即如附件
    一所示圖形之創作者○○○於原審證稱:該設計底稿記載20
    09年5 月1 日、TOMO,就是我設計出來的日期及我的簽名,
    我跟公司有簽僱傭契約,我記得我任職的每家公司著作權原
    則上都是約定歸屬公司等語(見原審卷一第136-137 頁)。
    按如附件一所示圖形完成日時有效(即96年7 月11日修正公
    布)之著作權法第11條第1 項及第2 項規定:「受雇人於職
    務上完成之著作,以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用
    人為著作人者,從其約定。依前項規定,以受雇人為著作人
    者,其著作財產權歸雇用人享有。但契約約定其著作財產權
    歸受雇人享有者,從其約定」,該圖形既由告訴人員工○○
    ○於職務上創作完成,縱使告訴人未提出與證人○○○之僱
    傭契約書,然證人○○○既證稱「我任職的公司都是約定著
    作權歸屬公司」,且徵諸告訴人持有該圖形原始設計稿並利
    用附件一所示圖形載於型錄及商品(第4222號偵卷第36頁)
    等情狀,應認告訴人享有如附件一所示圖形之著作財產權。
    因此,告訴人於101 年5 月16日於永松企業社購得使用如附
    件二所示圖形之寢具,並於同年11月7 日具狀向臺灣士林地
    方法院檢察署提出告訴(見第4222號偵卷第1 、40頁),是
    其提起本件告訴,即為合法。
  (三)原審判決附件二之圖樣是否為附件一改作而成?認定有無侵害著作權之事實時,應審酌一切相關情狀,就
    認定著作權侵害的兩個要件,即所謂接觸及實質相似為審慎
    調查,其中實質相似不僅指量之相似,亦兼指質之相似。在
    判斷圖形、攝影、美術、視聽等具有藝術性或美感性之著作
    是否抄襲時,如使用與文字著作相同之分析解構方法為細節
    比對,往往有其困難度或可能失其公平,因此在為質之考量
    時,尤應特加注意著作間之「整體觀念與感覺」,最高法院
    97年度臺上字第6499號刑事判決意旨可參。所謂整體觀念與
    感覺,自指以一般理性大眾對於各著作之整體觀念與感覺為
    判定基準,不應將著作予以抽離解構各細節詳予比對  1.附件二所示圖形之創作者為○○○:
    證人即聚寶企業社之負責人○○○於檢察官偵查中供稱:寶
    松公司使用的圖形是我在100 年7 月28日完成的,設計前我
    不知道皇室公司使用告證7 的圖形(即附件一所示圖形),
    也沒有參考其他廠商的圖案,寶松公司原有「R2」商標,被
    告簡永倉要我以「R」發想,所以我做了4 個提案,就是第
    2967號偵卷第32、33、44頁附件二、三、五提案,最後簡永
    倉採納附件五(同卷第44頁)右邊的提案,因為他不喜歡左
    邊這樣像蝴蝶的圖案,右邊的圖案還有再修改,最後定案的
    是附件六的圖案(同卷第46頁),附件6 定稿是在100 年7
    月28日完成,附件七(同卷第47頁)就是介紹設計概念及流
    程等語(第2967號偵卷第21頁反面-22 頁),並提出其設計
    如附件二所示圖形的接案、創作概念及過程等資料附卷(見
    第2967號偵卷第28-47 頁)。復於原審證稱:伊是明道中學
    美工科畢業,從事設計工作有16年經歷,當時是幫寶松公司
    設計「HOTEL STYLE 」,因為寶松就是「皇家寢飾」,「皇
    家寢飾」就是「ROYAL COVER 」,所以就以「R」作為發想
    ,將「HOTEL STYLE 」設計成「ROYAL COVER 」下的支線品
    牌,伊是上網找「R」的字型,搜尋「TYPE FREE 」,這是
    網路共用的資源,第2967號偵卷第34至43頁的資料,就是伊
    在偵查中提出的字型資料及以GOOGLE搜尋的途徑,伊用這個
    字型加以延伸、改編、鏡射,調整它的圓、勾、角度、位置
    ,該偵卷第32頁、第44至47頁圖形都是伊創作的,當時被告
    簡永倉只希望我以「R」作概念,因為早期寶松公司有一個
    圖案(即該偵卷附件一第31頁「雙R」或R2圖形),就是以
    「ROYAL COVER 」為發想,所以伊以這張圖形發想,從左右
    到上下鏡射方式提出設計,該偵卷第33、44、45頁都是伊當
    時的提案,最後與簡永倉一起討論後而從該偵卷第44頁右邊
    的圖形修改成第46頁的圖形,寶松公司也有去申請商標註冊
    ,寶松公司就是「ROYAL COVER 」,門口有一個大招牌「RO
    YAL COVER 」,伊以前在寶松公司上班,在99年8 月離職,
    成立聚寶企業社專門做設計工作,本案的圖形是聚寶企業社
    幫寶松公司做紙盒設計時做的,100 年7 月有開立設計費發
    票新臺幣17萬元,是伊幫寶松公司做特賣時還有做紙盒的設
    計費,如第4222號偵卷第164 頁所示,這個Logo(附件二所
    示圖形)是送(免費)的,第2967號偵卷第30、31頁所示資
    料,是寶松公司在94年5 月18日就有「R」字鏡射的設計,
    這是寶松公司交給我鏡射的圖案,是創作的概念等語(見原
    審卷一第121 至129 頁、第129 頁)。復於本院審理時證述
    :因寶松公司有ROYAL COVER 品牌,下面還有一個R2品牌,
    所以我們是以R 為發想,因為當初R2這個牌子賣的不錯,所
    以希望喚起大家對於ROYAL COVER 及R2兩個品牌的記憶,伊
    設計第二個圖時還是以R 為出發點,而是雙重鏡射的想法;
    被告希望是比較浪漫的書寫體的R ,我在網路上會去找一些
    共享的字形,我挑了網路免費的字形,這個R 是有數以萬計
    的下載點,然後再問業主是否可以,他們覺得還不錯,然後
    旁邊的再修飾一下,溝通都是以這個方式;寶松公司的主導
    性是業主講的我們就會按照去做,不是寶松公司告訴我怎麼
    畫,但是業主是給我一個意見,我們再去創作出這個產品等
    語(本院卷第238-240 頁)。顯然可知證人○○○具有專業
    設計繪圖能力,本案如附件二所示圖形係由○○○從設計概
    念、構思、討論繼而繪製,具體表達設計圖形,應係○○○
    原始獨立完成之創作。」

                                

(著作權 臉書使用條款 非合理使用) iFit愛瘦身 v. NOW 健而美

智慧財產法院 104年度刑智上易字第90號刑事判決(105.5.31)

「  (四)嗣被告劉育弦雖辯稱:因臉書使用條款之約定,伊認為告訴
    人已授權云云。被告健而婷公司亦辯稱:依臉書使用條款第
    2 條第4 項規定,臉書用戶使用公開設定發佈內容或資料時
    ,即代表同意所有第三人使用該資料,告訴人既以公開設定
    發佈系爭圖片,劉育弦即有自由使用之權利云云。惟查,臉
    書使用條款第2 條第1 項規定:「智慧財產權所涵蓋的內容
    ,如相片和影片(IP內容),您具體地給予我們以下權限,
    根據您的隱私和應用程式設定:您給予我們非獨有、可轉讓
    、可再轉讓、可再授權、免版稅的全球授權,使用您張貼在
    Facebook或與Facebook聯繫(IP授權)的任何IP內容。當您
    刪除您的IP內容或帳號,此IP授權便宣告結束,除非您的內
    容已與他人分享而他們沒有刪除該內容。」,同條第4 項規
    定:「當您使用『公開』設定發佈內容或資料時,即代表您
    允許所有人(包括Facebook以外的人士)存取或使用該資料
    ,並且將之與您聯想在一起(例如,您的名字和大頭貼照)
    。」(見偵卷(一)第87頁),至於「內容」與「資料」之定義
    ,臉書使用條款第18條第3 項規定「『資料』的定義即有關
    您的事實及其他資料,包括用戶與非用戶和Facebook互動所
    採取的行動。」,同條第4 項則規定:「『內容』,即你或
    他人在Facebook發佈的一切,而不包括在「資料」的定義內
    。」,同條第7 項更規定、「『使用』意指使用、執行、複
    製、公開表演或展示、分發、修改、翻譯及創造衍生作品。
    」(見偵卷(一)第99頁)。準此,依上開臉書使用條款第2條
    第4 項規定,臉書用戶設定「公開」時所同意第三人使用者
    ,僅為有關臉書用戶之姓名、大頭貼照或其他事實等「資料
    」,俾使臉書可使用上述公開資料,依事實之關連性將用戶
    間產生相互連結,用以發揮社群網站之功能,惟並未包括涉
    及與智慧財產權有關之相片、影片等「內容」,故而於臉書
    使用條款第2 條第1 項始規定,此部分係非專屬授權予臉書
    使用。而本案告訴人遭侵害之系爭圖片,應屬臉書使用條款
    第18條第4 項所定之「內容」,依臉書使用條款之定義規範
    及第2 條第1 項規定之反面解釋,並未授權予臉書以外之其
    他第三人使用,是被告等所辯均非可採。抑有進者,被告劉
    育弦於警訊中始終均未陳稱其係基於臉書使用條款之認知,
    而為本案犯行,實係於偵查中經被告健而婷公司之辯護人提
    出臉書使用條款之抗辯後,始改口為上述辯解,是其所述顯
    係事後卸責之詞。
  (五)被告健而婷公司另辯稱:「iFit愛瘦身」粉絲專頁之圖文均
    設有「分享」之功能,是告訴人就系爭圖片不僅以公開設定
    之方式分享,更鼓勵網友進行分享云云。惟查,「iFit愛瘦
    身」粉絲專頁之圖文雖設計有「分享」功能(見原審卷(一)第
    47 至49 頁),惟上述臉書網站之「分享」功能係引用原始
    貼文或分享原始連結,俾使其他用戶知悉並可快速連結原始
    圖文之出處。抑且,「iFit愛瘦身」粉絲專頁之功能在於透
    過圖文分享吸引更多臉書用戶瀏覽該網頁,並進而連結告訴
    人所經營iFit愛瘦身網站之行銷活動,或iFit愛瘦身團購網
    之團購活動,此見「iFit愛瘦身」粉絲專頁首頁、iFit愛瘦
    身網及團購網之網頁資料即可明(見警卷第177 、179 、18
    3 頁),是以「iFit愛瘦身」粉絲專頁之圖文所設定之「分
    享」功能,係用以吸引更多臉書用戶可快速連結至其所設置
    之「iFit愛瘦身」粉絲專頁。然而,本案被告劉育弦係將系
    爭圖片分別下載後,再重製於「NOW 健而婷」粉絲專頁,是
    以用戶於「NOW 健而婷」臉書粉絲專頁瀏覽系爭圖片時,已
    無從快速連結至告訴人之「iFit愛瘦身」粉絲專頁,顯與上
    述「分享」功能有別,是被告健而婷公司上開辯詞亦非可採
    。
  (六)被告健而婷公司又辯稱:被告等均未從事相關圖片之授權或
    出版業務,更未利用系爭圖片營利,與告訴人間不具商業利
    益衝突,且告訴人公開發佈於臉書之圖片分別為101 年213
    張、102 年408 張,共計621 張,劉育弦轉載系爭圖片之數
    量僅占上開圖片總數4%,使用比例甚低,對告訴人影響甚微
    ,而被告健而婷公司於100 年至102 年間在臉書粉絲專頁所
    分享圖片共計727 張,系爭圖片僅占3%,亦未影響被告健而
    婷公司之產品銷售。系爭圖片內容均係有關瘦身資訊,劉育
    弦僅係基於知識分享而轉載,實具教育意義而具公益性,應
    屬著作之合理使用云云。按「著作之合理使用,不構成著作
    財產權之侵害。著作之利用是否合於第44條至第63條規定或
    其他合理使用之情形,應審酌一切情狀,尤應注意下列事項
    ,以為判斷之基準:一、利用之目的及性質,包括係為商業
    目的或非營利教育目的。二、著作之性質。三、所利用之質
    量及其在整個著作所占之比例。四、利用結果對著作潛在市
    場與現在價值之影響。」,著作權法第65條第1 項、第2 項
    分別定有明文。經查:
    1.利用之目的及性質:利用之目的包括商業目的(commerci
      al use)或非商業目的(non-commercial use)。所稱商
      業目的,並不以利用著作行為直接現實獲取經濟利益為必
      要,如將來有可能產生經濟利益,仍屬商業目的。至於非
      商業目的則係指報導、評論、教學、研究等有助於調和社
      會公共利益或促進國家文化發展之行為,相較於商業目的
      之利用,非商業目的之利用應較易成立合理使用,俾以符
      合著作權之立法宗旨。至於利用之性質,則視利用行為有
      無賦予與原著作不同之其他意義與功能,若與原著作差異
      性越小,其轉化程度即愈低,則不易成立合理使用。被告
      健而婷公司自承告訴人使用系爭圖片之目的係在於增加臉
      書粉絲專頁瀏覽人氣,以輔助告訴人之網路團購及販售相
      關瘦身用品(見本院卷(二)第146 頁),顯見企業透過網路
      行銷商品時,不無透過臉書設置粉絲專頁,藉以利用社群
      平台之按讚、分享或互動等功能,吸引潛在消費者之注意
      力,增加消費者與其所行銷商品間進行連結之機會,並最
      終引導消費者進行實際消費。觀諸被告健而婷公司所設置
      之「NOW 健而婷」粉絲專頁,即張貼被告健而婷公司之品
      牌資訊及官方網站網址(見卷外公證書第2 、27頁),其
      粉絲專頁之貼文內容或係保健資訊(例如:<戶外活動可
      延緩失智症退化>、<4 大族群注意濕冷氣候>等文),
      或係瘦身資訊(例如:<甩油大作戰 居家親子運動大公
      開>、<韓星減肥 菜單少不了小番茄>、<輕鬆瘦身,
      吃火龍果排毒潤腸>等文)(見卷外公證書第3 、4 頁)
      ,並搭配被告健而婷公司之產品廣告(例如:「NOW 健而
      婷- 全方位順暢套組」、「<NOW 健而婷>年節送禮送健
      康」、「<NOW 健而婷>天然濃縮蜂王漿」)(見卷外公
      證書第3 、20、25頁),顯見被告健而婷公司使用系爭圖
      片於臉書粉絲專頁,雖非直接以該圖片之內容作為交易標
      的,然其亦係透過系爭圖片之精美設計,用以吸引臉書用
      戶之注意,並增加用戶接觸其所行銷商品之機會,最終目
      的亦在於促使消費者實際購買被告健而婷公司之商品,故
      其使用系爭圖片之目的,尚難謂非商業目的。此外,就利
      用性質而言,被告健而婷公司係下載系爭圖片後,將之重
      製刊登於「NOW 健而婷」粉絲專頁,並未為任何之轉化,
      是其傳達予第三人之內容,與系爭圖片傳達予第三人之內
      容完全相同,是就利用之目的與性質綜合觀之,不易成立
      合理使用。
    2.著作之性質:所謂著作之性質,係指被利用著作之性質而
      言。創作性越高之著作應給予較高度之保護,故他人主張
      對該著作之合理使用之機會越低,以免降低著作權人創作
      之誘因。查系爭圖片為告訴人之受僱人○○○、○○○於
      僱傭期間所創作完成,其創作之方式係先跟設計開會討論
      需要的圖案,繪製的過程是先想有無適合的表達方式去呈
      現文字,並藉由插圖讓文章較有趣,所以動作表情會比較
      誇張,人物的部分,係先請同仁擺出需要的姿勢,再拍照
      後依公司的人物風格繪製,食物的部分,則視所需要的食
      物依繪圖者之繪圖風格繪製,再與文章編輯在一起,形成
      網路上看到的圖加文的模式,業據證人○○○於本院審理
      時結證明確(見本院卷(二)第132 至134 頁),是系爭圖片
      為原創性較高之美術著作,則其受保護之程度亦較高,而
      不易成立合理使用。
    3.所利用之質量及其在整個著作所占之比例:本款所稱「在
      整個著作所占之比例」所稱之「整個著作」,係指享有著
      作權保護之受侵害著作而言。此外,除考慮「量」之利用
      外,亦應審究利用之「質」。利用他人著作時,倘為全部
      著作之精華或核心所在,較不適用合理使用。反之,利用
      他人著作屬不重要之部分,較易成立合理使用。本件系爭
      圖片係配合不同之文字內容及主題,所分別完成之創作,
      而應屬個別不同之美術著作,是以就被告等所利用之內容
      在整個著作所占比例,應以個別之系爭圖片作為比較基礎
      ,而非以所有告訴人公開發表於臉書之圖片總數作為比較
      基礎。查被告劉育弦係重製及公開傳輸系爭圖片之個別美
      術著作的全部內容,是其利用之質量為百分之百,由此觀
      之,亦難以成立合理使用。
  4.利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響:本款係在考
   量利用後,原著作經濟市場是否因此產生「市場替代」之
      效果,而使得原著作的商業利益受到影響,若對原著作商
      業利益影響越大,則不易成立合理使用。告訴人之受僱人
      創作系爭圖片之目的雖係在增加臉書粉絲專頁瀏覽人氣,
      以輔助告訴人之網路團購及販售相關瘦身用品,而非直接
      以之作為交易標的。然則,就系爭圖片之個別美術著作,
      著作權人均可單獨分別實施不同種類之著作財產權(包括
      :重製、公開傳輸、改作、編輯、出租、散布等權利),
      亦可授權予第三人實施上述權利,告訴人既享有系爭圖片
      之著作財產權,縱其目前僅供自身重製及公開傳輸之用,
      並不代表告訴人並無透過授權第三人使用系爭圖片收取對
      價之潛在市場,是被告等未取得授權及支付對價即逕予利
      用系爭圖片之行為,顯已侵蝕告訴人之潛在授權市場,對
      於告訴人將來利用系爭圖片之經濟市場,即不無影響,實
      與被告健而婷公司所販賣之保健食品,與告訴人所行銷之
      商品是否互相競爭無涉。
    5.經綜合審認上開各節後,本院認本件無法通過合理使用之
      檢驗,被告辯稱本件係合理使用云云,並不足採。」

           智慧財產法院第三庭
             審判長法 官 蔡惠如
                法 官 彭洪英
                法 官 林欣蓉
                                

(著作權 損害賠償 酌定 刊登判決) iFit愛瘦身 v. NOW健而婷

智慧財產法院 105年度附民上字第1號刑事附帶民事訴訟判決(105.5.31)
                                   
「(二)次按,「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權
    者,負損害賠償責任」、「前項損害賠償,被害人得依下列
    規定擇一請求:一、依民法第216 條之規定請求。但被害人
    不能證明其損害時,得以其行使權利依通常情形可得預期之
    利益,減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額,為其所
    受損害。二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人
    不能證明其成本或必要費用時,以其侵害行為所得之全部收
    入,為其所得利益」、「依前項規定,如被害人不易證明其
    實際損害額,得請求法院依侵害情節,在新臺幣1 萬元以上
    1 百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者
    ,賠償額得增至新臺幣5 百萬元」,著作權法第88條第1 項
    前段、第2 項、第3 項分別定有明文。又被害人依著作權法
    第88條第3 項規定請求損害賠償,應以實際損害額不易證明
    為其要件,且法院酌定賠償額,亦應按侵害之情節定之(最
    高法院97年度台上字第375 號、第1552號判決意旨參照)。
    經查:
    1.被上訴人雖於原審提出原證2 至原證8 之授權暨商業合作
      合約書、內容授權合約書、Yahoo!奇摩廣告價目表、和解
      暨授權協議書、和解協議書等資料,用以證明其實際損害
      額。然查,依原證2 之合約書,雖記載授權費用為10 萬
      元,授權期間為1 年,惟其授權標的係包括iFit圖文及商
      標,且依合約第3 條第2 項約定,被上訴人得為雙方商業
      合作及共同推廣之目的,而免除全部或部分之授權金(見
      原審卷(一)第25、26頁)。況上開授權合約之授權數量亦不
      明確,尚難據以判斷系爭圖片之授權交易價格。原證3 之
      合約書係被上訴人授權第三人香港雅虎公司使用圖文內容
      、新聞評論、瘦身食譜、健身影片及QA實例問答等內容,
      然該合約並無授權費用之約定,而係無償授權(見原審卷
      (一)第27至30頁),亦難以證明系爭圖片之授權交易價格。
      原證4 為Yahoo !奇摩廣告價目表,本案並未涉及網路廣
      告刊登行為,上開價目表亦與系爭圖片之授權交易無涉(
      見原審卷(一)第33至35頁)。至於原證5 至8 之和解暨授權
      協議書、和解協議書等資料,均係被上訴人查悉第三人侵
      害著作財產權之行為後,第三人與被上訴人達成和解,並
      支付和解金,被上訴人因此放棄或撤回對第三人之一切民
      、刑事追訴權利之協議(見原審卷(一)第36至47頁),而侵
      權行為發生後,當事人於訴訟外和解之金額,通常係考量
      雙方資力條件、權利侵害情形、進行訴訟可能花費之時間
      與金錢支出、對當事人聲譽之影響等因素而綜合決定,亦
      非系爭圖片通常客觀之授權交易價格。準此,被上訴人所
      提出之上開證據資料,尚無法直接證明被上訴人就上訴人
      未取得授權而重製、公開傳輸系爭圖片所受損害之具體金
      額,抑或上訴人所得利益之具體金額,故本件有不易證明
      其實際損害額之情形,是被上訴人請求依著作權法第88條
      第3 項之規定,由本院依本件侵害情節酌定賠償額,即無
      不合。」

  「(四)再按被害人得請求由侵害人負擔費用,將判決書內容全部或
    一部登載新聞紙、雜誌,著作權法第89條定有明文。觀其條
    文,未如同法第85條侵害著作人格權之民事責任明示以侵害
    著作人格權為限,應無排除著作財產權受侵害之情形,該規
    定非單純為回復名譽之適當處分,尚具公示及懲罰作用,使
    社會大眾知悉行為人不當行為,避免遭受損害,並保障著作
    財產權人之權益(最高法院102 年度台上字第2465號判決參
    照)。經查,上訴人等確有侵害系爭圖片之著作財產權,業
    經認定如前,是被上訴人依著作權法第89條規定,請求上訴
    人等應負擔費用,將本件刑事附帶民事訴訟之最後事實審判
    決書刊登於報紙,即屬有據。然關於刊登之內容及版面,被
    上訴人雖請求將前揭判決之主文及事實欄以12號字體及24.8
    公分寬、15.9公分長之篇幅刊登於刊登於聯合報、自由時報
    及蘋果日報之全國版第1 版面1 日,惟審酌本件事實審判決
    書事實欄之全文字數非寡,第三人經由政府資訊之公開即可
    得知判決事實之內容,然上訴人等係以重製後上傳至網路公
    開傳輸系爭圖片之方式侵害被上訴人著作財產權,其向公眾
    傳達系爭圖片內容之期間及範圍較廣,認以將本件刑事附帶
    民事訴訟判決書之最後事實審判決書主文欄(含法院名稱、
    案號),以細明體7 號字體,登載於聯合報之全國版任一版
    面1 日,應足以公示週知。被上訴人逾此範圍之請求,即不
    應准許。另關於登載判決書費用之負擔,核其性質應屬損害
    賠償之一部,本院認應由上訴人劉育弦、健而婷公司連帶負
    擔,併此敘明。」

(專利 專屬授權 損害)「具微調功能之滑輪機構」、「滑輪機構之結構改良」新型專利

智慧財產法院97年度民專訴字第47號民事判決(98.6.23)

「原告自承其自身並未實施系爭專利,而專屬授權東桂公司實
    施生產,並未收取權利金等情,並有其提出之授權書一份可
    稽(見本院卷第82頁)。惟專屬授權係獨占之許諾,專屬授
    權之被授權人在被授權範圍內,得以專利權人之地位行使權
    利,專利權人不得再實施專利權(參照著作權法第37條第4
    項規定)。本件原告系爭專利專屬授權予東桂公司之範圍並
    無限制,應係就系爭專利為全部授權,故原告於專屬授權範
    圍內應不得再實施系爭專利權,而原告專屬授權既無收取權
    利金,於本件亦稱其本身無損害,而係主張引用東桂公司所
    受損害為請求被告賠償之依據,其既已不得再實施系爭專利
    權,且本身無損害,自不得以被告侵害系爭專利而請求被告
    賠償損害,故原告起訴主張其自已之損害賠償請求權請求被
    告賠償部分,為無理由,不應准許。」
                  

(商標 商標使用 視為商標權侵害) JC

慧財產法院民事104 年度民商訴字第 30 號中間判決 (105.6.4)

「一、被告鎧鼎國際智慧財產管理顧問股份有限公司於其網頁及招牌使用附 圖 2-1 之商標侵害原告註冊第 00097600 號商標之商標權。
二、被告鎧鼎國際智慧財產管理顧問股份有限公司使用附圖 2-2 之商標於 「專利申請收費標準」文件、被告邱文豪使用附圖 2-2 之商標於名片 ,均不侵害原告註冊第 00097600 號、第 01483259 號商標之商標權。
三、被告鎧鼎國際智慧財產管理顧問股份有限公司使用「J&C IP」及「J& C 」為公司英文名稱不構成商標法第 70 條第 2 款之視為侵害商標權 。
四、被告鎧鼎國際智慧財產管理顧問股份有限公司使用附圖 2-3「J&C IP 」及附圖 2-4「J&C 」不侵害原告註冊第 00097600 號、第 01483259 號商標之商標權。」

「被告鎧鼎公司於 94 年 5 月 13 日申請註冊「鎧鼎 JCIP 及圖」 商標,指定使用於法律服務,經智財局於 95 年 4 月 1 日註冊 公告,嗣因原告申請評定經智財局撤銷其註冊,被告鎧鼎公 司不服提起行政訴訟,經本院於 100 年 6 月 20 日以 100 年度行商訴字第 6 號判決撤銷其註冊確定,有前開判決書及判決 確定證明書影本附卷可考( 第 41 頁至第 51 頁),上 開判決業已實質審酌「鎧鼎 JCIP 及圖」商標與據爭商標 1 近 似程度不低、指定使用之服務高度類似、據爭商標 1 具識別 性,且相關消費者對據爭商標 1 較為熟悉等因素加以判斷, 認定客觀上相關消費者有可能誤認二商標之服務為同一來源 之系列商標,或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授 權關係、加盟關係或其他類似關係而產生混淆誤認情事。被 告鎧鼎公司從事智慧財產權相關業務,有被告鎧鼎公司之公 司及分公司基本資料查詢附卷可按(本院卷(一)第 33 頁) ,其於前開判決確定後,未經原告同意,仍基於行銷之目的 ,使用前開「鎧鼎 JCIP 及圖」一部分之系爭商標 1 於其所提 供之智慧財產權業務,有原告提出 103 年 5 月 27 日被告之網 頁資料、103 年 5 月 13 日拍攝之被告公司招牌附卷可稽(本 52 頁至第 64 頁),亦有原告於 103 年 11 月 5 日向 臺北地檢署提起告訴之告訴狀影本在卷可參( 65 頁),洵已構成商標法第 68 條第 3 款之侵害商標權。又被告 鎧鼎公司於前開判決確定後,應知於類似之智慧財產權服務 使用近似於據爭商標 1 之系爭商標 1,有致相關消費者混淆誤 認之虞,仍繼續使用系爭商標 1,應認其具有侵害商標權之故 意。 商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者,得請求損害賠 償,商標法第 69 條第 3 項定有明文。承上,被告鎧鼎公司故 意侵害據爭商標 1,即應負損害賠償責任。」

(商標 專屬授權 專屬被授權人 以自己名義提起訴訟)無限MUGEN:日商美途公司 v.新焦點麗車坊公司

智慧財產法院104年度民商上更(一)字第4號民事判決(105.6.16)

「(二)日商美途公司就系爭商標是否得以自己名義提起本件訴訟,
    請求吳彥宗及新焦點麗車坊連帶賠償損害?
    現行商標法前於100 年6 月29日修正公布,並於101 年7 月
  1 日施行,而日商美途公司主張吳彥宗侵害日商美途公司就
   系爭商標所享有商標權之行為係於101 年5 月10日至同年月
    18日,故日商美途公司就系爭商標,是否得以自己名義提起
    本件訴訟,請求吳彥宗及新焦點麗車坊連帶賠償損害,本諸
  實體從舊、程序從新原則,應適用行為時或事實發生時,有
    效施行之99年8 月25日修正公布之商標法(下稱修正前商標
    法)。按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全
    部或一部,授權他人使用其商標。前項授權,應向商標專責
    機關登記;未經登記者,不得對抗第三人。被授權人經商標
    權人同意,再授權他人使用者,亦同。授權登記後,商標權
    移轉者,其授權契約對受讓人仍繼續存在。被授權人應於其
    商品、包裝、容器上或營業上之物品、文書,為明顯易於辨
    識之商標授權標示;如標示顯有困難者,得於營業場所或其
    他相關物品上為授權標示。修正前商標法第33條第1 至4 項
    定有明文。對照現行商標法第39條所增訂之第1 、6 項「商
    標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指
    定地區為專屬或非專屬授權」、「商標權受侵害時,於專屬
    授權範圍內,專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約
    另有約定者,從其約定」之規定可知,修正前商標法第33條
    並未對專屬授權或非專屬授權得否以自己名義提起訴訟加以
    規定。經查,日商無限公司為系爭商標之商標權人,自93年
    1 月1 日至102 年7 月15日間將系爭商標授權予日商美途公
    司,於101 年間仍於專用期限內之事實,為兩造所不爭執,
    且日商美途公司於本院審理時已提出商標權人日商無限公司
    所出具之聲明書,參照該聲明書記載之內容可知,日商無限
    公司與日商美途公司就系爭商標所簽訂之授權契約,應係專
    屬授權,其未於授權契約內註明為專屬授權,實係因於授權
    登記時,智慧局之申請書上並無「專屬授權」或「非專屬授
    權」之選項,故未於契約內註明為專屬授權,此有日商無限
    公司所出具之聲明書中英文原本(見本院卷第124 至129 頁
    )在卷可稽,日商美途公司既係系爭商標於台灣之專屬被授
    權人,則其就系爭商標得以自己名義提起本件訴訟,應無疑
。」
                          

「(三)新焦點麗車坊是否需與吳彥宗連帶賠償日商美途公司所受之
    損害?
  1.按「除本法第30條另有規定外,下列情形,應得商標權人之
    同意:三、於同一或類似之商品或服務,使用近似於其註冊
    商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者」、「未經商
    標權人同意,而有第29條第2 項各款規定情形之一者,為侵
    害商標權」,修正前商標法第29條第2 項第3 款、第61條第
    2 項規定分別定有明文。經查,吳彥宗明知於101 年5 月18
    日以27,500元之價格販賣予高銘壯並安裝於其所駕駛之車牌
    號碼0000-00 號自用小客車之前包、側裙、後包、尾翼等汽
    車空力套件零件上,所標示之近似系爭商標之「無限MUGEN
    」字樣銘牌商標,並未取得日商美途公司之使用同意,仍逕
    為使用,已如前述,揆諸前揭規定,自屬侵害日商美途公司
    就系爭商標所享有商標權之行為。
  2.次按受僱人因執行職務,不法侵害他人之權利者,由僱用人
    與行為人連帶負損害賠償責任。但選任受僱人及監督其職務
    之執行,已盡相當之注意或縱加以相當之注意而仍不免發生
    損害者,僱用人不負賠償責任,民法第188 條第1 項復定有
    明文。經查,證人即當時擔任新焦點麗車坊總經理呂秀蜜於
    本件刑事案件審理時證稱:「(問:20來個分店所販售的商
    品是否都由總公司統一採購或是決定品項)我記得當時百分
    之七、八十是總公司採購的。」、「(問:你的意思是說另
    外有百分之三十不是總公司採購的?)對,就是門市外調的
    。」、「(問:所謂門市外調係何意?)就是門市人員可以
    自己調材料。」、「(問:哪些東西是門市可以自行外調?
    )應該是一些維修的東西,維修的配件之類的。」(見臺灣
    士林地方法院102 年度智易字第10號卷第141 至142 頁)。
    又本件刑事案件之共同被告即新焦點麗車坊北投營業所店長
    林育賢(已經刑事判決無罪確定)於本件刑事案件審理時亦
    陳稱:「(問:總公司是否知道你們有在做前包部分?)督
    導的部分不會,但是業績的部分還是會納入總公司。」(見
    臺灣士林地方法院102 年度智易字第10號卷第177 頁),參
    照證人呂秀蜜前開證述及刑事案件之共同被告林育賢前開陳
    述之內容可知,新焦點麗車坊實賦予其受僱人相當之權限,
    於維修配件方面,可自行採購,並將此種自行維修採購之業
    績,納為總公司業績之一部計算。而本件即由受僱人吳彥宗
    代僱用人新焦點麗車坊為前包等汽車空力套件零件之採購業
    績,亦應將歸入總公司即新焦點麗車坊之整體業績計算,自
    難認吳彥宗於本件所為之前開行為,非屬因執行職務所為。
  3.新焦點麗車坊雖辯稱:吳彥宗於100 年9 月簽立員工守則,
    其第9 條已明文禁止員工有非法使用違反智慧財產權之行為
    ,並曾於100 年間公告所屬員工辦理各項業務,應秉持守法
    、公正、誠信之原則及採購作業應注意之事項,顯見已對受
    僱人之選任及監督盡相當之注意,應免賠償之責云云。惟參
    照新焦點麗車坊所提員工守則及內部公告文件,其中員工守
    則第9 條雖規定「本公司員工應尊重智慧財產權相關法律規
    定,禁止非法使用或複製有版權之智慧財產,包括書籍、雜
    誌及軟體等」(見原審卷第79頁),然縱觀前開員工守則之
    內容,並無關於違反員工守則之罰則等相關規定,則以此等
    僅具宣示意義而不具規範作用之守則,實難期待簽署該員工
    守則之員工,能確實遵守前開員工守則之規定。又其內部公
    告文件雖規定有「所有人員於辦理各項業務時,務必秉持守
    法、公正、誠信原則。」、「所有人員於辦理採購作業時,
    務必依照實際需求進行請(採)購作業;辦理進貨作業時,
    需核對實際到貨品項、數量與採購單相符;不得私下接受賄
    賂、或請廠商改送與採購單不同之商品……等有圖利之虞的
    行為發生」,並有「如有違反法紀之情形經查獲屬實者,相
    關人員一律嚴懲,並負擔公司因違法事件而遭主管機關懲處
    之責任」等警示之文句,然其規定之內容仍過於籠統、概括
    ,且其教示之內容,多係關於採購數量之相關規定,及採購
    行為是否有不正當之行為等,況新焦點麗車坊亦未證明其對
    受僱人於執行職務時,不應侵害他人之智慧財產權行為,有
    何實際之督導行為,實難僅以前開員工守則及內部公告文件
    ,即逕認其對監督職務已盡相當之注意。
  4.從而,新焦點麗車坊依民法第188 條第1 項之規定,應就吳
    彥宗上開侵害日商美途公司就系爭商標所享有商標權之行為
    ,負連帶賠償責任。」    

(商標 不公平競爭 權利耗盡原則 存貨 品質低劣) 「鱷魚廠拍」存貨:

智慧財產法院104年度民商上字第9號民事判決(2016.6.23)


智慧財產法院認為不構成商標侵害(沒有商標使用、沒有混淆誤認之虞、適用權利耗盡原則、不適用商標法第36條第2項但書),
但構成不公平競爭行為(違反公平交易法第21,25條,構成不實廣告及欺罔或顯失公平行為)。


個人覺得權利人主張商標法第36條第2項但書,不是沒有空間。

判決主文:
原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分及訴訟費用之裁判廢
棄。
上開廢棄部分,被上訴人不得將相同或近似於「2014年度(包括
以後)最大鱷魚原廠廠拍」之字樣使用於其服飾廠拍標示或其他
商業文書或廣告。
被上訴人使用「Crocodile 」、「鱷魚」字樣於服飾廠拍標示或
其他商業文書或廣告時,應以同一比例於同一版面加註「本產品
為民國89年已製造完成之庫存品」字樣,並應於使用「Crocodil
e 」字樣時加註「本產品與新加坡商鱷魚國際私人有限公司註冊
第1186787 號『Crocodile 』商標無任何關係」之字樣。
被上訴人不得利用如附圖1 所示之「Crocodile 」服飾商品為廣
告、推介之行為。並應除去及銷毀含有相同或近似於附圖1 標示
之招牌、廣告、網頁或其他行銷物品。


「  (五)上訴人主張被上訴人莊振坪侵害其商標權,係以清水及溪湖
    糖廠兩次廠拍廣告上標示「2013年度最大鱷魚原廠廠拍」、
    「2014新款服飾」及註明「原廠」字樣等情,並提出廠拍地
    點之廣告旗幟、海報或報紙之照片為據(原審卷第14至18
    頁、第159 至163 頁),被上訴人莊振坪雖不否認所為兩次
    廠拍廣告上有前揭標示,然否認有侵害上訴人商標權行為並
    以前揭情詞置辯。觀諸上開廣告照片上雖有「2013年度最大
    Crocodile 鱷魚原廠廠拍」、「鱷魚廠拍Crocodile 」、「
    2013溪湖糖廠鱷魚廠拍」、「2014Crocodile 鱷魚廠拍會」
    、「新款服飾」等文字,惟被上訴人莊振坪所販售之系爭服
    飾商品不論其品質良窳,均係經上訴人合法授權生產銷售之
    商品,前揭廣告上之「Crocodile 」字樣僅為鱷魚之英文單
    字組合,且廣告照片中或有其他品牌、或以服飾及模特兒搭
    配、或有「庫存出清」文字(原審卷第14頁、第16頁、第18
    頁、第159 頁、第160 至163 頁),其意表示被上訴人莊振
    坪於清水及溪湖糖廠兩次廠拍地點有販售「鱷魚」「Crocod
    ile 」或其他品牌之服飾商品,廣告上標示之「Crocodile
    」應屬被上訴人莊振坪就其銷售上訴人商標商品之說明或指
    示,而非作為商標使用,被上訴人莊振坪前揭所辯尚非無據
    ,應屬可採,是依商標法第36條第1 項第1 款規定,不受上
    訴人商標權之效力所拘束。且被上訴人莊振坪既係販售經上
    訴人合法授權生產銷售之系爭服飾商品,基於銷售業者身分
    ,於廣告標示「Crocodile 」、「原廠」,使消費者辨識其
    所銷售鱷魚品牌的服飾,確係鱷魚品牌之商品,縱廣告上標
    示之「Crocodile 」字樣與系爭商標字樣相似,亦不致破壞
    系爭商標指示商品或服務來源之功能,亦即尚不至於有致減
    損系爭商標之識別性或信譽之虞者,且系爭服飾商品上商標
    為經上訴人同意使用,被上訴人莊振坪廣告上標示之「鱷魚
    」、「Crocodile 」應屬被上訴人莊振坪就其銷售上訴人商
    標商品之說明或指示,且均指向上訴人,並不會造成相關消
    費者混淆誤認之虞。職是,上訴人主張被上訴人莊振坪之廠
    拍行為違反商標法第68條第1 款、第70條第1 項第1 款規定
    ,尚非有理由,故上訴人依同法第69條第1 項、第2 項規定
    ,請求判准如上訴聲明第2 項所示之防止侵害、排除侵害及
    銷毀,為無理由,不應准許。
  (六)再按「附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於
    國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權
    。但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他
    正當事由者,不在此限」,商標法第36條第2 項定有明文。
    上訴人固主張依旨揭條文意旨,有適當限制被上訴人行銷方
    式之必要,惟就系爭服飾商品流通於市場後,有何發生變質
    、受損之情形並未舉證以實其說,亦未說明有何商標法第36
    條第2 項規定之其他正當事由,況且被上訴人莊振坪之銷售
    行為不致破壞系爭商標指示商品或服務來源之功能,亦即尚
    不至於有致減損系爭商標之識別性或信譽之虞者,且並不會
    造成相關消費者混淆誤認之虞,已如前述,故上訴人此部分
    之主張尚非有理由。」

「  (七)復按「(第1 項)事業不得在商品或廣告上,或以其他使公
    眾得知之方法,對於與商品相關而足以影響交易決定之事項
    ,為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。(第2 項)前項所
    定與商品相關而足以影響交易決定之事項,包括商品之價格
    、數量、品質、內容、製造方法、製造日期、有效期限、使
    用方法、用途、原產地、製造者、製造地、加工者、加工地
    ,及其他具有招徠效果之相關事項」、「除本法另有規定者
    外,事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平
    之行為」,公平交易法第21條第1 、2 、3 項、第24條(現
    行法第25條)定有明文。
  (八)又按「廣告之名稱及內容與實際上之活動內容如有不符,即
    足以生引人錯誤之結果,有無前開不符之情形,主要以閱讀
    廣告者是否已能自廣告之名稱及內容認識廣告主所要從事或
    實際從事之事業活動為斷」,行政院公平交易委員會(下稱
    公平會)於其(81)公處字第001 號處分書對於公平交易法第
    21條之適用闡釋甚明。公平會於前開案例內並具體揭示:該
    案被處分人於松山機場展覽館展以「"92超級汽、機車暨摩
    登用品展」作為廣告名稱,其展覽本應以展示西元1992年超
    級汽、機車暨摩登用品為主,惟其展覽實際內容,汽、機車
    展示僅占展覽場地約三分之一,其餘為一般商品之展售,且
    大部分屬一般日常用品,且其展售之物品種類,亦未適當記
    載於廣告(海報)中,係屬虛偽不實及引人錯誤之表示,而
    對廣告主予以處分,有公平會處分書1 份附卷足稽(本院卷
    一第388 頁)。又公平會(81)公處字第002 號處分書亦揭示
    :該案被處分人主辦之「西安秦始皇兵馬俑世界巡迴展」,
    其文字表現之意義易使一般消費者認係「西安秦始皇兵馬俑
    」之「世界巡迴展」。而實際上,其所展兵馬俑為縮小仿製
    品,中國古青銅器系列文物為現代科技產品,並非真品「西
    安秦始皇兵馬俑」;至「世界巡迴展」乙節,依被處分人之
    若干DM資料及刊於若干報紙之標題「秦俑世界」來看,其意
    係在於強調「秦俑之世界」,故如其未另有舉辦「世界巡迴
    展」之具體計劃或行動,則其名稱「西安秦始皇兵馬俑世界
    巡迴展」則有引人錯誤之嫌。一般消費者未能從其廣告名稱
    及內容中獲得真實認識,即有公平交易法第21條之違反,亦
    有處分書1 份存卷可參(本院卷一第389 頁)。
  (九)上訴人主張觀諸被上訴人之布簾、海報以及DM等廣告係專以
    上訴人最新設計之註冊第1186787 號「Crocodile 」商標、
    上訴人經銷商新款服飾、上訴人著名鱷魚商標為廣告,用以
    招徠消費者目光進而進行選購行為,業據其提出上證3號:
    102年間臺中廠拍廣告、上證4-1號:102年間被上訴人彰化
    廠拍廣告、證5 號:103 年間彰化廠拍廣告、上證6 號:10
    4 年6 月23日臺中台糖月眉觀光糖廠調查報告、上證7 號:
    104 年6 月23日彰化溪湖糖廠調查報告附卷足憑(本院卷一
    第50至51頁、第61至113 頁),惟查被上訴人實際銷售商品
    並未如廣告圖片所宣稱者係銷售年度最大宗之「鱷魚」品牌
    服飾原廠商品,實際上九成是在銷售其他不特定品牌甚或無
    品牌之商品,且其展售1%之「鱷魚」品牌庫存品亦非如廣告
    所宣稱係西元2013年或者西元2014年當年度最新款服飾,被
    上訴人之商品廣告與銷售實物之間存有明顯之差距,且並未
    適當將銷售商品之實況據實表達,亦即未將該1%之庫存品為
    89年間產製之庫存品記載於廣告海報中,一般消費者並無法
    自其廣告名稱及內容對於實際銷售之商品獲得真實之認識,
    或者有誤認被上訴人銷售之商品均為與著名之「鱷魚」品牌
    服飾具有同等級品質之商品之虞,揆諸前引公平會相關處分
    理由,被上訴人之海報等廣告顯屬虛偽不實及引人錯誤之表
    示,違反前揭公平交易法第21條之規定。
  (十)消費者實際上亦因被上訴人之不實廣告而誤認被上訴人所販
    售之商品均為鱷魚品牌商品:
    上訴人主張其從與兩造無關之消費者網站之文章以及彩色照
    片發現,被上訴人以斗大醒目之「鱷魚廠拍會」為唯一廠拍
    標題標示於拍賣會會場入口處,進入廠拍會場後並仍懸掛以
    「鱷魚廠拍2014 Crocodile」鮮黃色特別標示之海報,有誤
    導消費者以為相關廠拍均為「鱷魚/Crocodile 」品牌商品
    ,導致消費者產生誤認,而著文以「台中鱷魚廠拍會」為標
    題,大篇幅報導相關商品,前述消費者照片整體寓目印象與
    京華商信事業有限公司實際調查被上訴人於臺中以及彰化賣
    場之照片整體寓目印象相同,業據其提出上證14號第2 頁、
    第3 頁、第4 頁及第31頁之彩色照片、上證6 號:104 年6
    月23日臺中台糖月眉觀光糖廠調查報告及上證7 號:104 年
    6 月23日彰化溪湖糖廠調查報告在卷足參(本院卷一第285
    至287 頁、第62至88頁、第89至113 頁),本院就上開證據
    相互勾稽,認為足以證明被上訴人確係刻意以不實標示誤導
    消費者,且消費者實際上亦因被上訴人之不實廣告而誤認被
    上訴人所販售之商品均為鱷魚品牌商品。
  (十一)被上訴人辯稱其廠拍貨架上確實有鋪排「鱷魚」品牌服飾云
    云,並提出其自行拍攝之被上證3 照片為證(見本院卷二第
    3 至8 ),惟查姑不論被上訴人自行拍攝之照片相較於前述
    消費者以及調查公司拍攝之照片而言更趨主觀,且觀諸被上
    證3 第1 頁上半部照片顯示僅有1 台花車的商品與「Crocod
    ile 」品牌有關,第1 頁下半部照片顯示僅有第1 件衣服與
    當年授權商標有關,第2 件以後衣服之模糊標示可見均非與
    「Crocodile 」有關之品牌,甚至照片之最末2 頁顯示為整
    排紙箱內裝盛的衣服照片,並非一般賣場對外展示供消費者
    選購之商品之形態,不足以認定被上訴人所辯為真實。
  (十二)被上訴人復辯稱其廣告有標示其他品牌之商品,並無不實廣
    告行為云云,並提出其104 年之宣傳廣告2 份為證(本院卷
    二第9 、10頁)。惟由被上訴人自行提出之廣告的標題、廠
    拍地點地圖標示可知,被上訴人係以較大且特別明顯之字體
    或者紅色等特別鮮艷之彩色外框標示「鱷魚廠拍」、「鱷魚
    原廠廠拍」或「鱷魚廠拍會場」字樣,至於其他之品牌則以
    較小之字樣標示於廣告內容,意圖誤導消費者產生「鱷魚品
    牌」之服飾為該廠拍之主要銷售商品,或者其他未標示品牌
    之商品均為「鱷魚品牌」之印象,同時構成公平交易法第21
    條規範之不實廣告及同法第25條攀附商譽之違法行為,故被
    上訴人所辯即非可採。
  (十三)被上訴人另辯稱上訴人目前之經銷商係於104 年12月30日始
    開始為廠拍銷售,但上訴人於原審係起訴主張被上訴人於10
    2 年11月以前即有廠拍銷售行為之侵害,在目前經銷商開始
    廠拍行為以前,上訴人自無商標被侵害或者因不實廣告而被
    影響商譽之情形云云。但查:
 1.在上訴人目前之經銷商尚未有廠拍行為之前,被上訴人多年
   來持續以「鱷魚/Crocodile 原廠廠拍」為廣告吸引消費者
    選購之行為,已有導致消費者誤認被上訴人之廠拍行為以及
    所銷售之所有商品內容係上訴人經銷商正常銷售活動具有關
    聯性、關係企業或者加盟店等混淆誤認之虞。在上訴人目前
    之經銷商有廠拍行為(詳如後述)之後,被上訴人繼續以「
    鱷魚/Crocodile 原廠廠拍」為廣告吸引消費者選購之行為
    ,更加有導致消費者誤認被上訴人之廠拍行為以及所銷售之
    所有商品內容,與上訴人目前經銷商之正常銷售活動具有關
    聯性、關係企業或者加盟店等混淆誤認之虞。
 2.上訴人之經銷商近年來亦持續在臺中以及彰化進行「鱷魚廠
   拍」活動,以下為目前蒐集可在網路上查詢取得之上訴人經
    銷商按年度相關廠拍活動資料:
  (1)經本院105 年2 月22日當庭勘驗上證23-1光碟(筆錄及光
      碟分別見本院卷二第15至16頁、第61頁)可知:
      101 年12月21日臺中廠拍臺台中電視新聞(CTNN)「品
     牌服飾原廠拍賣會下殺一折起、當季款式對折吸引民眾
      搶便宜」新聞畫面,有上證23-1號:光碟內容第4 段影
       音檔可證(本院卷二第15至16頁、第61頁),該新聞報
        導內容雖未標註報導時間,惟網站上標示公開上傳前段
        新聞畫面之日期為101 年12月21日,顯示該新聞報導至
        遲係101 年12月21日之資料。
   102 年12月31日彰化廠拍當地三大1 台電視報導「名牌
     服飾年度廠拍數十萬件搶便宜」新聞畫面資料,被採訪
      對象為上訴人目前經銷商勁越公司總經理○○○,○○
       ○並於受訪時表示當時最熱銷的羽絨衣等商品都有提供
        ,有上證23-1號:光碟內容第1 段影音檔可證(本院卷
        二第15頁、第61頁)。
      103 年12月30日彰化廠拍當地三大1 台電視報導「知名
        服飾年度廠拍便宜又抽獎」之新聞畫面,畫面看板標示
        「鱷魚原廠廠拍」字樣,有上證23-1號:光碟內容第2
        段影音檔可證(本院卷二第15頁、第61頁)。
      103 年12月31日彰化廠拍當地三大1 台電視報導「知名
        服飾工廠廠拍一元衣服民眾搶」新聞畫面,畫面有「鱷
        魚原廠廠拍」之布幕有上證23-1號:光碟內容第3 段影
        音檔可證(本院卷二第15頁、第61頁)。
    (2)103 年12月30日臺灣好新聞報報導之廠拍資訊,有上證23
      -2號網頁可證(本院卷二第62頁)。
    (3)103 年12月28日中廣新聞網報導之上訴人經銷商廠拍並贊
      助公益宣傳活動,轉載於網路奇摩新聞資料,有上證23-3
      號可證(本院卷二第63頁)。
    (4)103 年12月31日中時電子報報導之上訴人經銷商廠拍活動
      ,轉載於網路奇摩新聞資料,有上證23-4號可證(本院卷
      二第64頁)。
    (5)104 年1 月1 日中廣新聞網報導之上訴人經銷商元旦連續
      假期廠拍活動,轉載於網路奇摩新聞資料,有上證23-5號
      可證(本院卷二第65頁)
    承上,可知上訴人經銷商歷年均用心並斥資規劃行「鱷魚廠
   拍」活動,經媒體廣為報導,且造成消費大眾搶購熱潮,比
    對被上訴人僅於廠拍地點銷售1%之16年前庫存品之系爭服飾
    商品,屢屢以「年度最大」「鱷魚原廠廠拍」為名義作為登
    報等廣告內容,足以認定被上訴人確有不實廣告、搭便車之
    行為。
  3.被上訴人固辯稱上訴人提起本件訴訟強令被上訴人於廣告之
    中表達區隔其商品之產製來源,侵害其不表達意見之言論自
    由云云。惟查憲法第23條明文揭櫫自由權利,於防止妨礙他
    人自由、維持社會秩序或增進公共利益所必要時,得以法律
    限制之。本件被上訴人長年持續且故意以不實資訊吸引消費
    者選購獲利、造成上訴人著名鱷魚商標淡化之結果並侵害上
    訴人商譽,此等違法之搭便車行為既係公平交易法所明文禁
    止之影響公平交易秩序之行為,被上訴人臨訟以其有不表達
    意見之言論自由意圖卸責,所辯即不足採。
  (十四)被上訴人有攀附上訴人商譽藉以增加自身其他商品交易機會
    並獲取利益之不正競爭行為,亦違反公平交易法第25條:
 1.按「除本法另有規定者外,事業亦不得為其他足以影響交易
   秩序之欺罔或顯失公平之行為」,公平交易法第25條亦定有
    明文。事業以積極行為高度抄襲,或故意引人誤認所銷售商
    品與被攀附者間有某種關係,而有欺罔或顯失公平之情事,
    即有公平交易法第24條(按即現行法第25條)規定之適用。
    又按,公平交易法第25條(即修正前第24條)規定,「除本
    法另有規定者外,事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺
    罔或顯失公平之行為」,其範圍包括限制競爭行為與不公平
    競爭行為。自市場上效能競爭之觀點而言,事業從事競爭或
    商業交易行為,以提供不實資訊或榨取他人努力成果等違反
    效能競爭本旨之手段,妨礙公平競爭或使交易相對人不能為
    正確之交易決定之情形,均屬欺罔或顯失公平之類型(最高
    行政法院94年度判字第1454 號 、95年度判字第444 號判決
    意旨參照)。鑒於公平交易法第25條為一概括性規定,為使
    其適用具體化、明確化,中央主管機關公平交易委員會爰訂
    定「公平交易委員會對於公平交易法第25條案件之處理原則
    」,其相關規定如下:
    (1)第五點規定,公平交易法第25條所稱交易秩序係指符合善
      良風俗之社會倫理及效能競爭之商業競爭倫理之交易行為
      ,其具體內涵則為符合社會倫理及自由、公平競爭精神賴
      以維繫之交易秩序。判斷「足以影響交易秩序」時,應考
      量是否足以影響整體交易秩序,諸如:受害人數之多寡、
      造成損害之量及程度、是否會對其他事業產生警惕效果及
      是否為針對特定團體或組群所為之欺罔或顯失公平行為等
      事項或有影響將來潛在多數受害人效果之案件,且不以其
      對交易秩序已實際產生影響者為限,始有本條之適用。
    (2)第七點規定,公平交易法第25條所稱「顯失公平」:係指
      「以顯失公平之方法從事競爭或商業交易」者。其常見之
      具體內涵主要可分為三種類型,其中類型(一)不符合商業競
      爭倫理之不公平競爭行為:包括「榨取他人努力成果」。
      判斷是否違法原則上應考量:遭攀附或高度抄襲之標的
      ,應係該事業已投入相當程度之努力,於市場上擁有一定
      之經濟利益,而已被系爭行為所榨取;其攀附或抄襲之
      結果,應有使交易相對人誤以為兩者屬同一來源、同系列
      產品或關係企業之效果等。惟倘其所採行手段可非難性甚
      高者,例如完全一致之抄襲,縱非屬前述二因素之情形,
      仍有違法之虞,應依個案實際情形,綜合判斷之。其常見
      行為態樣有:
      攀附他人商譽:
    判斷是否為本條所保護之商譽,應考量該品牌是否於市
     場上具有相當之知名度,且市場上之相關業者或消費者
      會產生一定品質之聯想。
   高度抄襲:
    判斷高度抄襲,應綜合考量(甲)該項抄襲是否達「完全一
     致」或「高度近似」之程度;(乙)抄襲人所付出之努力成
      本與因而取得之競爭優勢或利益之關聯性及相當性;及
       (丙)遭抄襲之標的於市場競爭上之獨特性及占有狀態。
      利用他人努力,推展自己商品或服務之行為。
  2.次按廠商利用著名商標作為「關鍵字」廣告吸引消費者選購
    自己其他商品,確涉有攀附他人商譽及榨取他人努力成果之
    情形,而有公平交易法第25條之違反。
  3.經查,被上訴人違反公平交易法第25條之相關事證如下:
    (1)上訴人之「鱷魚」、「Crocodile 」品牌經多年努力及斥
      資推廣行銷,不僅早已在國內外成為不限於服飾之跨領域
      高度著名商標,已如前述,且被上訴人身為服飾銷售同業
      ,對於上訴人著名之「鱷魚」以及「Crocodile 」商標等
      之商譽更無不知之理。惟被上訴人多年來竟持續利用「鱷
      魚」以及「Crocodile 」作為廣告唯一且主要之標題,並
      搭配使用被上訴人經銷商特別推廣宣傳之新品照片,有上
      證4-1 號:102 年間被上訴人在彰化之廠拍廣告、上證4-
      2 號:上訴人經銷商產品照片及96年間之布料訂購單、上
      證4-3 號:上訴人經銷商97年度春夏季彩色型錄影本第6
      頁右下角附卷足稽(本院卷一第51至60頁),意圖使消費
      者混淆誤認被上訴人廣告中所展示之其他服飾商品均為鱷
      魚品牌,以吸引消費者至廠拍展場選購99% 非「鱷魚」或
      者「Crocodile 」品牌之各類商品,亦有原審證物四、證
      物五之廠拍地點廣告及報紙廣告,附圖1 、上證6 號:10
      4 年6 月23日臺中臺糖月眉觀光糖廠調查報告、上證7號
      :104 年6 月23日彰化溪湖糖廠調查報告存卷可證(原審
      卷第14至18頁、本院卷一第14頁、第62至113 頁),並造
      成消費者實際上混淆誤認之結果,有上證14號:105 年1
      月6 日http://blog.udn.com/mobile/viki021013/000000
      00網頁內容公證書正本資料可證(本院卷一第283 至320
      頁)。承上,足認被上訴人利用上訴人著名「鱷魚/Croc
      odile 」商標作為新聞以及招牌廣告吸引消費者進入廠拍
      會場選購,以增加其他商品交易機會之行為,顯係攀附上
      訴人長久以來努力經營之「鱷魚/Crocodile 」商標知名
      度,榨取上訴人長期以來努力之成果,而不利於上訴人之
      欺罔、顯失公平行為,揆諸前引公平會案件之處理原則,
      亦足以認定被上訴人之廣告行為構成公平交易法第25條之
      違反。
    (2)被上訴人利用攀附上訴人商譽且亦步亦趨抄襲上訴人經銷
      模式之方式持續推廣販售99% 與上訴人無涉商品之行為已
      有數年之久,且於本件訴訟中仍持續進行:
      由上訴人之經銷商於103 年12月之廠拍廣告可知,其係
        以彩色照片標示近年冬季熱銷之彩色羽絨外套、防潑水
        外套服飾商品、「鱷魚」牌著名之皮帶及公事包等商品
        ,此有上證21-1號:上訴人經銷商103 年廠拍廣告附卷
        可稽(本院卷二第56頁),且消費者對於上開廠拍廣告
        反應熱烈,並於廠拍當地產生搶購熱潮等情,亦有上證
        21-2號:廠拍現場排隊照片可憑(本院卷二第57至59頁
        )。
      被上訴人乃於本件訴訟進行中,即105 年1 月18日於自
        由時報B2版以「鱷魚廠拍」為標題,特別推銷宣傳與系
        爭89年庫存品完全無涉之「冬季全系列羽絨外套、防風
        防潑水機能衣、當季牛仔褲、真皮公事包、皮帶及激瘦
        款窄管褲」等商品,有上證22號:105 年1 月18日自由
        時報B2版影本附卷可證(本院卷二第60頁),上開廣告
        推銷之商品內容,不僅與被上訴人所辯稱為合法購得之
        系爭89年庫存品完全無涉,因89年間上訴人之前被授權
        人亞鱷公司根本未被授權銷售近年熱賣之羽絨衣或者公
        事包、皮帶等商品,且顯然故意以上訴人經銷商目前熱
        銷之鱷魚原廠廠牌商品為賣點,吸引消費者上門選購。
      被上訴人更於登報後未經上訴人同意或授權,隨即擅自
        重製上訴人經銷商特別設計之最新廠拍廣告,以及廠拍
        現場照片作為其廣告文宣,有上證26號:被上訴人廠拍
        海報抄襲重製圖解說明存卷足稽(本院卷二第270 至27
        3 頁):
        (甲)被上訴人之上證26號廠拍海報第4 、5 頁是由兩部分
          所構成:
          (I)粉紅色為整體海報底色、海報上半部為白色的鱷
             魚商標圖樣及黑字白框與白字黑框之「鱷魚廠拍
             」粗體文字搭配醒目的金黃色字黑框之「原廠」
             字樣製作;
          (II)海報下半部為廠拍現場照片,照片內容包含鱷魚
             廠拍海報以及販售之鱷魚商品實物。
        (乙)前述第(I) 點部分實係重製抄襲上訴人經銷商所特殊
          設計之宣傳稿件之標題、版面配置、設色,此有上證
          21-1號:廣告文宣、上證21-3號:上訴人之經銷商所
          設計行銷之報紙宣傳稿件、VIP 卡片、廣告看板可證
          (本院卷二第56頁、第252 至253 頁),前述第(II)
          點部分則是以剪貼方式直接將上訴人經銷商最新廠拍
          現場照片重製於其廣告。
    (3)從被上訴人自行提出之部落客廠拍照片顯示,被上訴人未
      經上訴人同意或授權即擅自利用相同或高度近似於上訴人
      經銷商102 年最新款服飾作為廣告內容:
      上訴人之經銷商勁越公司於102 年間將其當季新品黑白
        粗條紋的女士POLO衫納入勁越公司102年底廠拍活動商
        品,並以大篇幅之新聞廣告及彩色文宣進行宣傳,以吸
        引更多消費者至廠拍活動處選購,有上證30-1號:102
        年12月21日聯合報廣告節錄彩色影本、廠拍彩色文宣、
        模特兒穿著攝影照、102 年當季新款黑白粗條紋的女士
        POLO衫彩色照片2 幀可證(本院卷二第305至309頁)。
      前述102 年當季新款黑白粗條紋的女士POLO衫,並特別
        被從眾多商品中選出由模特兒穿著,代表接受102年12
        月31日彰化當地電視台新聞採訪,見上證30-2號:102
        年12月31日新聞報導節錄影像(本院卷二第310 頁),
        其完整的新聞報導影像內容如前揭上證23-1號光碟第1
        段內容所示。
      被上訴人嗣竟利用前述102 年當季新款服飾作為廣告海
        報內容,有上證30-3號:被上訴人之廠拍外牆海報照片
        標示處可證(本院卷二第311 頁),相同之照片亦見於
        被上證7 第2 頁、被上證8 第3 頁及被上證9 第3 頁網
        頁照片(本院卷一第163 頁反面、第125 頁、第215 頁
        )。
      被上訴人之訴訟代理人雖於105 年3 月28日當庭辯稱無
        法確認前述被上訴人海報廣告之服飾是否即為上訴人經
        銷商102 年當季新款服飾,並嗣後具狀否認海報上之服
        飾即為「鱷魚」品牌102 年當季新款服飾云云。惟無論
        該海報上之服飾是否為「鱷魚」品牌服飾,在上訴人之
        經銷商大力推廣商品並提高商品曝光率後,被上訴人旋
        即利用相同或者高度近似之新款服飾與海報主要之「鱷
        魚」商標相連結,顯然意圖使消費者混淆誤認被上訴人
        亦銷售「鱷魚」品牌之當季商品,藉以吸引消費者至廠
        拍內選購被上訴人銷售之其他非「鱷魚」品牌商品。職
        是,足認被上訴人此等收割他人努力成果之不法行為構
        成不實廣告以及攀附上訴人商譽,而有違反公平交易法
        第25條之規定。
  (十五)末按「事業對於載有前項虛偽不實或引人錯誤表示之商品,
    不得販賣」、「事業違反本法之規定,致侵害他人權益者,
    被害人得請求除去之,有侵害之虞者,並得請求防止之」,
    公平交易法第21條第3 項、第29條明文排除侵害及侵害防止
    請求權。上訴人與前被授權人亞鱷公司之授權關係已終止16
    年,依常理系爭服飾商品之庫存數量有限,不可能持續販售
    於市場長達10年以上,然被上訴人多年來竟持續以曾購買取
    得16年前之系爭服飾商品之庫存品為由,對外不斷以「鱷魚
    廠拍」為廣告名稱吸引消費者選購其他有品牌或者無品牌之
    商品,此種攀附行為,如不予遏止,不僅侵害公平交易秩序
    ,對於上訴人亦顯有不公,若允其繼續為之,將嚴重破壞市
    場秩序及上訴人權益。
  (十六)被上訴人辯稱羽絨外套、防風防潑水機能衣等為季節性商品
    ,既非上訴人所獨家研發銷售,被上訴人以該等項目為廣告
    內容,即未涉及攀附上訴人商譽或者抄襲上訴人之經銷模式
    ,且被上訴人之新聞廣告僅在說明自己亦有販售鱷魚廠牌商
    品,並未涉及不實廣告云云,並提出被上證5 為證(本院卷
    二第69至87頁)。然查,被上訴人提出之第三人特賣會網站
    介紹資料,其特賣會的名稱為「水哥特賣會」,而非如被上
    訴人僅以「鱷魚」單一著名品牌作為特賣會的標題,不斷密
    集推出廣告或者新聞連結其他根本與「鱷魚牌」庫存品無關
    的羽絨外套、防風防潑水機能衣等企圖吸引消費者上門選購
    實與本件爭點無涉。職是,被上訴人以其他廠拍廣告作為其
    未違法之理由,所辯即非可採。
  (十七)被上訴人復辯稱縱使伊確有模仿上訴人經銷商廠拍廣告經銷
    模式之行為,然上訴人既然僅為商標授權人,且實際從事廠
    拍行為者為上訴人之經銷商,上訴人即非受公平交易法保護
    之被害人,不得在本件依公平交易法提出排除或者預防侵害
    請求云云。但查公平交易法所保護之標的及於權利及商業利
    益,其受害者得依法向侵害者主張不作為請求權或排除侵害
    請求權,此等受害者原則上本即應以原商品、服務表徵或商
    業行銷模式之權利人為主,此等權利人除包含表徵權利創始
    人,其他如批發、經銷附有該商品、服務表徵之營業人,實
    務上亦有解釋為得擴大受公平交易法之保護。因此,上訴人
    之經銷商在授權契約之規範下經營「鱷魚」品牌商品,其行
    銷模式乃基於授權契約之基礎,其獲利奠基於「鱷魚」品牌
    固有商譽之宣傳及維持,上訴人復未專屬授權第三人在臺灣
    得基於授權人之地位主張任何權利或者商業利益之損害,因
    此,因被上訴人之不實廣告以及攀附上訴人商譽行為而直接
    受損害者自為原始授權人即上訴人,被上訴人辯稱上訴人並
    非不實廣告之被害人,所辯自非可採。
  (十八)被上訴人另辯稱上訴人為國際性品牌服飾授權商,而被上訴
    人則是品牌服飾批發之零售業者,二者商業行為模式以及市
    場均非同一,不存在競爭關係,因此上訴人不得對被上訴人
    主張違反公平交易法云云。惟查上訴人並非僅以授權為業,
    亦自行出資在臺宣傳行銷著名鱷魚商標以及相關商品,業據
    其提出上證30-1號:上訴人被授權人102 年12月21日聯合報
    廣告節錄彩色影本、廠拍彩色文宣、模特兒穿著攝影照、10
  2 年當季新款黑白粗條紋的女士POLO衫彩色照片2 幀、上證
   30-2號:上訴人被授權人102 年12月31日受新聞報導廠拍活
    動之節錄影像及上證30-3號被上訴人之廠拍外牆海報照片1
    幀(本院卷二第305 至311 頁)為證,堪信為真實。至於上
    訴人之被授權人在臺灣市場為「鱷魚」品牌之服飾零售,其
    商業經營模式是基於授權關係產生之代理行銷行為,被授權
    人並不因代理行銷品牌而在臺灣市場取得排他獨立之品牌行
    銷推廣權利,被授權人亦不得以自己名義對於品牌行銷推廣
    產生之法律爭議對外提起訴訟,因此「鱷魚」品牌服飾等商
    品在臺灣市場為相關商業行銷之風險及法律效果實質上歸屬
    於授權人負擔即上訴人,故上訴人具有依公平交易法排除或
    者避免侵害之當事人適格。職是,被上訴人所辯,為不足採
    。
  (十九)被上訴人辯稱廠拍業者本即會將各品牌之商品併同銷售,其
    廣告行銷方式符合商業交易習慣云云,並提出其他廠拍業者
    經部落客介紹之資料為證。惟查:
  1.以上訴人所提出之資料為例,網站http://bow.foxpro.com.
    tw/blog.php?lid=2013/09/16_3VQ1ECYBY&sid=2014%2F01%2
    F22_3ZC02H5NG 顯示之彙整聯合廠拍資料介紹(本院卷二第
    274 至276 頁),廠拍實務上大多數的聯合廠拍都是在相關
    的標題標示「特賣會」,並在廣告內容臚列數個主要廠拍的
    商標,不會以單一的著名商標作為唯一或者主要招攬、吸引
    消費者之廣告內容。再進一步點選前述廠拍資料連結網站,
    即可見廠拍業者係以自己之營業名稱作為廣告標題(例如「
    水哥特賣會」),且海報內容臚列其主要販賣的數項品牌名
    稱,例如上證27-2號:第三人水哥特賣會網站資料第2 頁照
    片顯示7 個主要銷售品牌之相關標示、上證27-3號:第三人
    運動品牌聯合特賣會顯示FI LA 、HI-TEC、NB、PUMA等8 個
    主要銷售品牌之海報及布條(本院卷二第277 頁反面、第27
    8 頁)。
  2.以被上訴人提出之資料為例,被上證6 部落客網站以「FILA
    年終清倉特賣為標題」,網頁開宗明義即揭示「這次主要是
    (介紹)FILA的年終清倉特賣」(本院卷二第89頁),該網
    站照片顯示第三人的廠拍會也確實陳列大批FILA品牌的運動
    鞋,部落客主要介紹之內容與第三人廠拍主要販售之商品內
    容相符,然而本件被上訴人廣告所呈現之方式顯與上開網頁
    有別。再者,被上證6 網頁照片亦顯示賣場實際上懸掛的廣
    告為聯合品牌特賣會,且廠拍賣家並無混淆消費者之廣告(
    本院卷二第279頁)。
  3.況第三人是否涉及違法乃另案商標權人是否主張商標權或者
    公平交易法之問題,且另案實際販售之商品或背景亦與本件
    有別,蓋本件係以「鱷魚」為唯一或者主要標示,銷售99%
    與「鱷魚」無關之商品,與一般廠拍會廣告之呈現方式並非
    相同。職是,被上訴人援引第三人之廠拍資料辯稱其未違反
    公平交易法,亦無理由。
  (二十)被上訴人辯稱本件相關消費者並無混淆誤認,且被上訴人銷
    售之商品並非劣質之瑕疵品云云,並提出被上證7 至被上證
    9 之網路部落客網頁為憑(本院卷二第103 至239 頁)。然
    查:
  1.被上訴人自行提出之部落客拍攝照片顯示被上訴人確實以「
    鱷魚廠拍」作為唯一或者主要之廣告訴求,意圖吸引消費者
    入內選購,因被上證8 之網頁照片(本院卷二第125 頁、第
    126 頁)清楚顯示,被上訴人在整個溪湖糖廠外圍約2/3 之
    牆面貼滿以「鱷魚廠拍」為主要標題之海報,連結其他非鱷
    魚品牌之新款具有季節性的機能衣、風衣、羽絨外套、當季
    牛仔褲、工作褲等文字敘述或者照片,亦有上證28-1號:西
    元2016年3 月14日網路部落客照片顯示被上訴人之廠拍外圍
    照片附卷可稽(本院卷二第280 頁)。另被上證9 之網頁照
    片(本院卷二第215 頁)亦顯示與前述相同之情形,且被上
    訴人不僅在整個廠拍外圍貼上以「鱷魚廠拍」為主要標語之
    彩色廣告,且在賣場內部亦僅以「鱷魚廠拍」之大型海報宣
    傳,亦有上證28-2號:西元2016年3月16日網路部落客照片
    顯示被上訴人之廠拍外圍及內部整體照片(本院卷二第281
    至283頁)存卷可證。
  2.被上訴人之行銷廣告與實際行銷商品確實有明顯不成比例、
    攀附上訴人「鱷魚」商譽之情形:
    比較前述第(十九)點其他商家之廠拍資料,不管是何種品牌或者
    商品,均包含多種主要廠拍商品之品牌,且展場實際主要銷
    售的商品亦與廣告內容相符,然被上訴人之賣場雖有上萬件
    之商品,無論部落客如何介紹,至多僅見鱷魚品牌之一種背
    心商品且版面十分稀少。以被上證7 (本院卷二第103 至12
    3 頁)為例,41頁的網頁資料中僅在第16頁介紹「鱷魚」品
    牌背心商品,在被上證8 顯示之180 頁網頁資料中僅有4頁
    顯示與「鱷魚」品牌有關,且仍然僅介紹「鱷魚」品牌背心
    商品(本院卷二第124 至213 頁)。如果廠拍會廠有其他更
    具賣相、更吸引消費者之品牌,部落客當極盡所能為之宣傳
    ,但本件卻未見部落客有任何更進一步的著墨,更足以反證
    被上訴人確實有廣告與銷售商品明顯不成比例之問題,應予
    規範以免誤導消費大眾,且損及上訴人商譽。
  3.網誌內容顯示消費者事實上確實受到廣告誤導而入內選購商
    品:
    從被上訴人自行提出之被上證8 第2 頁(本院卷二第124 頁
    反面)顯示,消費者選擇至被上訴人經營之彰化溪湖糖廠廠
    拍之原因就是因為受到著名「鱷魚」品牌之標示吸引,此觀
    諸被上證8 第2 頁網誌敘述「溪湖糖廠長期舉辦每家品牌廠
    拍,只有鱷魚廠拍比較吸引我,昨天和老公到彰化溪湖糖廠
    鱷魚廠拍,畢竟鱷魚品牌的衣服材質好又耐穿」等語,足以
    證明被上訴人以「鱷魚廠拍」作為主要或者唯一之廠拍廣告
    訴求,確實已達成吸引或誤導消費者至廠拍現場參觀選購之
    目的。
  4.上訴人陳稱其委請調查公司實際調查之經驗,廠拍活動原則
    上均禁止外部人員入內拍照,因其所委請之調查公司在月眉
    觀光糖廠拍照時即被現場銷售人員制止,例如上證6 號於拍
    攝完第18頁及第19頁之照片後,即無法再續行拍攝整體照片
    以顯示被上訴人是否有在廠拍場地懸掛其他品牌之相關廣告
    (本院卷一第62至87頁),由此可對映目前網路部落客之介
    紹諸多實際上是廠商邀稿製作的「置入性行銷廣告」之可信
    度,蓋殊難想像一般消費者有暇在日常工作、生活之外,無
    償費心為不相干之第三人拍攝詳細的廠拍地圖介紹、並以清
    楚的照片說明展場銷售之商品內容。因此,如拍攝取得如被
    上訴人所提出之被上證9 之展場內清楚照片之情形(本院卷
    二第14至239 頁),足認係廠商邀稿製作之廣告作品。承上
    ,可見上揭介紹被上訴人廠拍之部落客網站內容均為被上訴
    人自行邀稿製作者,由此可見被上訴人係故意以「鱷魚品牌
    」作為連同眾多其他品牌商品之主要廣告訴求,意圖誤導吸
    引更多消費者選購廠拍會之除以「鱷魚品牌」商品以外之其
    他品牌商品,職是,足認被上訴人確有搭便車並刊載不實廣
    告之主觀惡意。
  5.末查,被上訴人雖辯稱其銷售之少量「鱷魚」品牌服飾並非
    瑕疵品云云,並援引第三人部落客之網誌資料為證。然查,
    上訴人前曾於與被上訴人之前案訴訟期間針對扣案之被上訴
    人銷售商品提出鑑定報告,此有上證29號鑑定報告彩色影本
    存卷為證(本院卷二第284 至288 頁),顯示被上訴人販售
    之「鱷魚」品牌商品確實有同一個尺碼之服飾實際衣身與袖
    長之長短尺寸不一、繡花之位置不正確、商品上之商標標示
    非授權使用之商標、變換授權之商標圖案為其他鱷魚圖案、
    標示錯誤之英文字母、未註明貨號等明顯瑕疵,該鑑定報告
    係由上訴人之前法定代理人林慶文所製作,林慶文為本院10
    0 年度刑智上易字第42號刑事案件中檢察官依刑事訴訟法第
    198 條規定所選任之鑑定人,且於鑑定前為鑑定人結文之具
    結,該鑑定報告已經法院認定具有證據能力,為本院100 年
    度刑智上易字第42號刑事判決第五(一)5 點理由所敘明(原審
    卷第41頁正面倒數第9 行至反面第26行,該批爭議之系爭服
    飾商品之庫存品品質低劣亦經本院103 年度民商訴字第29號
    民事判決加以肯認,有上證13號判決書第34頁第2 點足證(
    本院卷一第241 頁倒數第5 行至第242 頁第9 行),此外,
    上訴人之訴訟代理人亦曾於105 年3 月28日庭提上證6 號、
    上證7 號之調查報告製作時所購買之被上訴人販售商品實物
    ,經本院勘驗確認該等89年間製售之系爭庫存品共4 件(本
    院卷二第292 頁),由於是製造日期超過16年並長年囤積於
    倉庫,可以看出系爭庫存品顏色花紋已有退色情形、夾克的
    拉鍊已經損壞、無吊牌以及背部標籤,實際銷售的商品並未
    如被上訴人所稱品質優良。被上訴人提出部落客之網誌資料
    表示其販售之商品品質良好云云,不僅該部落客之文章可能
    為邀稿文章,其敘述內容只可能片面誇大讚揚邀稿廠商販售
    之商品,且從部落客拍攝之清楚整體廠拍內、外照片以及與
    廣告不成比例之實際商品內容,更足以反證被上訴人對外以
    「2013年度最大CROCODILE 鱷魚原廠廠拍」、「2014新款服
    飾」等作為廣告主要宣傳內容,如上證3 號海報以及上訴人
    103 年12月9 日民事陳報狀陳報之海報照片(本院卷第50頁
    、原審卷第160 頁),顯屬虛偽不實。」
  
                                   

(商標 商標使用) 菁英 v. 何嘉仁菁英美語

智慧財產法院105年度民商訴字第5號民事判決(105.6.24)

「二、若被告使用「菁英」二字係作為商標使用,是否相同於或近
    似於原告註冊商標之商標?是否有致相關消費者混淆誤認之
    虞?
  (一)按未經商標權人同意,為行銷目的而有下列情形之一,為侵
    害商標權:一、於同一商品或服務,使用相同於註冊商標之
    商標者。三、於同一或類似之商品或服務,使用近似於註冊
    商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者。商標法第68
    條第1 款、第3 款定有明文。該條第1 款規定,指二商標完
    全相同,並使用於同一之商品或服務。第2 款規定,指二商
    標近似,並使用於同一或類似之商品或服務,且有致相關消
    費者混淆誤認之虞者。又按,判斷商標是否近似,應以商標
    圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈現在商品/服務之消費
    者眼前的是整體圖樣,而非割裂為各部分分別呈現。商標圖
    樣中不具識別性之部分,不論是否有不專用之聲明,在與其
    他商標間判斷近似時,仍應就包括聲明不專用之部分為整體
    比對。商標給予商品/服務之消費者的印象,可以就商標整
    體的外觀、觀念或讀音等來觀察,因此判斷商標近似,亦得
    就此三者來觀察是否已達到可能誤認的近似程度(參見「混
    淆誤認之虞」審查基準5.2.3 ,5.2.5 ,5.2.12)。
  (二)退步言之,縱認被告之招牌及文宣上使用「菁英」二字,屬
    商標之使用,惟查,系爭商標係由「Elite (圓形圖)」及
    「ELITE 」、「ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE OF TESTING
    AND EDUCATION 、TAIPEI」「菁英國際語言教育中心」、「
    WWW.LANGUAGE -CENTER.COM.TW 」等文字所組成,而被告之
    招牌及文宣上則使用「(HESS 盾牌圖) 何嘉仁菁英美語」圖
    及文字(原證4 ),二者外觀顯不相同,原告片面擷取系爭
    商標中之「菁英」二字,並主張被告使用「(HESS 盾牌圖)
    何嘉仁菁英美語」中之「菁英」二字與系爭商標完全相同云
    云,有違商標圖樣應整體觀察之原則,不足採信。次查,系
    爭商標中之「ELITE 」、「ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE
    OF TESTING AND EDUCATION、TAIPEI」、「WWW. LANGUAGE
    -CENTER.COM.TW」字體甚小而不明顯,且「國際語言教育中
    心」文字經聲明不專用,在比對時會施以較少之注意,故系
    爭商標予人寓目印象之主要識別部分為「Elite (圓形圖)
    及菁英(文字)」,而被告之招牌及文宣上使用之「(HESS
    盾牌圖) 何嘉仁菁英美語」圖及文字(原證4 ),予人寓目
    印象之主要識別部分為「(HESS 盾牌圖) 何嘉仁(文字)」
    ,二商標外觀上給予消費者之寓目印象顯有差別,觀念及讀
    音亦不相同,以具有普通知識經驗之消費者,施以普通之注
    意,足以區別兩者之差異,不致誤認二者表彰同一的服務來
    源,或誤認二者為有關聯之來源,從而,原告主張二商標構
    成近似,消費者可能誤認被告所提供之英文補習班服務來自
    於原告,致有誤認係同一來源,或誤認兩造為關係企業之可
    能云云,亦不足採。」
                                    

(商標 授權 終止 善意先使用) Crossman:鑫銳公司 v. 克羅司門公司

智慧財產法院104 年度民商上字第3 號民事判決(105.6.30)

「 (三)鑫銳公司可終止系爭諸商標授權契約:
  1.按商標授權為繼續性契約關係,授權契約如約定授權期限
    ,於授權期限屆滿,授權關係即行終止,惟如無約定授權
     期限,即為不定期授權契約,其終止之意思表示及法律效
      果,法律無一般原則性規定,惟因不定期繼續性契約關係
      終止係向將來消滅之意思表示,除契約約定終止事由外,
      必須法律有特別明文規定,始得行使(最高法院100 年度
      台上字第1632號判決、96年度台上字第153 號判決意旨參
      照)。準此,不定期商標授權契約,須有法定或意定之事
      由,始能終止授權契約,且如中途發生當事人債務不履行
      情事,商標權人欲片面終止授權合約,應類推適用民法第
      254 條規定,須經商標權人定相當期限催告其履行,而被
      授權人於期限內不履行時,商標權人始得終止契約。
  2.查鑫銳公司與克羅司門公司就系爭諸商標成立授權關係等
   情,並提出系爭422 號商標授權使用契約為證,該授權契
    約雖載明授權年限至94年2 月15日,然實際控制兩家公司
     郭青池並未離職,克羅司門公司於屆期後仍繼續使用系爭
      422 號及其餘商標,商標權人鑫銳公司並未要求克羅司門
      公司不得繼續使用,則克羅司門公司繼續使用系爭諸商標
      ,應認係不定期商標授權契約關係,須有法定或意定之事
      由,並經鑫銳公司定相當期間催告後,始能終止授權契約
      。
    3.鑫銳公司雖主張郭青池已口頭表示上開授權關係至100 年
      3 月終止,故系爭授權關係為定期授權關係云云,然並無
      證據可資證明該授權關係至100 年3 月終止。鑫銳公司另
      主張102 年6 月6 日發函予克羅司門公司,然其內容為:
      「..克羅司門公司未經本公司(指鑫銳公司)同意或授權
      ,擅自使用與本公司相同或高度近似之商標於手工具及類
      似商品上,已構成商標侵權,依法應負刑事及民事責任。
      本公司為維護商譽及消費者利益,特委請貴大律師發函要
      求克羅長門公司於文到之日起不得使用與本公司相同或近
      似之商標。」等語(見原證2 ,原審卷一第17頁),由此
      可知,其僅為通知不得再使用相同或近似系爭諸商標之商
      標,並無催告之意思表示;鑫銳公司於原審103 年6 月9
      日準備程序庭時,以準備二狀之送達作為終止系爭授權契
      約之意思表示(見原審卷三第270 頁反面),然鑫銳公司
      亦未踐行催告程序,其終止並不合法。鑫銳公司另於原審
      103 年7 月10日準備程序庭,催告被告應於5 日內撤回商
      標廢止申請(見原審卷四第287 頁),並於原審103 年9
      月16日準備程序庭提出準備四狀表示:「被告(克羅司門
      公司)反言主張原告(鑫銳公司)就系爭商標無所有權,
      另於本案提起反訴請求確認系爭5 件商標之所有權人乙節
      ,自屬嚴重違反授權使用商標之目的,核屬重大違約事由
      ,爰以本書狀(即準備四狀)送達,請求克羅司門公司撤
      回其反訴,如逾期不履行,則以本書狀之送達為終止授權
      契約之意思表示,不另通知。」等語,該準備四狀於當日
      送達克羅司門公司訴訟代理人郭峻誠律師(見原審卷六第
      217 至218 頁)。克羅司門公司告於收受上開準備四狀催
      告通知後,並未撤回其廢止申請及反訴,依上開說明,本
      件應認兩公司系爭諸商標之授權關係已於103 年9 月16日
      經合法終止。
    4.克羅司門公司雖辯稱:其提出廢止申請,係因郭青池有不
      法事由,為維護克羅司門公司權益而採取之正當救濟手段
      等情,然按行使權利,履行義務,應依誠實及信用方法,
      民法第148 條第2 項定有明文。克羅司門公司既為系爭諸
      商標之被授權人,即應善盡維護系爭諸商標之義務,其對
      系爭422 號商標申請廢止,廖榮鎮則對系爭420 號商標申
      請廢止,而申請廢止之理由為「該等商標連續三年未使用
      」(見原審卷二第248 至256 頁、卷一第257 至265 頁)
      ,而於廢止案中主張克羅司門公司與鑫銳公司間無授權關
      係存在或授權期間已於94年間屆滿(見原證8 書狀第3 頁
      第四點參照、原證9 書狀第3 頁第11至12行參照),忽視
      被授權人使用商標權為商標使用之事實(商標法第63條第
      1 項第2 款參照),是難認係以誠實及信用方法履行系爭
      授權契約,自構成債務不履行情事,鑫銳公司以此為由行
      使催告程序後終止契約,洵屬有據,克羅司門公司上開所
      辯並不足採。
    5.鑫銳公司附帶上訴意旨雖主張系爭諸商標授權契約,業於
      100 年3 月止屆期,縱認屬不定期繼續性供給契約,鑫銳
      公司已於102 年6 月7 日終止等情,然查,鑫銳公司並未
      對郭青池於98年3 月間離職時,所為口頭稱克羅司門公司
      可於兩年內繼續使用系爭諸商標之紀錄提出證明,而克羅
      司門公司使用系爭商標多年,原授權契約載明授權時間至
      94年2 月15日止,當時郭青池控制兩家公司時,亦未於授
      權期間屆滿後終止授權,則其離職時僅以口頭表示延長終
      止,其之前既要簽訂授權契約,則於成為不定期授權契約
      時,更應正式作成終止授權之書面意思表示;又鑫銳公司
      102 年6 月6 日寄發之律師函內容,僅係要求克羅司門公
      司不得使用相同或近似於系爭商標,並無終止之意思表示
      ;而鑫銳公司提出之最高法院102 年度台上字第2243號判
      決等意旨,係針對繼續供給契約,該事件係就買賣、委任
      混合契約之終止問題認當事人得任意終止,此與本件因郭
      青池兼任兩家公司負責人後離職,兩公司於郭青池任職中
      原有定期授權契約屆滿,之後郭青池仍任由被授權人克羅
      司門公司繼續使用系爭商標之情形而觀,鑫銳公司未有正
      式之終止授權之表示,自難認係屬合法終止,尚難以該判
      決意旨事實,適用於本件,附帶上訴意旨,尚不可採。
 (四)克羅司門公司不得主張善意使用系爭諸商標:
   1.克羅司門公司抗辯:其使用系爭諸商標為商標法第36條第
      1 項第3 款所定之善意先使用,不受系爭諸商標權效力所
      及云云。惟按在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或
   近似之商標於同一或類似之商品或服務,不受商標權效力
    所及,商標法第36條第1 項第3 款定有明文。立法意旨在
     於衡平採行先申請者註冊主義情形下,對於他人於申請註
      冊前已善意使用相同或近似商標之第三人,應使其在特定
      條件下,免受他人商標專用權之干涉。又按論理法則,使
      用權利之原因不可能競合,即A 公司不可能基於B 授權使
      用甲商標,同時又基於善意使用自己商標,是應認A 公司
      自向B 取得使用甲商標之授權後,已非基於善意先使用自
      己商標之意思使用甲商標,而係本於被授權人之地位使用
      他人註冊商標,是以,A 公司自不得於授權契約終止後,
      再主張善意使用甲商標而不受商標權拘束,從而,A 公司
      無從主張「善意先使用」之抗辯(101 年度智慧財產法院
      民事法律座談會第四案結論參照)。是此之善意先使用,
      應係持續使用且以合理可期待之方式為之,並且於交易過
      程以行銷自己商標之目的,將商標用於商品或服務,始認
      為商標有繼續使用之事實,前述A 公司既因與B 簽訂授權
      契約,A 已從行銷自己商標之目的轉而行銷他人商標之目
      的,其善意先使用之商標行為已然中斷,A 公司自不得於
      授權契約終止後,再行主張善意先使用而不受甲商標權效
      力所拘束。
    2.本件克羅司門公司於系爭諸商標申請前已有使用之事實,
      與鑫銳公司成立商標授權關係,縱有善意先使用之情形,
      然因訂立授權契約,其善意先使用行為已然中斷,於授權
      關係終止後,即不得再以善意先使用抗辯不受鑫銳公司之
      商標權效力拘束。故克羅司門公司上述主張,尚不可採。」

                                 

(營業秘密 最高法院 假扣押 假扣押原因 )「自行車電子變速器伺服系統及人機操作介面」合作項目簽訂保密協議

最高法院 105 年台抗字第 34 號民事裁定(105.1.15)

「本件相對人主張:伊前與再抗告人源源
成有限公司(下稱源源成公司)就「自行車電子變速器伺服系統
及人機操作介面」合作項目簽訂保密協議,並提供包括屬圖形著
作「電子變速器3D圖檔」之諸多技術資訊與營業秘密,詎源源成
公司及再抗告人威立特科技有限公司(下稱威立特公司)之實質
及登記負責人即再抗告人王玉柱,嗣表示其已將上開圖檔重製,
且據以申請專利而公開、洩漏予保密協議以外之威立特公司及訴
外人經濟部智慧財產局,顯已違反上開保密協議、營業秘密法、
著作權法等相關規定,致伊每年至少受有新台幣(下同)五百萬
元之損害,惟再抗告人堅拒賠償及協商,且渠等所有財產與伊損
害賠償之請求有所差距,如不施以假扣押,恐日後有不能強制執
行或甚難執行之虞等情,因向智慧財產法院聲請對再抗告人之財
產假扣押。案經該院司法事務官裁定駁回後,相對人不服,提出
異議,經該院法官以一○四年度民事聲字第一號裁定廢棄司法事
務官之處分,改准相對人供擔保後,得在再抗告人之財產五百萬
元範圍內為假扣押。再抗告人不服,對之提起抗告。原法院以:
相對人提出公司基本資料查詢、保密協議、電子郵件、電子變速
器設計說明、聲明書及照片等件,可認已就假扣押之請求為釋明
。另依相對人提出之建議後續協商內容、律師函,並參諸源源成
公司及威立特公司企業淨值,倘扣除易於提領及移轉之銀行存款
後,僅餘一百八十萬餘元,顯低於相對人請求之金額;王玉柱名
下之建物及土地,不得以未設定抵押權之同大樓不動產成交價格
,認定價值,至其存款、股票等皆屬易於移轉或處分之資產,堪
認相對人對於再抗告人現有財產非足以清償其債權,恐日後有不
能執行或甚難執行之虞之假扣押原因,已為相當之釋明,且其復
陳明願供擔保以補釋明之不足,是相對人聲請對再抗告人為假扣
押,並無不合等詞,因而維持第一審法官之裁定,駁回再抗告人
之抗告,經核並無適用法規顯有錯誤之情形。再抗告人再為抗告
,雖謂:相對人並未就假扣押之請求及原因為釋明云云,惟其所
陳再抗告理由,核屬原法院認定相對人已釋明假扣押之請求及原
因之事實當否問題,與原裁定適用法規是否顯有錯誤無涉,且亦
無所涉及法律見解具有原則上之重要性,其執以再為抗告,自屬
不應許可。」

2016年7月19日 星期二

(商標 註冊 違反公序良俗) 「撿肥皂」違反公序良俗,不得註冊商標。

A片可以有著作權,
但撿肥皂不能有商標權。

同一位法官做出的判決,有趣。
或許與商標權比較偏向保護消費者、市場公平競爭有關。

難得一見的商標與公序良俗爭議。

30I(7)

智慧財產法院105年度行商訴字第38號行政判決(105.6.16)

「(二)主要爭執事項:
    本件當事人主要爭點厥在:1.系爭申請商標有無妨害公共秩
    序或善良風俗,而有商標法第30條第1 項第7 款之不得註冊
    事由?2.被告核駁系爭申請商標之處分,有無違反平等原則
    或逾越行政裁量範圍?
三、系爭申請商標有妨害公共秩序或善良風俗之虞:
    按妨害公共秩序或善良風俗者,不得為商標註冊,商標法第
    30條第1 項第7 款定有明文。所謂妨害公共秩序或善良風俗
    者,係指商標圖樣本身有妨害國家社會一般利益或社會一般
    道德觀念者而言(參照最高法院91年度判字第206 號行政判
    決)。因公共秩序或善良風俗為不確定之法律概念,故適用
    本條款之判斷,應就商標所呈現之文字或圖形,在申請註冊
    時有關背景、對社會經濟活動之影響等因素,為具體內容之
    考量。原告雖主張撿肥皂並無同性間發生性行為暗示或與霸
    凌之涵義,即無所謂妨害公序良俗之虞云云。然被告抗稱系
    爭申請商標之圖樣有弱者遭受強者性暴力之認知,給予他人
    負面感受或印象,致有妨害公序或良俗之虞等語。準此,本
    院應認定系爭申請商標是否妨害國家與社會生活之共同要求
    ,或違反國民之一般倫理與道德觀念,以認定系爭申請商標
    有無違反商標法第30條第1 項第7 款規定(參照本院整理當
    事人爭執事項1 )。
(一)撿肥皂源自軍隊與監獄之冒犯性及負面感受詞彙:
    撿肥皂依其字面意義固為拾取肥皂之意,惟依現今社會流行
    用法,其有沐浴時撿拾掉落地面之肥皂,恐遭受他人從背後
    性攻擊之意。因該詞彙源自於軍隊與監獄,通常係指男性強
    勢者對弱勢者之性暴力,屬於一個具冒犯性及有負面感受之
    詞彙。此有「撿肥皂」為檢索文字在Google知名搜尋引擎上
    搜尋所得之「撿肥皂(男性行為)- 百度百科」、「千萬不
    要彎腰撿肥皂- Giga Circle - 創作分享平台」、「法拉利
    姊《深蹲下去撿肥皂》神詞曝光網友狂讚跪求MV」等網頁資
    料附卷可稽(見原處分之商標核駁卷第32至60頁)。
(二)系爭申請商標圖樣呈現妨害公序或善俗之客觀涵義:
    本院審查系爭申請商標之撿肥皂圖樣可知,其為偏激、粗鄙
    及給予他人不快印象之文字與圖形組合,如附圖所示,有違
    反社會公共利益或一般道德觀念,明顯有被冒犯之負面感受
    或印象,為維護商標註冊之合法及正當性,足認系爭申請商
    標有妨害公共秩序或善良風俗者,自不得准予註冊。參諸商
    標除具有表彰商品或服務來源之功能外,亦有維護法律秩序
    、倫理道德、市場公平競爭、消費者利益等公益考量,自應
    法律明文限制違反公共秩序或善良風俗之商標註冊。職是,
    申請系爭註冊之商標圖樣所客觀傳達者,具有表達負面之印
    象,且有使人心生不快、厭惡或有被冒犯之感受,或有其他
    足以影響社會風氣之事由,而有妨害公共秩序或善良風俗者
    ,違反商標法第30條第1項第7款規定,應不准註冊。
(三)相關消費者有不快、厭惡或被冒犯之感受:
    原告雖主張系爭申請商標「撿肥皂設計字」圖樣字體,經特
    殊設計,賦予相關消費者活潑可愛之印象云云。惟系爭申請
    商標圖樣之中文「撿」字,具有類似臀部圖形化之設計,結
    合「肥皂」中文後,其整體商標圖樣,益徵相關消費者將其
    與強勢者對弱勢者之霸凌間產生聯想,核准其註冊,顯與商
    標法規範之目的未合。準此,將系爭申請商標指定使用於廣
    告、代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標
    經銷、商情提供、網路拍賣、為工商企業籌備商展服務、百
    貨公司、超級市場、便利商店、購物中心、郵購、電視購物
    、網路購物、為消費者提供商品資訊與購物建議服務、量販
    店、百貨商店、家庭日常用品零售批發、手工藝品零售批發
    、化粧品零售批發、化學製品零售批發及藥物零售批發等服
    務,有給予他人負面感受或印象。準此,就相關消費者之認
    知以觀,系爭申請商標使人心生不快、厭惡或被冒犯之感受
    ,而足以妨害國家社會一般利益或社會一般道德觀念,為妨
    害公共秩序或善良風俗之情事。
(四)認定商標文字或圖形之意涵應綜合判斷:
    原告固主張其成立撿肥皂工作室已有多年,其主要係以販售
    手工肥皂為主,均由原告親手製作,並經營Facebook粉絲專
    頁與相關消費者互動,從未有相關消費者反應有負面涵義。
    而國內辭典或字典,就撿肥皂亦無同性間發生性行為暗示或
    霸凌同義云云。然認定商標之文字或圖形意涵是否違反公共
    秩序或善良風俗時,除應考量字典定義外,亦需考量商標整
    體之設計、商品性質及指定商品之市場使用情形,並應立於
    一般社會大眾之角度考量,不得拘泥於申請人自身主觀之想
    法。系爭申請商標圖樣整體予人之印象,有直接傳達弱者遭
    受強者性暴力之負面感受,已如前述。參諸原告於PChome商
    店街撿肥皂工作室販賣商品,有以「零涼筋疾掰」、「甘林
    涼」等為商品之品名,此有網頁資料附卷可證(見原處分之
    商標核駁卷第61至62頁)準此,益徵系爭申請商標有妨害公
    共秩序或善良風俗之不得註冊情事。」

          智慧財產法院第一庭
             審判長法 官 陳忠行
                法 官 曾啟謀
                法 官 林洲富

                                   

2016年7月18日 星期一

(營業秘密 最高法院 秘密性) 宥全精密 v. 昌益金屬:金屬球塞加工圖紙及其上資訊,欠缺秘密性,非營業秘密。

最高法院104年度台上字第1838號民事裁定(104.9.30)

「本件上訴人對於原判決提起上訴,雖以該判決違
背法令為由,惟核其上訴理由狀所載內容,係就原審認定上訴人
提供之金屬球塞加工圖紙及其上記載之材質、管材規格、替代管
材、客戶代號、成品規格、模具編號、模具尺寸及擴束模等數據
資訊,或為委託代工客戶所應提供,或為內部管理辨識編號,或
為涉及管材加工二次成形業者依其經驗所輕易得知,均不具秘密
性,而非營業秘密法第二條所稱之營業秘密等取捨證據、認定事
實之職權行使,指摘其為不當,而未表明該判決所違背之法令及
其具體內容,暨依訴訟資料合於該違背法令之具體事實,並具體
敘述為從事法之續造、確保裁判之一致性或其他所涉及之法律見
解具有原則上重要性之理由,難認其已合法表明上訴理由。」

(營業秘密 競業禁止 定暫時狀態處分) 聯發科 v. 香港商鑫澤

最高法院104年度台抗字第905號民事裁定(104.11.29)

「本件相對人以再抗告人曾任職伊公司,離職後旋即至伊之競爭者
香港商鑫澤數碼股份有限公司(下稱香港商鑫澤)台灣分公司任
職,違反二年競業禁止約定,且有侵害伊營業秘密之虞,向智慧
財產法院(下稱智財法院)聲請定暫時狀態之處分,經該院裁定
命再抗告人於兩造間侵害營業秘密爭議之本案訴訟判決確定前,
不得利用、發表或洩漏相對人所有或持有之營業秘密,包括但不
限於:非一般涉及該類資訊所知之一切業務、財務、技術、生產
、銷售或其他方面有實際或潛在經濟價值之資訊,包括但不限於
相對人員工創作、開發,或相對人委託他人或與他人合作創造或
開發,或基於對價或其他事由而取得第三人之營業秘密(包括其
複製品、重製品、合成物、影本、抄本、節本及譯本);再抗告
人鄭國忠、徐祥哲、楊智翔依序於民國一○五年五月三十一日、
同年四月十九日、同年四月二十五日前不得任職香港商鑫澤及其
分支機構或關係企業。再抗告人不服,對之提起抗告。智財法院
合議庭以:相對人主張鄭國忠、楊智翔曾任職伊公司設計技術研
發本部之設計Sign-Off處,負責實體晶片驗證,徐祥哲則曾任職
於同部門之晶片實現二處,負責核心實體設計,三人離職後旋即
至競爭者香港商鑫澤台灣分公司任職,違反兩造簽定之聘僱契約
書第二章營業秘密二、5.6.及「聯發科技智權資訊保護規範提醒
」(下稱系爭提醒)第一、四條(點)暨離職/留停會簽單第一
、二點規定等情,業據提出聘僱契約書、人事資料表、系爭提醒
、離職/留停會簽單、公司登記資料及照片等件為證,再抗告人
復不否認兩造間有爭執之法律關係,堪認相對人對此已為釋明。
又聲請定暫時狀態之處分時,聲請人就其爭執之法律關係,為防
止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必
要之事實,應釋明之,智慧財產案件審理法第二十二條第二項前
段定有明文。所謂為防止發生重大之損害或避免急迫之危險,而
有保全必要之事實,參之前開規定之立法理由及智慧財產案件審
理細則第三十七條第三項(原裁定誤載為智慧財產案件審理法第
三十七條第二項)規定,法院應斟酌聲請人將來勝訴之可能性,
聲請之准駁對於聲請人或相對人是否造成無可彌補之損害,並應
衡量雙方損害之程度,及對公眾利益之影響。審酌再抗告人於任
職相對人公司期間,知悉、接觸或取得該公司機密資訊及營業秘
密之機會相當之高;香港商鑫澤與相對人間具業務競爭或為潛在
業務競爭關係之高度可能性;楊智翔於離職時,已預慮其有無法
履行競業禁止相關規定之可能,倘任再抗告人繼續任職於香港商
鑫澤或其關係企業,其競業禁止及保密義務之實現,顯有遭遇妨
害或有妨害之虞,對相對人造成無可彌補之損害。若准相對人之
聲請,再抗告人尚可至其他公司任職,且本件僅涉及私人間僱傭
契約爭議,與公益無涉,則相對人已釋明本件處分之必要性,其
聲請為定暫時狀態之處分,應予准許。惟禁止再抗告人為競業禁
止之行為,其所受無法工作之損害,分別以鄭國忠於香港商鑫澤
台灣分公司、楊智翔及徐祥哲於香港商鑫澤關係企業之香港商數
碼基建有限公司之月薪為基礎,計算自第一審裁定聲請執行之一
○四年五月初至一○五年五月三十一日、同年四月三十日依序為
新台幣一百九十六萬五千六百元、美金五萬四千九百九十二元、
美金八萬九千五百九十二元,爰為相對人供擔保之數額等詞,因
而廢棄第一審所為免供擔保,禁止再抗告人任職香港商鑫澤及其
分支機構或關係企業部分裁定,改裁定命相對人以上開金額分別
為再抗告人供擔保後,准為前開定暫時狀態之處分,並駁回再抗
告人其餘抗告,經核於法洵無違誤。再抗告人論旨略以:兩造間
競業禁止約款無代償措施,範圍浮濫,且屬定型化契約條款,顯
失公平,應屬無效云云,乃本案判決應解決之實體事項,非保全
程序中所得審究。至再抗告人所陳其他理由,係原法院認定相對
人已釋明有為定暫時狀態處分必要之事實當否問題,要與適用法
規是否顯有錯誤無涉。再抗告意旨,指摘原裁定不當,聲明廢棄
,非有理由。」       

(營業秘密 最高法院 假扣押)

最高法院105年度台抗字第34號民事裁定(105.1.15)

「本件相對人主張:伊前與再抗告人源源
成有限公司(下稱源源成公司)就「自行車電子變速器伺服系統
及人機操作介面」合作項目簽訂保密協議,並提供包括屬圖形著
作「電子變速器3D圖檔」之諸多技術資訊與營業秘密,詎源源成
公司及再抗告人威立特科技有限公司(下稱威立特公司)之實質
及登記負責人即再抗告人王玉柱,嗣表示其已將上開圖檔重製,
且據以申請專利而公開、洩漏予保密協議以外之威立特公司及訴
外人經濟部智慧財產局,顯已違反上開保密協議、營業秘密法、
著作權法等相關規定,致伊每年至少受有新台幣(下同)五百萬
元之損害,惟再抗告人堅拒賠償及協商,且渠等所有財產與伊損
害賠償之請求有所差距,如不施以假扣押,恐日後有不能強制執
行或甚難執行之虞等情,因向智慧財產法院聲請對再抗告人之財
產假扣押。案經該院司法事務官裁定駁回後,相對人不服,提出
異議,經該院法官以一○四年度民事聲字第一號裁定廢棄司法事
務官之處分,改准相對人供擔保後,得在再抗告人之財產五百萬
元範圍內為假扣押。再抗告人不服,對之提起抗告。原法院以:
相對人提出公司基本資料查詢、保密協議、電子郵件、電子變速
器設計說明、聲明書及照片等件,可認已就假扣押之請求為釋明
。另依相對人提出之建議後續協商內容、律師函,並參諸源源成
公司及威立特公司企業淨值,倘扣除易於提領及移轉之銀行存款
後,僅餘一百八十萬餘元,顯低於相對人請求之金額;王玉柱名
下之建物及土地,不得以未設定抵押權之同大樓不動產成交價格
,認定價值,至其存款、股票等皆屬易於移轉或處分之資產,堪
認相對人對於再抗告人現有財產非足以清償其債權,恐日後有不
能執行或甚難執行之虞之假扣押原因,已為相當之釋明,且其復
陳明願供擔保以補釋明之不足,是相對人聲請對再抗告人為假扣
押,並無不合等詞,因而維持第一審法官之裁定,駁回再抗告人
之抗告,經核並無適用法規顯有錯誤之情形。再抗告人再為抗告
,雖謂:相對人並未就假扣押之請求及原因為釋明云云,惟其所
陳再抗告理由,核屬原法院認定相對人已釋明假扣押之請求及原
因之事實當否問題,與原裁定適用法規是否顯有錯誤無涉,且亦
無所涉及法律見解具有原則上之重要性,其執以再為抗告,自屬
不應許可。」        

2016年7月17日 星期日

(專利 最高法院 設計專利 新穎特徵) 光陽公司Kymko Many v. 可愛馬公司Mony

最高法院104年度台上字第1775號民事判決(104.9.18)

「    主  文
原判決關於駁回(一)上訴人可愛馬科技股份有限公司對於命其除去
侵害被上訴人第D一三○九六八號新式樣專利權及回收銷毀上開
侵害專利權之物品;(二)上訴人對於命其連帶負擔費用將本案判決
主文欄關於侵害專利權部分登報之上訴,暨各該訴訟費用部分廢
棄,發回智慧財產法院。」

被上訴人主張:伊係新式樣第D一三○九六八號「機車(
九十五)」專利(下稱系爭專利)之專利權人,專利權期間自民
國九十八年九月二十一日起至一○九年十一月二十四日止;又係
註冊第○一三六四二二三號「KYMCO  MANY」及第○一
四七○五八一號「MANY」商標(圖樣分別如原判決附圖「下
稱附圖」十三編號一、二所示,下各以編號稱之,合稱系爭商標
)之商標權人,商標權期間依序自九十八年六月一日起至一○八
年五月三十一日止、一○○年九月一日起至一一○年八月三十一
日止。詎上訴人可愛馬科技股份有限公司(下稱可愛馬公司)未
經伊同意或授權,製造販售與系爭專利外觀相同之CHT-○○
八「Mony」電動自行車(下稱系爭產品),落入系爭專利申
請專利範圍,且於該產品前面板及車體側蓋使用「Mony」字
樣,與系爭商標構成近似,足使消費者產生混淆誤認,經伊發函
通知後,可愛馬公司仍未停止販賣,顯有侵害系爭專利權及商標
權之故意,上訴人鄭丞宏係可愛馬公司之負責人,自應與該公司
負連帶賠償責任等情。爰依九十二年二月六日修正公布、九十三
年七月一日施行之專利法(下稱九十二年專利法)第一百二十九
條準用第八十四條第一項、第三項,九十二年五月二十八日修正
公布、同年十一月二十九日施行之商標法(下稱九十二年商標法
)第六十一條、第六十三條第一項第三款、第六十四條,公司法
第二十三條第二項規定,求為命(一)可愛馬公司不得自行或使他人
製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口系爭產品
及任何侵害系爭專利之物品,如已製造、販賣、使用者,應即回
收銷毀之;不得繼續於系爭商標之商標註冊證所載之商品或服務
上使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣,如已製造、販賣、使
用者,應即回收銷毀之。(二)上訴人連帶給付新台幣(下同)一千
四百九十萬元,及其中一百六十五萬元自一○一年三月十三日起
、另一百六十五萬元自同年七月二十一日起、其餘一千一百六十
萬元自同年十一月十五日起加計法定遲延利息;連帶負擔費用將
本案判決書之標題、案號、當事人欄、案由欄及主文,登載於蘋
果日報第一版報頭下一日之判決,並於原審擴張聲明,請求上訴
人連帶給付三百零二萬七千七百三十六元,及加付自一○二年七
月二日書狀送達翌日起算之法定遲延利息。
上訴人則以:被證二、三、續上證二分別及與被證一二、一五、
一六、一七、上證二至五之組合可證明系爭專利不具新穎性、創
作性,有撤銷之原因,且系爭產品與系爭專利視覺設計整體並不
相同或近似,自未落入系爭專利申請專利範圍。縱可愛馬公司侵
害系爭專利,惟系爭產品已於一○一年一月改款九百台,該部分
不得計入侵害商品之件數,且應以淨利計算損害賠償金額。又編
號一商標與「Mony」圖樣整體上有所差異,二者亦不相同或
類似,而系爭產品既於編號二商標一○○年九月一日註冊公告前
之九十九年八月間上市銷售,係善意使用「Mony」圖樣,依
九十二年商標法第三十條第一項第三款規定,自不受系爭商標效
力所拘束等語,資為抗辯。
參加人則陳稱:因系爭專利之舉發案尚未審定,就專利之有效性
無法表明參加何造之訴訟,及為何聲明或陳述。
原審以:被上訴人為系爭專利之專利權人,專利權期間自九十八
年九月二十一日起至一○九年十一月二十四日止;復為系爭商標
之商標權人,編號一、二商標權期間依序自九十八年六月一日起
至一○八年五月三十一日止、一○○年九月一日起至一一○年八
月三十一日止,指定使用於附圖十三所示之「電動機車及其零組
件…電動自行車及其零組件…」等商品,可愛馬公司則自九十九
年八月迄今,製造、販賣系爭產品,並於產品上標示「Mony
」圖樣等事實,為兩造所不爭。查系爭專利係作為一種二輪交通
運輸工具,為有關於一種機車外觀設計,其外觀整體為一種融合
圓與方的復古型及加入流線元素的意象,車型屬輕型及小型化設
計。在車型設計上具有方中帶圓的大燈,在前面板的中央飾板則
以弧形變形蟲型態呈現,下半部之中間部分加入圓形的位置燈設
計,前方向燈以幾何形做變化,以搭配前位置燈的圓形配置。坐
墊為平躺式設計,後車體的部分則以橄欖形作基調,尾部則略為
下垂之設計。後燈組則以變形幾何形配合前面板的方向燈配置,
而後車體左邊的空氣濾淨器設計成備胎狀的圓形,車體從後視圖
觀之,呈一凸型的設計,除後扶手外,尚有一裝飾用之空間,如
是形成本車展現復古、輕型之新穎外觀設計,如附圖一所示。經
排除功能性設計,系爭專利視覺性設計特徵為:車頭把手組具
有一圓形的車頭大燈設計,並使該車頭燈及把手組概呈連續弧線
輪廓造型,其輪廓上緣弧線與該圓形車頭大燈形成同心圓弧設計
,其輪廓下緣弧線由兩側把手向前面板向下延伸呈瓶頸曲線。
前面板為一弧曲面造型,具有一中央飾板,其上部中間呈現一弧
形變形蟲型態之裝飾造型設計,該弧形變形蟲型態概呈一封閉長
滴水狀之輪廓,中央飾板之下部中間具有一圓形的位置燈設計。
前方向燈呈弧邊三角形,係設於接近前面板弧曲彎折面之兩側
處,後方向燈亦以弧邊三角形配合前面板的方向燈配置。後車
體左右側蓋為橄欖形並略呈下垂狀,分別由其兩側蓋底緣處向上
並向車體尾端橫向延伸一L形弧稜脊狀之裝飾造型設計。又系爭
產品與系爭專利均屬二輪交通運輸工具,僅動力來源有所差異,
為近似物品。比對二者,排除使用中無法目視之機車底部、習知
之造型及功能性設計後,系爭產品之車頭把手組之輪廓概呈連續
弧線,其把手蓋上緣向上弧凸處與大燈之上緣相疊處亦形成同心
圓之意象,下緣向下延伸呈瓶頸曲線,車頭把手組、車燈及蓋體
之造型與系爭專利之同區造型應近似;除長寬略有不同,整體面
板之視覺感與系爭專利極為近似;坐墊為平躺式,腳踏板連接前
面板下緣並橫向延伸至後車體,與其鰭狀造型的中央蓋板接合,
後車體突出之側蓋為橄欖形,表面具橫置L形稜脊,後車體尾部
背板表面設有一突出後燈,後燈兩側亦具有弧邊三角形之後方向
燈,由車體後方觀之,車背板係呈一凸字形設計,與系爭專利極
為近似,足認系爭產品整體視覺性設計與系爭專利構成近似,且
包含系爭專利之新穎特徵,上訴人復未主張「禁反言」及「先前
技藝阻卻」事由,故系爭產品落入系爭專利申請專利範圍。至系
爭產品主觀之設計創作概念(馬匹概念),與系爭專利機車或系
爭產品之整體視覺性特徵是否構成普通消費者混淆誤認無涉,而
「尾箱」之造型特徵,不致影響消費者對系爭專利或系爭產品整
體外觀之視覺印象,尾牌則為機車上路時所必須掛置,縱將之列
入整體比對,亦不影響使普通消費者混淆誤認之結果。另訴外人
鄭漢騰於一○○年十月取得新式樣第D一四二三九七號專利(下
稱另案專利),於本件不生影響。上訴人所提上證二至四為系爭
專利公開或公告在後之文獻資料,不能作為先前技藝,而被證二
、三、續上證二不足以證明系爭專利不具新穎性,另被證二、三
、一二、一五至一七、續上證二、上證二至五之組合不足以證明
系爭專利不具創作性。故被上訴人依九十二年專利法第一百二十
九條準用第八十四條第一項、第三項規定,請求可愛馬公司不得
自行或使他人製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而
進口系爭產品及任何侵害系爭專利之物品,如已製造、販賣、使
用者,應即回收銷毀之,洵屬正當,應予准許。次查,編號一商
標係由英文文字「KYMCO」與「MANY」上下排列組合而
成,二字均具有顯著性,且各具辨識性,與「Mony」之外觀
、讀音固有差異,惟整體傳達之觀念仍有致消費者產生誤認,其
近似程度不低;編號二商標「MANY」與之僅有字母大小寫及
一字母之差異,外觀相仿、讀音相去非遠,普通消費者可能有所
混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源,應
構成高度近似,並使用於相同或類似商品,被上訴人為先權利人
,多角化經營之情形明顯,且上訴人於編號一商標經核准公告,
被上訴人進行廣泛行銷宣傳後,始仿效之,自非善意,被上訴人
主張該「Mony」圖樣有致消費者混淆誤認之虞,應為可採,
且上訴人不得抗辯善意使用。可愛馬公司既侵害系爭商標之商標
權,被上訴人依九十二年(原判決誤為九十九年)商標法第六十
一條規定,請求可愛馬公司不得繼續於系爭商標之商標註冊證所
載之商品或服務上使用相同或近似系爭商標之文字或圖樣,如已
製造、販賣、使用者,應即回收銷毀之,亦屬有據,應予准許。
而鄭丞宏係可愛馬公司之負責人,有公司登記資料查詢可稽,其
產銷系爭產品,侵害系爭商標權,致被上訴人受有損害,應依公
司法第二十三條第二項規定,與可愛馬公司負連帶賠償責任。上
訴人陳稱其前受領二四九○張電動自行車審驗合格標章,為被上
訴人所是認,經兩造會同清點後,僅持有五五張,可推論可愛馬
公司已製造、販賣二四三五台。至一○一年後變更之審查單位財
團法人車輛安全審驗中心於同年十月八日函覆第一審就系爭產品
核發九○○張合格標章,上訴人空言抗辯該九○○台已改款,未
侵害系爭專利,則不足採。另該中心函覆原審謂可愛馬公司曾於
一○一年十一月二十六日申請取得三○○張合格標章,上訴人復
拒絕提出所持剩餘之標章,應認被上訴人主張可愛馬公司於一○
一年十月八日後繼續製造販賣系爭產品三○○台,合計為二七三
五台。依九十二年商標法第六十三條第一項第三款但書規定,本
件查獲之系爭產品超過一千五百件,以總數二七三五台,按平均
單價一萬六千七百三十三元或按被上訴人所提公證書所載零售單
價二萬九千八百元計算,分別為四千五百七十六萬四千七百五十
五元、八千一百五十萬三千元,均逾被上訴人請求之一千七百九
十二萬七千七百三十六元,且無須酌減,是被上訴人依上開規定
,請求上訴人連帶給付一千四百九十萬元及其中一百六十五萬元
自起訴狀繕本送達翌日即一○一年三月十三日起、另一百六十五
萬元自民事訴之聲明更正聲請暨準備書(三)狀繕本送達翌日即同年
七月二十一日起、其餘一千一百六十萬元自同年十一月十五日起
,均至清償日止,按年息百分之五計算之利息,並於原審擴張聲
明請求上訴人連帶給付三百零二萬七千七百三十六元,及自一○
二年七月二日書狀送達翌日即同年月四日起至清償日止,按年息
百分之五計算之利息,均屬有據,應予准許。再審酌被上訴人為
知名企業,可愛馬公司仿效其產品外型及商標而製造、販賣侵權
物品等情,被上訴人依九十二年商標法第六十四條、公司法第二
十三條第二項規定,請求上訴人連帶負擔費用將本件判決書之標
題、案號、當事人欄、案由欄及主文,登載於蘋果日報第一版報
頭下一日,亦屬有據等詞,為其心證之所由得,因而維持第一審
所為上訴人敗訴部分之判決,駁回其該部分上訴,另就被上訴人
請求可愛馬公司不得繼續於編號一商標之註冊證所載之商品或服
務上使用相同或近似該商標之文字或圖樣,如已製造、販賣、使
用者,應即回收銷毀部分,廢棄第一審所為其敗訴之判決,改判
如其聲明,並依被上訴人之追加,判命上訴人連帶給付三百零二
萬七千七百三十六元本息。
關於廢棄發回(即被上訴人請求可愛馬公司不得自行或使他人製
造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口系爭產品及
任何侵害系爭專利之物品,如已製造、販賣、使用者,應即回收
銷毀;上訴人連帶負擔費用將本案判決主文關於侵害專利權部分
登載於蘋果日報)部分:
依專利侵害鑑定要點下篇貳、第三章、第二節、一及四(五)規定,
比對、判斷新式樣專利之視覺性設計整體與待鑑定物品是否相同
或近似,應從普通消費者之選購商品觀點,並依圖面所揭露之點
、線、面再構成三度空間形體,而以圖面所揭露之形狀、花紋、
色彩所構成的整體視覺性設計為比對。且以新式樣範圍中主要部
位之設計特徵為重點,再綜合其他次要部位之設計特徵,構成整
體視覺性設計統合的視覺效果,考量所有設計特徵之比對結果,
予以客觀綜合判斷。查訴外人鄭漢騰已取得另案專利,乃兩造所
不爭,嗣被上訴人以該專利有違核准時專利法第一百十條第四項
及第一百十一條規定,提起舉發,經參加人為舉發不成立之處分
(見原審卷一第三二○至三二二頁之舉發審定書)。而依附圖二
之一、二之二所示,系爭產品前面板對稱繪有由外側上方向中央
飾板下方彎弧之弧線,似與另案專利圖面相仿,且該圖面之車體
後方有置物箱,箱前側面形成半圓弧面造型(同上卷第三二四至
三二七頁之專利公報),倘可愛馬公司稱系爭產品之尾箱業經被
上訴人拆除乙情非屬子虛,則該產品似具有另案專利之新穎特徵
。果爾,此新穎特徵若為系爭專利所無,得否僅因系爭產品與系
爭專利之新穎特徵近似,而謂其構成整體視覺性設計之視覺效果
與系爭專利近似,非無再推求之餘地。乃原審未遑詳予比對究明
,遽以系爭產品縱將「尾箱」列入與系爭專利整體比對,亦不影
響其與系爭專利新穎特徵近似,致普通消費者混淆誤認之結果,
且將系爭產品前面板所繪上開弧線恝置不論,而為上訴人不利判
斷,自屬可議。次查,新式樣專利之被侵害人於勝訴判決確定後
,始得聲請法院裁定將判決書全部或一部登報,其費用由敗訴人
負擔,此觀九十二年專利法第一百二十九條、第八十九條規定即
明。準此,被上訴人請求上訴人連帶負擔費用,將本件判決書之
主文關於侵害系爭專利權部分,登載於蘋果日報第一版報頭下一
日,其請求權基礎為何?應予推闡明晰。原審未就此行使闡明權
,逕於被上訴人獲勝訴判決確定前,為上訴人此部分敗訴之判決
,亦有違誤。上訴論旨,指摘原判決關此不利於己部分為不當,
求予廢棄,非無理由。
關於駁回上訴(即被上訴人請求可愛馬公司不得繼續於系爭商標
之商標註冊證所載之商品或服務上使用相同或近似系爭商標之文
字或圖樣,如已製造、販賣、使用者,應即回收銷毀之;上訴人
連帶給付一千七百九十二萬七千七百三十六元本息、連帶負擔費
用將本案判決書之標題、案號、當事人欄、案由欄及主文關於侵
害系爭商標權部分,登載於蘋果日報)部分:
原審就此部分,以上述理由,為上訴人敗訴之判決,經核於法並
無違背。按取捨證據、認定事實屬於事實審法院之職權,若其採
證、認事不違背法令及經驗法則、論理法則或證據法則,即不許
任意指摘其為不當,以為上訴理由。又原審就侵害系爭商標部分
,未命參加人參加訴訟,無上訴人所指逕列為被上訴人之參加人
之違誤。上訴論旨,執此及原審採證、認事之職權行使,指摘原
判決此部分為不當,聲明廢棄,非有理由。」
 

(專利 最高法院 專利授權契約 專利無效抗辯 給付不能 解除契約) 騵創科技公司 v. 陞達科技公司:被授權人得在專利授權契約訴訟中抗辯專利無效,解除契約。

最高法院104年度台上字第2016號民事判決(104.10.22)

上訴人起訴主張:兩造於民國九十八年一月十五日簽立技
術轉移及授權契約(下稱系爭契約),約定伊將授權標的即「Ma
gnetic Positioning Pointing Stick (磁性位置指向桿)具有
之我國新型證書號碼 M三二八○三四號(下稱系爭我國專利)與
中國大陸新型證書號碼一○九二○三一號(下稱系爭大陸專利)
之專利權(合稱系爭專利)及專利技術移轉,或是以磁場及磁場
感測器做為座標定位之指向桿的結構或裝置」,授予被上訴人使
用。被上訴人除於九十九年三月三十一日展示包含使用系爭專利
的產品外,並表示利用系爭專利之觸控棒(Touch Stick )產品
已進入最後開發階段,可見伊已依系爭契約內容履行,被上訴人
亦為使用,竟未支付任何權利金,亦未依約按月提供銷售報表,
致伊無從得知其每月銷售數量,經伊催告亦置之不理等情,爰依
系爭契約第3.1 條約定,聲明求為命被上訴人給付美金(下同)
九十七萬五千元並加計法定遲延利息之判決。
被上訴人則以:兩造簽約後,上訴人未交付系爭契約附件A之相
關物品、資料(下稱A資料),並無技術移轉事實,且其技術無
法實施,伊投入相當經費及人力開發,亦無法達到「鼠標」應有
之功能。另系爭專利缺乏新穎性及進步性,不符合專利之要件,
無從作為授權標的,足認系爭契約係以不能之給付為標的,應屬
無效。縱認有效,亦經伊先後於九十八年二月三日、一○○年五
月六日或於訴訟進行中為解除、終止之意思表示,上訴人自不得
請求授權金等語,資為抗辯。
原審審理結果,以:一上訴人主張兩造於九十八年一月十五日簽
立系爭契約,約定由其將系爭授權標的授予被上訴人使用,被上
訴人迄今未曾給付授權金等情,為被上訴人所不爭執,堪信為真
實。系爭我國專利及大陸專利之申請人雖分別為訴外人正欣科技
有限公司及張永欣,惟彼等於九十七年十一月二十七日將之讓與
予上訴人之法定代理人湯沛霖,湯沛霖再於同年十二月二十九日
讓予上訴人,可認兩造於九十八年一月十五日訂立系爭契約時,
上訴人就系爭專利有授權權限。惟其依系爭契約第1.2 條約定,
負有交付A資料之義務,而依其提出之附件A所示,其於九十八年
一月十九日尚有同附件編號4、5、11、17、23及24所示項目未交
付,編號19雖勾選已交付,然於備註欄註明「待商議」,足徵尚
未全部交付。上訴人雖抗辯已於簽約後一個月內交付全部資料,
另兩造約定編號19無須交付云云,惟所舉證人楊博雄、穆衍東、
湯沛霖之證詞,均無從採為有利之證明,難認其已履行給付義務
。二被上訴人抗辯系爭專利申請專利範圍第一至十二項不具進步
性,有應撤銷之原因,業據提出舉發證據1至3為證,雖於原審
始提出該證據,但其於第一審即主張系爭專利有撤銷之原因,依
卷內證據資料,尚難認其係意圖延滯訴訟,或因重大過失逾時始
提出新證據,上訴人援引智慧財產案件審理細則第三十三條規定
,認法院不得審酌上開證據,尚無可採。三茲就系爭我國專利有
無應撤銷之事由,說明如下:(一)系爭專利申請專利範圍:係一種
方向選擇裝置 (1),包括一基座 (11) ,其係具有一中空之容置
部 (11a)的殼體結構,且頂端具有一垂直貫通該容置部 (11a)的
一開口 (11b);一彈性構件 (13 ),其係一彈性結構體,且該彈
性構件 (13)係周圍固設於該基座 (11)對應該容置部 (11a)的內
表面;一移動件 (14),其係設置於該彈性構件 (13)上的一柱狀
體,該移動件 (14)頂端係貫穿該開口 (11b);一磁性元件 (15)
,其係設置於該移動件 (14) 底部且具有磁力場的元件;以及一
磁力感測器 (16),其係設置於對應該磁性元件 (15)底部的一磁
力場分佈感測裝置,主要圖面如原判決附圖(下稱附圖)1 所示
。共計十二項,其中第一項為獨立項(下稱第一項),其餘項次
(以下均僅以項次稱之)為附屬項。(二)舉發證據1 係西元二○○
四年六月二十四日公開之美國第US2004/0000000A1號專利案,舉
發證據2 係西元二○○四年七月一日公開之我國第二○○四一一
五三○號專利,其公開日均早於系爭專利申請日,可為系爭專利
相關之先前技術。以之比對系爭專利:1.證據1 證明第一項不具
新穎性:證據1圖式第7圖之「front surface of cabinet」、「
the rubber sheet 3」、「the center key 1」、「the magnet
2」、「the Hall element7」已依序揭露第一項之「一基座,其
係具有一中空之容置部的殼體結構,且頂端具有一垂直貫通該容
置部的一開口」、「一彈性構件,其係一彈性結構體,且該彈性
構件係周圍固設於該基座對應該容置部的內表面」、「一移動件
,其係設置於該彈性構件上的一柱狀體,該移動件頂端係貫穿該
開口」、「一磁性元件,其係設置於該移動件底部且具有磁力場
的元件」、「以及一磁力感測器,其係設置於對應該磁性元件底
部的一磁力場分佈感測裝置」之技術特徵(比對如附圖2 所示)
。證據1 既已揭示第一項之所有技術特徵,足證該項不具新穎性
。又第一項未限定「容置部」係用以容納其他構件之空間,亦未
限定「彈性構件」的外環具有彎折結構,上訴人執以爭執二者不
同,尚無可採。2.舉發證據1 證明第二項不具新穎性:第二項係
依附於第一項,就第一項再進一步界定,其技術特徵自包含所依
附之第一項所有技術特徵,而證據1 可證明第一項不具新穎性,
證據1圖式第7圖之「the second PCB 9」復已揭示第二項之「其
中進一步包括一電路板,該電路板係設置於該基座底部並對應該
移動件」技術特徵(如附圖2所示),舉發證據1既已揭示第二項
之所有技術特徵,足證該項亦不具新穎性。又第二項未限定僅具
有一電路板,上訴人辯稱第二項僅有一電路板,證據1 有二個電
路板,二者不同云云,亦無足取。3.舉發證據1 證明第三項不具
新穎性:第三項係依附於第二項,就第二項之技術特徵再進一步
界定,自包含第二項所有技術特徵,舉發證據1 既可證明第二項
不具新穎性,且該證據圖式第7 圖「the Hall element 7」已揭
示第三項之「其中該磁力感測器係進一步包括複數個霍爾元件,
該些霍爾元件係佈置於該電路板中」技術特徵(如附圖2 所示)
,可認舉發證據1 已揭示第三項之所有技術特徵,自不具新穎性
。上訴人雖稱第三項之「霍爾元件」係設置於連接有「開關裝置
」之電路板上,而舉發證據1 之「霍爾元件」與「開關裝置」設
置於不同電路板,二者不同云云。但第三項未界定「開關裝置」
,僅限定「霍爾元件」設置於電路板上,所辯尚無可採。4.舉發
證據1 不能證明第四項不具新穎性,但可證明不具進步性:第四
項技術特徵為「如第二項所述之方向選擇裝置,其中進一步包括
一磁力訊號處理裝置,且該磁力感測器與該磁力訊號處理裝置係
設置於該電路板中,該磁力感測器係電氣連接該磁力訊號處理裝
置,該磁力訊號處理裝置係轉換該磁力感測器所感測之磁力場分
佈資料並輸出一對應該移動件位移的電氣資料」。即「磁力感測
器」及「磁力訊號處理裝置」設置於同一「電路板」中,而舉發
證據1 並未明確指出其計算區101及移動命令產生區102之「磁力
訊號處理裝置」設置何處,僅以圖3(b)流程圖表示計算區101 及
移動命令產生區102,且舉發證據1具有二個電路板,故計算區10
1及移動命令產生區102之「磁力訊號處理裝置」自有可能與「磁
力裝置」設置於不同電路板,故未能以之證明第四項不具新穎性
。但舉發證據1 之3(b)圖已揭示與磁力感測器之「複數個霍爾元
件 (7a,7b,7c,7d) 」電氣連接至「計算區 (101)」再電氣連接
至「移動命令產生區 (102)」,段落[0066] 已揭示「移動命令
產生區(102)」產生並輸出一對應「磁性元件(2)」之移動方
向與移動量的移動控制訊號,是舉發證據1 之「計算區」、「移
動命令產生區」所揭示其與霍爾元件之磁力感測器電氣連接且轉
換該霍爾元件所感測之磁力資料轉換輸出一對應移動方向與移動
量的電氣資料,即已揭示第四項「磁力訊號處理裝置」技術特徵
。又第四項之「磁力感測器」及「磁力訊號處理裝置」設置於同
一「電路板」中,舉發證據1 雖未明確指出其計算區及移動命令
產生區之「磁力訊號處理裝置」設置何處,且具有二個電路板,
惟「單層電路板」、「雙層電路板」或「多層電路板」均為電子
裝置業界的通常知識,且舉發證據1第4圖另一實施例亦揭示採用
「單層電路板」,則系爭專利所屬電子裝置技術領域中具有通常
知識者,參考舉發證據1 所揭露二個電路板之技術,應能將之轉
換應用於「單層電路板」中,顯能輕易完成第四項之「磁力感測
器」及「磁力訊號處理裝置」設置於同一「電路板」中之技術,
堪認第四項不具進步性。上訴人雖主張第四項僅使用一個電路板
,無舉發證據1 使用二個電路板所產生電路板間電連接的相關問
題云云,但證據一第4 圖既揭示另一採用「單層電路板」之實施
例,上訴人所辯即非可採。5.舉發證據1 證明第八項不具新穎性
:第八項係依附於第一項,包含第一項所有技術特徵;另舉發證
據1段落[0058]揭示:輸入裝置具有一金屬彈片(5)其係為一對
應滑動鍵(1)設置且可偵測滑動鍵(1)朝向殼體內部路徑方向
進行按壓的開關,段落[0060] 揭示:上述金屬彈片(5)具有彈
片狀導電板及線路圖案,並且當滑動鍵(1 )被按壓,按壓元件
(4)會在向第一印刷電路板(8) 之方向施予一力至彈片狀導電板(
5a),該導電板會變形,且其中央則會接觸線路圖案(5b),如
此金屬彈片(5)具有兩種不同狀態,以偵測滑動鍵(1)的按壓
。可見已揭示第八項「如第一項所述之方向選擇裝置,進一步包
括一開關裝置,該開關裝置係一按壓式的觸發訊號產生裝置,且
該開關裝置係可設置於對應該移動件的位移路徑處,並由該移動
件選擇該開關裝置為觸發狀態或非觸發狀態」之技術特徵。上訴
人雖稱第八項之「壓摯部」係設置於「開關裝置」,舉發證據 1
之壓摯部4 係設置於橡膠片材,二者並不相同云云。惟第八項未
界定「壓摯部」僅限定「開關裝置」設置於對應「移動件」的位
移路徑處,尚難以之指二者有異。6.舉發證據1 不能證明第九項
不具新穎性,但可證明不具進步性:第九項係依附於第八項,其
內容為「如第八項所述之方向選擇裝置,其中進一步包括一電路
板,該電路板係設置於該基座底部並對應該移動件;該磁力感測
器係進一步包括複數個霍爾元件,該些霍爾元件係佈置於該電路
板中;以及該開關裝置係設置於該電路板並對應該移動件的位移
路徑,且該彈性構件垂直方向的容許性變形量係足以讓該方向選
擇裝置之移動件的位移路徑接觸並觸發該開關裝置」。其「磁力
感測元件」係設置於連接有「開關裝置」之電路板上,舉發證據
1 之「磁力感測元件」與「開關裝置」則係設置於不同電路板,
二者不同,難謂不具新穎性。但如前述,「單層電路板」、「雙
層電路板」或「多層電路板」均為電子裝置業界的通常知識,且
證據1第4圖已揭示另一採用「單層電路板」之實施例,則系爭專
利所屬電子裝置技術領域中具有通常知識者,參考舉發證據1 所
揭露「磁力感測元件」與「開關裝置」設置於不同電路板之技術
,必能將之轉換應用於「單層電路板」中,顯能輕易完成第九項
之技術特徵,堪認不具進步性。上訴人以舉發證據1 較系爭專利
多一塊電路板及樹脂片,成本較高,且第九項使用一個電路板,
亦不產生電路板間電連接的相關問題等語為辯,均無可取。7.舉
發證據1 足以證明第十、十一項不具新穎性:第十項係依附於第
一項,就第一項之技術特徵再進一步界定,自包含第一項所有技
術特徵;第十一項則依附於第十項,舉發證據1 可證明第一項不
具新穎性,舉發證據1圖式第7圖「the rubber sheet 3」、段落
[0056]揭露:「橡膠片材 (3),其係為一薄片形狀的元件,並以
高彈性材料製成,例如:矽膠。業已揭示第十項之彈性構件係一
橡膠材質所構成的彈性結構、第十一項彈性構件係一薄膜體結構
之技術特徵(比對如附圖2 所示),足以證明第十、十一項不具
新穎性。8.舉發證據1 不能證明第十二項不具新穎性,但可證明
不具進步性:第十二項內容為「如第一項所述之方向選擇裝置,
其彈性構件係包括數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體,且該彈性
構件之機構形態係具有水平以及垂直彈性作用的機構,該彈性構
件的周邊係固設於該基座之容置部中」。係就第一項之「彈性構
件」進一步界定為「數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體」,舉發
證據1 之「彈性構件」則為「橡膠片材」,可見二者不同,難謂
第十二項不具新穎性。但舉發證據1圖式9、10圖所示之「橡膠片
材」(rubber sheet 3)具有水平以及垂直彈性作用,已教示利
用彈性材料以達成水平垂直彈性作用之功效,則系爭專利所屬技
術領域中具有通常知識者,參考舉發證據1 之揭露,當有動機利
用各種形狀的彈性材料達成水平垂直之彈性作用,顯能輕易完成
第十二項所稱之「數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體」之技術特
徵,足以證明本項不具進步性。上訴人雖主張舉發證據1 為片狀
橡膠片材,而系爭專利彈性構件為桿狀彈性結構體,成本花費較
小云云。惟系爭專利說明書僅提及彈性構件可為「彈性構件 (13
)係由一彈性膜水平設置於該基座 (11)之容置部 (11a)下方」亦
或「彈性構件 (13')係由數個沿徑向延伸的桿狀彈性結構體」,
完全未說明「彈性膜 (13)」與「桿狀彈性結構 (13') 」之間的
差異,可知「彈性膜」與「桿狀彈性結構」間的置換為系爭專利
所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成,所辯難以憑採。
9.舉發證據1 及通常知識之組合證明第五項不具進步性:第五項
為「如第四項所述之方向選擇裝置,其中進一步包括一介面裝置
,該介面裝置係電氣連接該磁力訊號處理裝置的一資料傳輸介面
,並依據一資料傳輸協定轉換該磁力訊號處理裝置所輸出的電氣
資料,且輸出以該資料傳輸協定定義的電氣資料」。而系爭專利
說明書第五頁先前技術第一段記載「習知方向選擇裝置係使用於
電腦、手機、PDA 等電子裝置中,用以作為於游標控制的輸入器
或是作為選單式操作介面控制的輸入器。通常這類方向選擇裝置
一般的產品型態是滑鼠、軌跡球或是電子裝置上的方向鍵,且其
係透過許多『機械構造』達到方向的選擇與控制,以至於這樣的
方向選擇裝置體積較大,不利於目前電子產品可攜性以及小型化
的需求」等語,可知習知之方向選擇器必然包含「一介面裝置,
該介面裝置係電氣連接該『機械構造』訊號處理裝置的一資料傳
輸介面,並依據一資料傳輸協定轉換該『機械構造』訊號處理裝
置所輸出的電氣資料,且輸出以該資料傳輸協定定義的電氣資料
」,否則滑鼠、軌跡球或是電子裝置上的方向鍵將無法將其控制
訊號輸出。另先前技術第二段記戴「另外,也有使用力回饋的方
向選擇裝置,這類技術是透過使用者施加『壓力』的方向,作為
辨別輸入方向的判斷依據。然而,由於使用者必須非常靈敏地施
加壓力,才能靈活地操作方向控制,導致一般使用者不一定能適
應這樣的操作方式」,可知習知之方向選擇器必然包含「一介面
裝置,該介面裝置係電氣連接該『壓力』訊號處理裝置的一資料
傳輸介面,並依據一資料傳輸協定轉換該『壓力』訊號處理裝置
所輸出的電氣資料,且輸出以該資料傳輸協定定義的電氣資料」
,否則力回饋的方向選擇裝置將無法將其控制訊號輸出。再者,
第五項係依附於第四項,就第四項之技術特徵再進一步界定,而
舉發證據1 足以證明第四項不具進步性,已如前述,且系爭專利
所屬技術領域中,「一介面裝置,該介面裝置係電氣連接該訊號
處理裝置的一資料傳輸介面,並依據一資料傳輸協定轉換該訊號
處理裝置所輸出的電氣資料,且輸出以該資料傳輸協定定義的電
氣資料」係屬通常知識,準此,系爭專利所屬技術領域中具有通
常知識者,基於舉發證據1 及通常知識之組合,顯可輕易完成第
五項之技術特徵,故第五項不具進步性。10.舉發證據1 及舉發證
據2 之組合可證明第六、七項不具進步性:第六項為「如第五項
所述之方向選擇裝置,其中該介面裝置係具有特定的通訊協定之
訊號傳輸介面以及電力傳輸介面」。第七項為「如第六項所述之
方向選擇裝置,其中該介面裝置係符合通用串列傳輸協定之介面
,並進一步包括一連接器,該連接器係通用串列傳輸協定所定義
的連接器結構」。依系爭專利說明書第五頁之新型所屬之技術領
域所載,系爭專利係方向選擇裝置之技術領域,因此,不論滑鼠
、軌跡球或電子裝置上的鍵盤等方向選擇裝置,該裝置本體以及
該裝置與電子裝置訊號傳輸介面之相關技術皆屬於系爭專利之技
術領域,是舉發證據1 之「input device and mobile terminal
」、舉發證據2 之「具儲存資料功能的滑鼠」等關於方向選擇裝
置本體之相關先前技術,皆屬系爭專利之技術領域,故系爭專利
所屬技術領域中具有通常知識者,皆有動機參考該二證據所揭示
之技術,以解決系爭專利申請前習知技術所遭遇之問題,足徵該
二證據之組合對於通常知識者而言應屬明顯。又舉發證據2 第七
頁記載:「處理器222利用其內的USB連接埠…」,而USB 傳輸介
面即具有特定的通訊協定之訊號傳輸介面以及電力傳輸介面,且
USB 傳輸介面即包含一通用串列傳輸協定所定義的連接器結構,
此為系爭專利所屬技術領域中之通常知識,是系爭專利技術領域
具有通常知識者,依該證據2 之揭露,顯可輕易完成第六項、第
七項之技術特徵,足認不具進步性。承上,上訴人未依約交付A
資料,被上訴人於一○○年五月六日為解除契約之意思表示,已
非無據,況系爭專利不具進步性,有應撤銷之事由,被上訴人亦
得依民法第三百四十七條準用同法第三百五十條、第三百五十三
條權利瑕疵擔保之規定,依債務不履行之規定解除契約。被上訴
人已於一○二年十二月十一日當庭以此事由為解除系爭契約之表
示,應認系爭契約已溯及消滅。則上訴人依系爭契約約定,請求
被上訴人給付自九十九年四月起至一○○年二月止之授權金九十
七萬五千元及其遲延利息,即有未合,不應准許。爰廢棄第一審
所為上訴人勝訴之判決,改判駁回上訴人之訴,經核於法並無違
誤。
按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者,法院
應就其主張或抗辯有無理由自為判斷。法院認有撤銷、廢止之原
因時,智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。此
觀智慧財產案件審理法第十六條規定自明。系爭我國專利雖未經
專責機關即經濟部智慧財產局撤銷確定,但被上訴人就該專利之
有效性為爭執,原審亦合法認定該專利不具新穎性、進步性,有
應撤銷之原因,則於兩造間,被上訴人自得主張該專利權不存在
,構成給付不能,而本於民法第三百四十七條準用同法第三百五
十條、第三百五十三條規定,依關於債務不履行之規定,行使其
權利。又不具新穎性、進步性之專利,即為社會公眾得使用之屬
於公共領域之技術,自應許被授權人就其有效性為抗辯。原審認
被上訴人得以系爭專利有應撤銷之原因為由,解除系爭契約,合
於民法第三百五十三條、第二百五十六條之規定,自無違背法令
可言。上訴人謂該專利未經撤銷確定,仍具排他效力,權利未有
瑕疵,被上訴人不得據以解除契約云云,尚非可採。至於被上訴
人前有無利用系爭專利內容,獲有利益,則屬雙方如何依民法第
二百五十九條規定回復原狀之問題,尚不影響被上訴人解除權之
行使。再被上訴人以上開事由解除系爭契約,既屬有據,則原審
謂上訴人未交付A資料,被上訴人得據以解除契約云云,其認事
用法有無不當,即與判決結果無涉。上訴論旨,復執陳詞,就原
審取捨證據、認定系爭專利不具新穎性、進步性等情之職權行使
暨與判決結果無涉之理由,指摘原判決違背法令,聲明廢棄,非
有理由。」

(專利 最高法院 發明人 共同發明 實際貢獻)

最高法院104年度台上字第2077號民事裁定(104.10.29)

共同發明人必須以明確清楚
且令人信服的證據,證明其對於申請專利範圍的概念,有實質的
貢獻。倘僅係簡單提供發明者通常知識或係解釋相關技術,而未
對專利申請之整體組合有具體想法,或僅係將發明者之想法落實
之通常技術者,甚至在發明過程中,僅提出設想或對課題進行指
導或提出啟發性意見、只負責組織工作、領導工作、準備工作,
並不構成發明創造具體內容的人,均非得認為發明人或係共同發
明人。查上訴人既未能提出明確且令人信服的證據,證明其對系
爭專利一、二申請之整體組合有具體想法,型塑成具體申請專利
範圍的概念而有實質貢獻,自難認其為系爭專利一、二之共同發
明人。原審因其無法證明為共同發明人,而為其敗訴之判決,自
無違背法令可言,附此敘明。」
      

(專利 最高法院 進步性)「電腦語音股 票下單及線上查詢下單及線上查詢之方法」發明專利 v. 語音下單系統:原告的專利欠缺進步性,為無效專利。

最高法院104年度台上字第2299號民事判決(104.12.2)

「本件上訴人主張:伊為發明專利第二○七七五三號「電腦語音股
票下單及線上查詢下單及線上查詢之方法」(下稱系爭專利)之
專利權人,專利權期間自民國九十年七月一日起至一○八年一月
五日止。然被上訴人提供予新光證券、元富證券、台灣企銀證券
、元大寶來證券、第一金證券、兆豐證券等六家證券商之「語音
下單系統」(下稱系爭系統),藉由系爭系統媒介使用系爭專利
請求項第一、三、四、五、六項所揭示之電腦語音股票下單及線
上查詢方法,並落入系爭專利請求項第一、三、四、五、六項文
義範圍。透過實際撥打系爭系統下單專線門號,可證確已執行實
現系爭專利上開各請求項之每一方法步驟流程,侵害系爭專利請
求項第一、三、四、五、六項,上訴人依九十二年修正公布之專
利法第八十四條第一項前段、第八十五條第二、三項;現行專利
法第九十六條第一、二項;民法第一百八十五條、第一百九十五
條第一項,及公司法第二十三條第二項等規定,求為命一被上訴
人公司應立即停止使用「語音下單系統」及其他任何使用發明專
利第二○七七五三號「電腦語音股票下單及線上查詢之方法」之
行為,並應立即停止使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而
進口發明專利第二○七七五三號「電腦語音股票下單及線上查詢
之方法」直接製成物品之行為。二被上訴人應連帶給付上訴人新
台幣(下同)一億元,及自一○二年一月三十日起至清償日止之
法定遲延利息之判決。
被上訴人則以:系爭系統為被上訴人公司架設於電信業者與證券
商間之資料傳輸、管理系統,主要功能在透過區域網路(Intran
et)接收來自電信公司機房的VXML語音平台的數位封包資訊,再
將該資料彙整分送至各證券商。故系爭系統未「連接多埠外部電
話局線」、「接收電話按鍵所產生之雙音複頻訊號」,亦未「轉
換語音定義檔」,更無建置交易系統處理股票下單事項。系爭系
統未具備如系爭專利之「連接多埠之外部電話局線」之要件,語
音下單流程中,包含眾多由不同主體執行不同之步驟。系爭系統
僅為架設於電信業者與證券商間之資料傳輸、管理系統,未執行
系爭專利所界定之全部要件,系爭專利係界定以單一系統及主機
連接電話線完成包含辨識電話按鍵訊號、播送語音等所有相關的
語音下單流程及功能,系爭系統僅專注於數位封包資訊之處理。
系爭系統之商業模式固屬透過電話語音系統整合查詢及交易兩手
段,然此方法早已被美國Charles Schwab(嘉信)理財集團於西
元一九九○年之前所推出之整合下單及查詢之自動電話語音系統
TeleBroker所揭露,自屬先前技術,應認系爭系統與先前技術相
同,而未落入系爭專利之申請專利範圍,系爭專利不具進步性或
新穎性等語,資為抗辯。
原審調查結果以:系爭專利提供整合運用電腦語音股票下單及線
上查詢之方法及裝置,係以電腦語音形成提供遠端使用者委託下
單,並整合線上即時詢價等資訊,作為驗證所委託之商品代碼及
買賣價位是否正確;應用於股票、期貨或外匯金融市場之交易,
大幅提升傳統人工委託方式之效率,使遠端使用者於線上同步查
詢市場資訊,或自行查詢成交回報,亦或自行修改交易指令,以
改善單一語音系統之缺失,同時設有訊息傳輸、系統操作、交易
控管等三個階段防護措施,增加交易之安全及操控正確之功能。
系爭專利共七個請求項,除請求項一為獨立項外,餘均為附屬項
。依被證十即美國Charles Schwab理財集團於一九九三年出版之
Schwab Telebroker Service 簡介手冊,及被證十一即同一集團
一九九四年出版之Guide to Using TeleBroker 簡介手冊所揭露
之電腦語音股票下單系統(下稱TeleBroker系統),證物雖為影
本,但係一九九八年五月十二日公告之美國US五七五一八○二專
利案之引證文獻,有美國專利商標局之認證文件可稽,引證文獻
雖非原本,仍為一獨立公開之文件,且公開日期必早於該專利一
九九八年五月十二日之公告日,方能為美國專利商標局之審查委
員經檢索後列為參考文獻,其內容與系爭專利為同一技術領域,
被證十、十一得作為判斷系爭專利請求項是否欠缺新穎性之先前
技術。該TeleBroker系統固已揭露系爭專利請求項一之技術特徵
1A。惟被證十、十一均未揭露利用即時價位自動檢查委託單,另
被證十一第九頁記載雖揭露委託單與即時價位的關係,惟該委託
單係設定下單條件後於證券交易所撮合,並非由TeleBroker系統
檢查,故並未揭露系爭專利請求項一之技術特徵1B。另被證十第
十五頁流程圖、第一頁簡介,已揭露系統可依遠端操作者的按鍵
進行操控,依申請時之通常知識可得知藉由按鍵所產生之雙音複
頻訊號操控。被證十、十一可推知應有連接外部電話局線,惟無
法直接證明「多埠」之技術特徵,是TeleBroker系統並未揭露系
爭專利請求項一之技術特徵1C。又TeleBroker系統在下單交易時
需先經由Schwab審閱,故未揭露使用者透過交易子系統與各證券
商之後台交易及帳務管理系統連線下單,因此,TeleBroker系統
未揭露系爭專利請求項一之技術特徵1E。TeleBroker系統未揭露
技術特徵1B、1C、1E。然而,TeleBroker系統可依遠端操作者的
按鍵進行操控,而依申請時之通常知識藉由按鍵所產生之雙音複
頻訊號操控,可輕易推知系統應有連接外部電話局線,方能接受
電話操控。故被證十、十一雖未揭露「多埠」之技術特徵,惟多
個使用者使用多條電話線連線並非不可輕易思及。又TeleBroker
系統使用者之下單交易係透過Schwab檢查,再轉交至適當的交易
所,雖不同於系爭專利係透過交易子系統。惟TeleBroker系統已
提供查詢或交易所需之資訊,並教示檢查委託單之正確性,故將
該查詢或交易之人工作業予以自動化而建立交易子系統,顯係熟
習資訊技術者所能輕易完成。復參酌被證二為一九九一年八月十
一日公告之台灣第一六六○五五號「證券交易自動輸入與成交回
報及情報系統」專利,提供簡化股市交易委辦手續、自動檢視買
賣訊息,與提供正確投資情報予投資個人之作業系統,由證券投
資人直接將買賣訊息,透過一自動查核程序輸入證券商委託輸入
終端機。其自動檢視買賣訊息,與提供正確投資情報予投資個人
之作業系統,與TeleBroker系統所未揭露之技術特徵最為接近。
被證二發明說明第四頁記載:「中央裝置一並外接情報源五(由
證券交易所、經紀商及其他來源提供),以傳送訊息至單元裝置
二,告示投資人各種需求之資訊,……」,已揭露直接接收證券
交易所或其他資訊源之即時價位資料,作為使用者詢價之基礎,
已揭露可隨時計算買賣將產生之收支、賺賠金額,已具有利用即
時價位資訊進行計算之能力,且揭露檢查項目包括輸入之格式、
交易限制規定、使用人被容許之買賣額度,將被容許之買賣額度
列入檢查項目,顯然必須藉助即時價位資訊,方能判斷下單後是
否會超出額度,並檢查無誤後送出,此與系爭專利說明書第十二
頁所載檢查內容相同,故被證二實已揭露藉由即時價位自動檢查
委託單之特徵。末查TeleBroker系統與被證二,均為電話股票下
單與查詢系統,目的在於簡化股市交易手續並提供投資情報予投
資人,以增進交易效率,故TeleBroker系統與被證二經由組合,
撰寫電腦程式進行整合及自動化,可輕易完成系爭專利請求項一
及附屬三至六請求項。於申請當時而言,應已為熟習資訊技術者
所能輕易完成而不具進步性。上訴人請求被上訴人應連帶給付一
億元本息,及被上訴人公司應排除防止侵害,不應准許,因而維
持第一審所為上訴人敗訴之判決,駁回上訴人上訴,經核於法並
無違背。
按取捨證據、認定事實屬於事實審法院之職權,若其取證、認事
並不違背法令及經驗法則、論理法則或證據法則,即不許任意指
摘其採證或認定不當,以為上訴理由。原審認定:被證十、十一
雖非原本,但係美國US五七五一八○二專利案之引證文獻,為美
國專利商標局之認證文件,仍為一獨立公開之文件,公眾即可閱
覽專利說明書記載而知悉。被上訴人將TeleBroker系統與被證二
組合,為系爭專利有效性之防禦方法(見原審卷(二)第二四九頁背
面、第二五○頁),上訴人就此亦非無陳述(見原審判決第一五
頁之2.);原審之論述非引用被上訴人未主張之被證二,亦未超
出被上訴人所提之範圍;又原審雖認定單由TeleBroker系統就自
動檢查之特徵非可輕易思及,然若加入被證二,則自動檢查之特
徵可輕易完成而不具進步性,並無矛盾之處(見原審判決第六六
頁、第七○頁)。另原審已詳加說明被證二具有利用即時價位資
訊進行計算之能力。上訴論旨,以原審採證、認事之職權行使及
其他與判決基礎無涉或贅述之理由,指摘原判決不當,聲明廢棄
,非有理由。另原審判決雖誤載被證二為「電話」股票下單與查
詢系統,(被證二亦有用「按鍵」透過「電話線」傳輸電訊,見
原審卷(一)第三八五頁背面、第三八七頁),然此不影響判決結果
,又被上訴人並非台北高等行政法院九十四年度訴字第二三一號
發明專利異議事件之當事人,該事件判決理由中所作之判斷,不
生爭點效之問題,附此敘明。」

2016年7月16日 星期六

(專利 最高法院 損害賠償 故意或過失 申請專利範圍解釋 迴避設計) Saurer Components AG「將紗在一紗通道中作空氣處理的裝置」

最高法院104年度台上字第2133號民事判決(104.11.6)
  
「    主  文
原判決關於(一)駁回上訴人瑞士商.韶爾零件公司(Saurer Compo
nents AG)請求上訴人東鴻新世紀有限公司、王雄東、東怡紡織
機械有限公司、魏麗雲連帶給付新台幣二百五十九萬九千九百六
十七元本息之上訴;(二)駁回上訴人東鴻新世紀有限公司、王雄東
、東怡紡織機械有限公司、魏麗雲對命其連帶給付新台幣一百十
三萬三千七百二十三元本息,東鴻新世紀有限公司、王雄東對命
其連帶給付新台幣五十一萬六千二百七十七元本息之上訴;(三)命
上訴人東鴻新世紀有限公司、王雄東再連帶給付新台幣五十四萬
五千七百三十一元本息,上訴人東怡紡織機械有限公司、東鴻新
世紀有限公司依序再給付新台幣四萬五千三百三十八元、十萬八
千九百六十四元各本息,暨各該訴訟費用部分廢棄,發回智慧財
產法院。
上訴人瑞士商.韶爾零件公司(Saurer Components AG)其他上
訴駁回。
第三審訴訟費用,關於駁回上訴人瑞士商.韶爾零件公司(Saur
er Components AG)其他上訴部分,由其負擔。
    理  由
本件原上訴人瑞士商.歐利康赫伯連坦戈瓦特維爾股份有限公司
(OERLIKON HEBERLEIN TEMCO WATTWIL AG )已更名為瑞士商.
韶爾零件公司(Saurer Components AG,下稱韶爾公司),並變
更法定代理人為克勞斯羅倫茲(Klaus Lorenz)、羅門海菲利(
Roman Haefeli),有瑞士聖加侖州商業登記表可稽,茲據其具
狀聲明承受訴訟,核無不合,應予准許,先予敘明。
次查上訴人韶爾公司主張:伊為我國發明第I二六○三五四號「
將紗在一紗通道中作空氣處理的裝置」專利(下稱系爭專利甲)
及第I三一三三一○號「製造多結紗用的方法與纏結噴嘴」專利
(下稱系爭專利乙)之專利權人,專利權期間分別自民國九十五
年八月二十一日起至一一三年三月二十二日止、九十八年八月十
一日起至一一四年十月六日止。對造上訴人東鴻新世紀有限公司
、東怡紡織機械有限公司(下分別稱東鴻公司、東怡公司)所製
造、銷售型號DH-J021A之噴嘴座(下稱系爭產品A)為系爭專利
甲申請專利範圍第一項之文義或均等範圍所讀取;型號DH-812A
之噴嘴芯(下稱系爭產品B)為系爭專利乙申請專利範圍第一一
項之文義所讀取,侵害伊上開專利權,經委由律師通知停止製造
銷售,未獲置理,而對造上訴人王雄東、魏麗雲分別為東鴻、東
怡公司之法定代理人,執行業務,侵害伊之專利權,致伊受有損
害四百九十五萬元,自應與該等公司負連帶賠償責任等情。爰依
九十二年二月六日公布、九十三年七月一日施行之專利法(下稱
修正前專利法)第八十四條、第八十五條,民法第一百八十五條
第一項、第一百七十九條、第二十八條,公司法第二十三條第二
項規定,求為命:(一)王雄東、魏麗雲、東鴻公司、東怡公司(下
稱王雄東等四人)停止製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上
述目的而進口侵害系爭專利乙之系爭產品B,並將該產品之現有
存貨全數銷毀;(二)王雄東等四人連帶給付新台幣(下同)一百十
三萬三千七百二十三元,及自訴狀繕本送達翌日即一○○年五月
十四日起,加計法定遲延利息;(三)東鴻公司、王雄東連帶給付五
十一萬六千二百七十七元,及同上計算利息之判決。並於原審擴
張聲明請求:(一)東鴻公司、王雄東連帶給付五十四萬五千七百三
十一元,及同上計算之利息;(二)東怡公司、東鴻公司分別給付四
萬五千三百三十八元、十萬八千九百六十四元,及同上計算之利
息;(三)王雄東等四人連帶給付二百五十九萬九千九百六十七元,
及同上計算之利息(韶爾公司請求王雄東等四人停止製造、為販
賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利甲之系
爭產品A,並將該產品之存貨銷毀部分,業經第一審及原審判決
韶爾公司勝訴確定;其餘未繫屬本院者,不予論述)。
王雄東等四人則以:系爭專利乙申請專利範圍第十一項不具進步
性,有得撤銷之原因,且系爭產品B未落入該項申請專利範圍。
而系爭專利甲申請專利範圍第一項之「鬆開輔助手段」、「彈簧
夾緊手段」屬手段功能用語,其專利範圍之認定本屬困難,伊等
於系爭產品A已行迴避之實,自無故意、過失可言。又韶爾公司
一○○年四月二十九日提起本件訴訟前二年之損害賠償請求權,
已罹於時效等語,資為抗辯。
原審以:本件雖屬涉外事件,但我國法院有國際管轄權,且應以
我國法為準據法。查系爭專利乙申請專利範圍第十一項所載前言
部分之技術特徵,已為被上證一、二及該專利第13圖a~d、第14
圖b與c之先前技術所揭露。至該申請專利範圍所述有別於先前技
術之必要技術特徵,於被上證一吹噴嘴結構及被上證二之DH-262
2[Φ1.2] J021三角形吹噴嘴,均揭示該空氣加捻室之吹噴空氣
通道變寬,兩側相對紗通道突伸出有一段距離之技術特徵外,被
上證二尚揭露加捻室突伸距離及紗通道之確切尺寸;又由系爭專
利乙說明書之實驗比對可知「在噴氣壓力1.5bar(巴)至3. 5bar(
巴)範圍內,結數/每米(Fp/m)基本上與球形帽寬度K值呈反比」
,並為韶爾公司之訴訟代理人所自承,則被上證二DH-2622之噴
嘴(吹噴空氣的通道變寬兩側突伸出之距離約為紗通道的22.22
%)在相同製程條件加工下,所屬技術領域具有通常知識者,當
可預期所獲得每米結數(Fp/m)將會介於18.75%與25%(球形
帽寬度K=2.2、2.4分別換算吹噴空氣通道兩側具有約18.75%與
25%的變寬幅度)兩組數值間,同理,突伸出之距離為紗通道的
20%的噴嘴所獲得每米結數亦會介於18.75%及22.22%兩組數值
之間,足見系爭專利乙申請專利範圍第十一項並無明顯不可預期
之結果。是以所屬技術領域中具有通常知識者在上揭技術內容的
基礎上,僅須對被上證一或二所揭示具吹噴空氣通道變寬兩側突
伸出一段距離之噴嘴,稍加調整K值範圍,即可達到系爭專利乙
所界定20%之範圍,而可經由試驗獲得該專利所載結紗相對所需
性質(每米結數、結穩定性及結形成之規則性等)。故被上證一
、二及公知常識之組合,足證系爭專利乙申請專利範圍第十一項
,不具進步性,縱其於歐、美、日、韓等國獲准專利亦然。該項
專利既具有得撤銷之原因,依智慧財產案件審理法第十六條第二
項規定,專利權人之韶爾公司不得對王雄東等四人主張權利,韶
爾公司依修正前專利法第八十四條規定,請求王雄東等四人停止
製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭
專利乙之系爭產品B,並將該產品之現有存貨全數銷毀;及依同
法第八十五條,民法第一百八十五條第一項、第一百七十九條、
第二十八條,公司法第二十三條第二項規定,請求該四人連帶給
付損害金,均屬無據,不應准許。次查系爭產品A落入系爭專利
甲申請專利範圍第一項(文義讀取),雖屬侵害韶爾公司之專利
權,惟該公司迄一○○年四月二十九日始提起本件訴訟,其於九
十八年四月二十九日以前之損害賠償請求權,已罹於二年之時效
期間。東怡、東鴻公司自九十八年四月三十日起迄今分別銷售一
萬一千零十六個、六千一百四十個系爭產品A,計三百八十三萬
四千八百四十五元、二百五十六萬七千五百三十五.五元,平均
單價各為三百四十八.一二元、四百十八.一六五四元;其元件
成本為二百四十五.二元,毛利率各為百分之二九.五六三七○
八、百分之四一.三六,據此計算所獲之利益為一百十三萬三千
七百二十三元、一百零六萬二千零八元。而系爭產品A係由東鴻
公司產製與銷售,東怡公司僅有銷售之事實,為兩造所不爭,且
韶爾公司委由訴外人協紡有限公司向東鴻公司訂購系爭產品A,
係由東怡公司出貨並開立發票,參以二公司均設於同址,東怡公
司銷售該產品,顯係由東鴻公司產製,屬民法第一百八十五條第
一項前段規定之共同侵權行為,該二公司就此部分應負連帶賠償
責任。又王雄東、魏麗雲分別為東鴻、東怡公司之負責人,彼等
於從事公司之產製與銷售系爭產品A時,違反民法與專利法之規
定,侵害系爭專利甲,致韶爾公司受有損害,應分別依公司法第
二十三條第二項規定,與東鴻、東怡公司負連帶賠償之責。則韶
爾公司請求王雄東等四人連帶給付一百十三萬三千七百二十三元
本息,東鴻公司、王雄東連帶給付一百零六萬二千零八元本息,
均屬有據,應予准許。再查東怡、東鴻公司於九十八年四月二十
九日以前銷售、產銷二千三百九十個、三千零七十二個系爭產品
A,審酌無權實施他人專利者,可能獲得相當於權利金之利益,
及一般企業於支付權利金後應尚有獲利始會從事商業交易行為等
一切情況,認以該產品平均每個稅前淨利三十七.九四元、七十
.九四元之半數計算,韶爾公司依不當得利之法律關係,請求東
怡、東鴻公司分別給付四萬五千三百三十八元、十萬八千九百六
十四元各本息,亦屬有據,應予准許,其餘超過部分,則無理由
等詞,為其心證之所由得,因而維持第一審所為命王雄東等四人
連帶一百十三萬三千七百二十三元本息,東鴻公司、王雄東連帶
給付五十一萬六千二百七十七元本息,及駁回韶爾公司請求王雄
東等四人停止製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而
進口侵害系爭專利乙之系爭產品B,並將該產品之現有存貨全數
銷毀部分之判決,分別駁回王雄東等四人及韶爾公司該部分之上
訴;就韶爾公司擴張請求東鴻公司、王雄東再連帶給付五十四萬
五千七百三十一元本息,東怡、東鴻公司分別再給付四萬五千三
百三十八元、十萬八千九百六十四元各本息部分,廢棄第一審判
決,改判命彼等給付,並駁回韶爾公司其餘擴張之訴(原審誤為
駁回上訴)。
關於廢棄發回(即韶爾公司請求王雄東等四人連帶給付三百七十
三萬三千六百九十元「一百十三萬三千七百二十三元+二百五十
九萬九千九百六十七元」本息,東鴻公司、王雄東連帶給付一百
零六萬二千零八元本息,東怡、東鴻公司分別給付四萬五千三百
三十八元、十萬八千九百六十四元各本息)部分:
查韶爾公司於第一審請求王雄東等四人連帶給付一百六十五萬元
本息,嗣於原審擴張聲明請求三百三十萬元本息,就擴張之訴部
分第一審未予裁判,乃原審對於韶爾公司擴張請求有理由之七十
萬零三十三元本息部分,廢棄第一審判決,判命王雄東、東鴻公
司、東怡公司給付,就擴張請求無理由之二百五十九萬九千九百
六十七元本息部分,駁回韶爾公司之上訴,於法已有未合。又按
修正前專利法第八十四條第一項前段規定:發明專利權受侵害時
,專利權人得請求賠償損害。其性質為侵權行為損害賠償,須加
害人有故意或過失始能成立。而王雄東等四人於原審辯稱:系爭
專利甲之申請專利範圍於兩造、參加人、經濟部訴願委員會及法
院間存有不同解釋,可見其撰寫有嚴重之瑕疵,伊等信賴該專利
揭露之內容,並已於系爭產品A行迴避之實,自無故意、過失可
言等語(原審卷五第二五三頁背面至二五四頁),核屬重要之防
禦方法。原審對此恝置不論,亦未說明彼等究有無故意、過失,
逕認東怡、東鴻公司構成民法第一百八十五條第一項前段規定之
共同侵權行為,自有判決理由不備之違法。再公司法第二十三條
第二項規定,公司負責人對公司業務之執行,如有違反法令,致
他人受損害時,對他人應與公司負連帶賠償之責。準此,公司負
責人執行業務,違背法令致他人受有損害,公司須負賠償之責時
,始有與公司負連帶賠償責任之可言。東怡、東鴻公司應否負侵
權行為損害賠償之責,既待釐清。原審依公司法第二十三條第二
項規定,判命魏麗雲、王雄東應與東怡、東鴻公司負連帶賠償責
任,亦有可議。兩造上訴論旨,各自指摘原判決此不利於己部分
為不當,求予廢棄,非無理由。」

(專利 最高法院 侵權比對 文義侵害 均等侵害)「行車影像記錄器」新型專利,被告的產品未落入原告專利的申請專利範圍,不構成侵害。

最高法院104年度台上字第2499號民事判決(104.12.30)

「本件上訴人主張:其為第M三○八八七九號「行車影像記錄器」
新型專利(下稱系爭專利)專利權人,被上訴人梁吉隆竟未經上
訴人同意,利用其所經營之遊龍實業有限公司(下稱遊龍公司)
,將系爭專利用於製造「掃瞄者後視鏡行車記錄器」(下稱系爭
產品),並販售予被上訴人金弘笙實業有限公司(下稱金弘笙公
司)、及交由第一審被告王泮章即長遠企業社等店舖經銷、販賣
,求為命遊龍公司、梁吉隆應連帶給付上訴人新台幣(下同)一
百萬元,金弘笙公司、曾惠敏應連帶給付上訴人六十萬元,及均
自民國一○三年十月二十九日起至清償日止按年息百分之五計算
法定遲延利息之判決(未繫屬本院者,不予贅述)。
被上訴人則以:系爭專利申請專利範圍第一項因被證1而失新穎
性,被證2-1、2-2或被證2-1、2-2、2-3之組合為輕易完成系爭
專利之技術特徵,而不具進步性,系爭產品並未落入系爭專利申
請專利範圍,伊未侵害系爭專利等語,資為抗辯。
原審審理結果以:系爭專利之申請專利範圍共三項,其中第一項
為獨立項,其餘為附屬項。第一項係「一種行車影像記錄器,係
包含:一輔助後視鏡,正面為一鏡面,鏡面一端在完全不影響鏡
面後照功效下之預設位置將行車影像記錄器機身及其液晶螢幕(
LCD)隱藏設置;一機身,係由麥克風、揚聲器、監視攝影機、
控制開關、液晶螢幕(LCD)及儲存裝置所構成:其中;該監視
攝影機,係內置於機身內,而攝影鏡頭則外露於機身外,方便攝
取行車影像資訊;該儲存裝置,藉以儲存監視攝影機所攝取的行
車影像資訊,且其存入影像儲存時間長度,係可依儲存裝置之儲
存記憶體容量而定,控制基板,可控制啟、閉行車影像記錄器內
之麥克風、揚聲器、攝影機、控制開關、液晶螢幕(LCD)及儲
存裝置之運作,且該控制基板可與汽車之電源控制器連結,藉以
隨著汽車電源之啟動、關閉而同時啟、閉該攝影機及儲存裝置;
液晶螢幕(LCD),係內置於機身內,可將攝影機所攝取的行車
影像送至監視器螢幕上直接顯示出來;控制開關,藉以對於麥克
風、揚聲器、攝影機、液晶螢幕(LCD)之啟、閉運作控制。」
故系爭專利申請專利範圍第一項技術特徵,如原審判決附表(下
稱附表)一「系爭專利之技術特徵」欄所示。查新型專利權範圍
,以說明書所載之申請專利範圍為準,於解釋申請專利範圍時,
並得審酌創作說明及圖式,九十二年二月六日修正公布專利法第
一百零六條第二項定有明文。又解釋申請專利範圍固得參考發明
說明及圖式,但應就專利說明書整體觀察,以瞭解該發明之目的
、作用及效果。系爭專利說明書第七頁實施方式第五段:…行車
影像記錄器的固定與裝設方式乃是直接利用汽車內原有的後視鏡
位置再裝一加大之輔助後視鏡,而直接將行車影像記錄器機身設
置隱藏於輔助後視鏡內固定之,並隨輔助後視鏡來設置於汽車內
原有的後視鏡位置,完全不佔用到汽車內任何空間,且組裝方便
,不會對汽車內造成任何破壞,保持汽車內之完整性,尤其對新
購買之汽車車主而言,更是提昇安裝本創作之意願。此即為第一
態樣。觀諸系爭專利申請專利範圍第一項「…;該監視攝影機,
係內置於機身內,而攝影鏡頭則外露於機身外,方便攝取行車影
像資訊;…」之文字及「分號」之標點符號,明確界定監視攝影
機置於行車影像記錄器之機身內,且攝影鏡頭屬監視攝影機的一
部分元件,其作用在於「攝取行車影像資訊」。此部分技術特徵
,僅於系爭專利說明書第六頁實施方式第四段:「該攝影機,係
內置於機身內,而監視鏡頭則外露於機身外,方便攝取行車影像
資訊…」有相對應之記載,綜觀系爭專利說明書全文及圖式並未
揭示系爭專利之監視攝影機與攝影鏡頭(監視鏡頭)間具有外露
之電路連接線。另系爭專利申請前習知影像擷取裝置或影像擷取
單元(攝影機)之運作原理,係以鏡頭攝取圖像後,將該圖像聚
焦投射至攝影機內部的影像感測器(感光元件,如CCD)感測光
線強弱信號,再由攝影機內部的線路處理轉換為視頻訊號傳送至
螢幕上顯現影像,是鏡頭之用途僅為攝取圖像,至影像之顯現則
須藉由影像感側器(感光元件)及影像處理單元(訊號處理單元
)處理。系爭專利申請前習用之影像擷取裝置(相當於攝影機)
將鏡頭及影像感測器整合設置於該裝置之機身內,未有鏡頭與影
像感測器可分離設置並以導線連接之技術,如被證2-1(九十四
年四月一日公告,早於系爭專利申請)說明書第十頁第五至十行
及第三、五圖所示,系爭專利申請專利範圍第一項及系爭專利說
明書第六頁實施方式第四段有關監視攝影機須內置於機身內,攝
影鏡頭(監視鏡頭)外露於機身外之記載,難以推知該監視攝影
機與攝影鏡頭(監視鏡頭)間有外露之電路連接線進行連結的技
術內容(即第二態樣),第二態樣隱藏外接線路的方法,均涉及
另行於車內安裝或施工外接線路等程序,顯與系爭專利之創作目
的不合。上訴人雖謂第三態樣,係於行車影像記錄器控制基板、
監視攝影機(含鏡頭)之間留存一段距離,二者接設導線(如信
號、電源線等)連結等語,惟與系爭專利申請專利範圍第一項「
監視攝影機係內置於機身內」矛盾,況且被證2-3已揭露「第三
態樣」,上訴人擴大解釋亦為先前技術所涵蓋。另就系爭產品要
件編號1d的技術內容則為「後視鏡機身上設有四個攝影機插槽,
可供插拔分離式設計,並以電路連接線直接連接攝影機,該等攝
影機係完全位在行車影像記錄器機身外;與系爭專利申請專利範
圍第一項有關「攝影鏡頭則外露於機身外」,應解釋為不包含監
視攝影機與攝影鏡頭(監視鏡頭)間可由具有可插拔電路連接線
達成攝取影像之分離設計方式。故系爭專利申請專利範圍第1項
要件編號1D之技術特徵,並無法文義讀取系爭產品要件編號1d之
內容。系爭專利申請專利範圍第一項要件編號1H之技術特徵為「
控制開關,藉以對於麥克風、揚聲器、攝影機、液晶螢幕(LCD
)之啟、閉運作控制。」系爭產品之要件編號1h的技術內容則為
「由車輛啟動或熄火來啟閉行車記錄器,藉以對於麥克風、揚聲
器、攝影機、液晶螢幕(LCD)之開啟、關閉運作控制,並未具
有控制開關。」與系爭專利申請專利範圍第一項要件編號1H之技
術特徵為「控制開關,藉以對於麥克風、揚聲器、攝影機、液晶
螢幕(LCD)之啟、閉運作控制。」不同,故系爭專利申請專利
範圍第一項要件編號1H之技術特徵,並無法文義讀取系爭產品要
件編號1h之內容。就編號1D之均等範圍,系爭產品之攝影機利用
可插拔的電路連接線連接於行車影像記錄器機身外,採用分離式
設計,該攝影鏡頭與影像擷取模組均並未設置於後視鏡機身內,
故二者之技術手段並非實質相同。是依全要件原則為均等論之分
析,因系爭產品要件編號1d之技術手段及效果,與系爭專利申請
專利範圍第1項之要件編號1D並非實質相同,而不適用均等論。
此外,系爭產品要件編號1d之攝影機(含攝影鏡頭)等結合之結
構與電路設計上不同,不具置換容易性,難認落入系爭專利均等
範圍。綜上,系爭產品要件編號1d並未落入專利範圍第一項之要
件編號1D均等範圍內,系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍
第一項之權利範圍。被上訴人並未侵害上訴人系爭專利權,上訴
人起訴請求被上訴人遊龍公司、梁吉隆應連帶給付上訴人一百萬
元,被上訴人金弘笙公司、曾惠敏應連帶給付上訴人六十萬元,
及均自一○三年十月二十九日起至清償日止按年息百分之五計算
之利息,均無理由,不應准許,爰維持第一審所為上訴人敗訴之
判決,駁回上訴人之上訴及擴張之訴,經核於法並無違誤。上訴
意旨指摘原判決不當,違背法令,聲明廢棄,非有理由。」      

(專利 最高法院 明確且充分揭露 過度實驗)「電子封條」發明專利

最高法院105年度台上字第140號民事判決(105.1.21)

「次查上訴人主張:伊為我國證書號數第I二九二○○七號「電子
封條」發明專利(下稱系爭專利)之專利權人,專利權期間自九
十七年一月一日起至一一四年五月二十二日止。高雄關使用中科
院製造交付如原判決附圖(下稱附圖)三所示型號「關稅總局ES
10後面數字序號」產品(下稱系爭產品),關務署於九十九年十
二月三日表示在基隆港等設置「跨境移動安全系統」,台中關於
一○○年八月二十三日展示建置「電子封條監控系統」執行成果
,均使用該產品,落入系爭專利申請專利範圍第二一、二二、二
四至二六、二八項,經委由律師通知被上訴人停止侵權行為,卻
未獲置理,伊自得依九十二年二月六日修正公布,九十三年七月
一日施行之專利法(下稱修正前專利法)第八十四條第一項、第
八十五條第三項規定,請求排除侵害及損害賠償等情。爰求為命
被上訴人不得再行製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的
而進口與系爭專利相同之物品;暨連帶給付新台幣(下同)三千
二百七十六萬元,並自起訴狀繕本送達翌日起加計法定遲延利息
之判決。
被上訴人則以:系爭專利說明書記載違反修正前專利法第二十六
條第二項規定充分揭露之要件,上訴人申請更正已實質變更公告
之申請專利範圍,應不予准許,而系爭專利主張國內及國外優先
權基礎案的優先權均不合法,不得主張該等基礎案之優先權日,
應以申請日即一○四年五月二十三日為審查基準,被上證一至一
四及二一均可證系爭專利不具新穎性或進步性,該專利即有應撤
銷之原因,不得對伊等主張權利,況系爭產品未落入系爭專利申
請專利範圍等語,資為抗辯。
原審審理結果,以:上訴人為系爭專利之專利權人,專利權期間
自九十七年一月一日起至一一四年五月二十二日止,而中科院所
製造六萬五千支系爭產品,則交由關務署、台中關及高雄關使用
等事實為兩造所不爭。依系爭專利說明書公告本第六頁第二、三
段記載,可知系爭專利係利用電子式封條之「射頻識別裝置」與
「天線裝置」電連結時,該封條具有可發射識別電磁波之功能,
並以該功能進行識別及管理;利用該封條被剪斷時,二裝置電連
結中斷,該封條將不具有可發射識別電磁波之功能,判斷該封條
遭破壞與否。又天線係用以接受或發射電磁波,通常會針對所欲
接受或發射之電磁波形態設計之,如波長、頻率、偏極化態樣,
以期接受或發射之效率最佳化。而將天線效率最佳化甚難,使天
線完全無法接受或發射電磁波亦非易事,故系爭專利「天線裝置
」為何?具有「天線裝置」與「射頻識別裝置」電子式封條如何
剪斷?均須在專利說明書中明確與充分揭露,始能使所屬技術領
域中具有通常知識者,依該揭露而得據以實施「剪斷時停止提供
射頻識別功能」。查系爭專利說明書如附圖一第一、四、十六及
十七、二十圖所示第一至四較佳實施例,雖依序揭露電子式封條
「插拴」被剪斷時「接腳」亦一併剪斷,該封條「射頻識別裝置
」與「天線裝置」電連結中斷;「導電金屬製成之栓桿」被剪斷
;「插栓」被攔腰剪斷,使「滑座」往上彈,致「第一天線」、
「第二天線」及「栓桿」均未透過「導電接腳」與「射頻識別晶
片」電連結;「插栓」被攔腰剪斷,使「短路裝置」往上彈,致
左側「天線」與右側「天線」短路,電子式封條將不具有可發射
識別電磁波之功能。然未說明:為何「接腳」及「接腳」等導體
並非天線;天線是否為「導電金屬製成之栓桿」;「導電接腳」
等導體不會成為具有可發射電磁波之天線;左側「天線」、「短
路裝置」、右側「天線」等導體所形成之迴路,不會成為具有可
發射電磁波之環形天線,及如何剪斷「接腳」、「導電金屬製成
之栓桿」,而使剩餘之「接腳」及「接腳」等導體或「導電金屬
製成之栓桿」不會成為具有可發射識別電磁波之天線,致通常知
識者僅依該等記載及申請時之通常知識,仍須對「天線裝置之設
計」、「電子式封條如何剪斷」進行過度實驗,始能製造及使用
系爭專利。參諸被上訴人所提BU97F13P被動式電子封條購案第一
段標測試紀錄,順序五之電子封條被剪斷時並未停止提供射頻識
別功能,益證非隨意剪斷即可達成「剪斷時停止提供射頻識別功
能」,足認系爭專利說明書對於「天線裝置之設計」及「電子式
封條如何剪斷」,未明確與未充分揭露,則系爭專利對於「剪斷
時停止提供射頻識別功能」揭露,違反修正前專利法第二十六條
第二項規定。而系爭專利是否可據以實施,應以專利說明書所載
之文字判斷,與系爭或其他產品得否實施無涉。至上訴人將「剪
斷時停止提供射頻識別功能」第二次更正為「在電子封條之插栓
被剪斷而使射頻識別晶片與天線裝置間之電氣連接中斷時停止提
供射頻識別功能」、「在插栓連同其栓桿被剪斷而使射頻識別晶
片與天線裝置間之電氣連接中斷之狀態,停止提供射頻識別功能
」,然未對「天線裝置」明確與充分界定,及剪斷何處始能致「
射頻識別晶片」與「天線裝置」電氣連結中斷,仍屬不明確,而
無法據以實施。職是,系爭專利第二次更正請求項八至一○亦違
反修正前專利法第二十六條第三、四項之規定,具有應撤銷之原
因,依智慧財產案件審理法第十六條第二項規定,上訴人不得於
本件訴訟對被上訴人主張專利權。從而,上訴人依修正前專利法
第八十四條第一項、第八十五條第三項規定,請求被上訴人不得
再行製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口與系爭
專利相同之物品;暨連帶賠償三千二百七十六萬元本息,洵屬無
據,不應准許。因而維持第一審所為上訴人敗訴之判決,駁回其
上訴,經核於法並無違背。
按修正前專利法第二十六條第二項規定所稱說明書應明確且充分
揭露,係指其記載必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者
,能瞭解申請專利發明之內容,並達可據以實現之程度。而所謂
使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可
據以實現,則指該技術領域中具有通常知識者,在說明書、申請
專利範圍及圖式三者整體之基礎上,參酌申請時之通常知識,無
須過度實驗,即能瞭解其內容,據以製造及使用申請專利之發明
,解決問題,並且產生預期的功效。查上訴人第二次更正之請求
項及其所對應第一、三實施例,仍未對「天線裝置之設計」為明
確與充分界定,及剪斷何處始能致「射頻識別晶片」與「天線裝
置」電氣連結中斷為說明,原審因認通常知識者仍須對「天線裝
置之設計」、「電子式封條如何剪斷」進行過度實驗,始能製造
及使用該發明,以達成電子封條被剪斷可停止提供射頻識別之功
能,即屬未明確及未充分揭露,難謂有何違背法令。次查參加人
已於原審一○二年十一月十二日、同年十二月六日、一○三年三
月七日準備程序期日,就准否上訴人更正請求項及舉發證據表示
意見,原審及本院將之列於兩造之後,尚與智慧財產案件審理法
第十七條第一、二項規定,於法院為判斷智慧財產權有無應撤銷
、廢止原因,宜使專責機關之參加人得適時就智慧財產權有效性
之爭點表示專業上意見之立法意旨無違。上訴意旨復就原審取捨
證據、認定事實之職權行使及與判決結果不生影響之贅述理由,
指摘原判決不當,聲明廢棄,非有理由。」

(專利 最高法院 新穎性) 萬國通路公司「提箱面板造型」設計專利

最高法院105年度台上字第673號民事判決(105.4.21)

「    主  文
原判決廢棄,發回智慧財產法院。
    理  由 
本件上訴人主張:伊創作之提箱面板造型,業經取得第 D130556
號新式樣專利(圖面如原判決附圖一,下稱系爭專利),並申請
取得聯合新式樣專利(圖面如原判決附圖二),專利權期間自民
國九十八年九月一日起至一○九年五月二十二日止。被上訴人冶
亮實業有限公司(下稱冶亮公司)未經伊同意或授權,擅自製造
、販售與系爭專利聯合新式樣相同之型號LM-T699 雲塔夏20吋亮
面加大拉桿箱(圖式如原判決附圖五),侵害系爭專利權,經伊
於一○一年九月五日發現。被上訴人詹壹竹為冶亮公司之負責人
,應負連帶賠償責任等情,爰依修正前專利法第一百二十九條準
用第八十四條第一項後段、第三項、第八十五條第一項、第三項
及公司法第二十三條第二項規定,求為命冶亮公司不得自行或使
他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口上開
產品及其他侵害系爭專利物品;並回收、銷燬上開產品及其他侵
害系爭專利物品;被上訴人應連帶給付新台幣(下同)一百六十
五萬元及加計法定遲延利息之判決。嗣於原審審理中,將雲塔夏
20吋亮面加大拉桿箱變更名稱為雲塔夏20吋拉桿箱(原審指係變
更訴訟標的),並追加就冶亮公司製造、販售之雲塔夏24吋、28
吋拉桿箱(以下合稱系爭產品)請求排除侵害,及擴張損害賠償
金額為二百六十五萬元本息。
被上訴人則以:系爭產品係訴外人富翔國際有限公司(下稱富翔
公司)於九十六年十一月間與上海月坪模具廠(下稱月坪模具廠
)簽訂開模合同(下稱系爭合同),完成開模後,委由訴外人嘉
興皇凱箱包公司(下稱嘉興皇凱公司)製造,於九十七年三月十
四日出口至日本。系爭產品所使用之提箱面板,早於系爭專利申
請前已為富翔公司公開使用,系爭專利不具新穎性,有應撤銷之
原因等語,資為抗辯。
原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決,駁回其上訴,係以:上
訴人係系爭專利之專利權人,系爭專利為一種可安裝於提箱之提
箱面板,與其聯合新式樣不同處,在於後者未具有自裝飾突塊左
端與右端往後弧彎延伸之短肋條。而依證人即富翔公司負責人邵
毓翔之證詞,可知富翔公司為其在大陸深圳地區設立之境外公司
,在台灣登記為毓慶公司(營業處所為新北市○○區○○路○○
巷○○號七樓之三);富翔公司依日本客戶所攜樣品(下稱系爭
樣品)繪製系爭合同所附之立體圖(如原判決附圖三,下稱系爭
立體圖)後,由其代表於九十六年十一月間與月坪模具廠(或上
海月坪模具有限公司,下稱月坪公司)廠長洪苑強簽訂系爭合同
,俟完成模具,再委由嘉興皇凱公司製造系爭產品,於九十七年
三月十四日由深圳出口至日本A.M.D.公司等情,並有被上訴人提
出之系爭合同及富翔公司出貨單、商業發票、提單(以下合稱系
爭出口報單)暨電腦存檔列印之照片(如原判決附圖四,下稱系
爭照片)可證。雖月坪公司係於西元二○一一年八月二十四日設
立,於系爭合同簽訂時尚不存在,代表人為柯于,其公司檔案
無月坪模具廠相關資料,嗣經上海市奉賢區人民法院調查小組撥
打月坪公司之聯絡電話為空號,目前有無營業並不清楚等情,有
大陸地區最高人民法院(二○一四)法助台請(調)復字第○○
號回復書(下稱系爭回復書)可稽,然洪苑強係月坪模具廠廠長
及月坪公司最大股東,堪認系爭合同為真正及系爭樣品於系爭合
同簽訂前已存在。又富翔公司生產之系爭產品係委由嘉興皇凱公
司依月坪模具廠完成之模具所製造,冶亮公司再向富翔公司購買
,冶亮公司並未生產製造。其次,觀諸系爭照片所示之旅行箱外
觀與系爭專利之聯合新式樣及系爭立體圖均極為近似或幾近相同
;而系爭出口報單雖僅記載旅行箱及材質,未註記產品型號,然
邵毓翔證稱上開完成之模具係為製成系爭照片所示之旅行箱,並
製造約三百個銷往日本等語,是勾稽比對系爭合同、出口報單之
記載及邵毓翔之證言,系爭照片所示之旅行箱公開日期應可推定
為九十七年三月十四日,足見系爭產品已有公開使用之事實,其
公開日早於系爭專利申請日(即九十七年五月二十三日),系爭
專利應不具新穎性。另參以系爭合同為富翔公司於九十六年十一
月七日簽訂,嗣於九十七年三月十四日出口旅行箱至日本,開模
與生產期間大致相符,是勾稽對應系爭產品與系爭立體圖及系爭
照片具有同一性。末查系爭產品與系爭專利物品相同,且經比對
系爭產品整體視覺性外觀與系爭專利之聯合新式樣近似,系爭產
品已落入系爭專利權範圍。綜上,系爭專利不具新穎性而有應撤
銷之原因,依智慧財產案件審理法第十六條規定,上訴人於本件
民事訴訟中不得對被上訴人主張權利。從而,上訴人依修正前專
利法第一百二十九條準用第八十四條第一項後段、第三項、第八
十五條第一項、第三項及公司法第二十三條第二項規定,請求排
除侵害及損害賠償,為無理由,不應准許等詞,為其判斷之基礎
。
按原告將原訴變更時,法院以其訴之變更為合法,而原訴可認為
已因撤回而終結者,應專就新訴裁判。查上訴人將雲塔夏20吋亮
面加大拉桿箱變更名稱為雲塔夏20吋拉桿箱,究係單純變更名稱
抑變更訴訟標的?倘屬後者,原審既認上訴人變更訴訟標的為合
法,則在第一審此部分之訴訟繫屬即因訴之變更而消滅,第一審
就此部分所為判決,自當然失其效力,原審僅得就變更之新訴為
裁判,不得就第一審此部分之訴更為裁判。原審見未及此,竟維
持第一審此部分之判決,於法自有違背。又上訴人於原審追加請
求排除雲塔夏24吋、28吋拉桿箱之侵害,及擴張損害賠償金額,
原判決主文漏未諭知追加(擴張)之訴駁回,亦屬疏漏。次查月
坪公司(或月坪模具廠)於系爭合同簽訂時尚不存在,為原審確
定之事實。且系爭回復書所附上海市松江區人民法院調查情況說
明記載:西元二○一四年六月四日調查小組前往上海市松江區
榭鎮○○路○○號(即上海青村商貿園區檔案月坪公司提供之實
際經營地址),查無月坪公司(或月坪模具廠),該址實際所有
人為周文亮,其稱該房屋係約十年前向高峰購得,從未出租給他
人使用等語(見原審卷(二)第四○四至四一○頁)。浙江省工商管
理局信用公示系統亦顯示嘉興皇凱公司係於西元二○一一年六月
十日設立(見原審卷(三)第七○頁)。果爾,月坪公司(或月坪模
具廠)及嘉興皇凱公司既設立於系爭合同簽訂之後,且月坪公司
(或月坪模具廠)似無實際營業行為,則上訴人據此否認系爭合
同為真正(見一審卷第一五一頁、原審卷(一)第三六頁),是否毫
無可採,非無研求之餘地。原審未遑細究,徒憑與被上訴人有利
害關係之上游廠商富翔公司負責人邵毓翔之證言,即認系爭合同
為真正,尚嫌速斷。末查被上訴人抗辯系爭專利於申請前已公開
使用,雖舉系爭合同(附系爭立體圖)、系爭出口報單及系爭照
片等件為證,但系爭出口報單僅記載旅行箱及材質,未註記產品
型號,系爭照片係電腦存檔列印等情,為原審所確定,且上訴人
亦否認系爭產品與系爭立體圖及系爭出口報單、系爭照片所示之
旅行箱具有同一性(見原審卷(一)第三四頁);則原審於並無其他
關聯證據足以證明系爭產品公開日期及上開四者之旅行箱為同一
之情況下,逕以系爭出口報單所載推定系爭照片所示旅行箱之公
開日期,及經勾稽對應系爭產品與系爭立體圖及系爭照片具有同
一性,即認系爭產品之公開日早於系爭專利申請日,進而為不利
上訴人之判決,並有可議。上訴論旨,指摘原判決違背法令,求
予廢棄,非無理由。」       

(商標 不公平競爭 最高法院 關鍵字廣告) 幸福空間 v. Google:Google將「幸福空間」著名商標列入關鍵字建議書建議廣告主購買該關鍵字廣告,經商標權人要求移除而不移除,係幫助他人的不公平競爭行為。

最高法院105年度台上字第81號民事判決(105.1.14)

「本件被上訴人主張:伊為註冊第○一三一六○八一號「幸福空間
」商標之所有權人(下稱系爭商標),系爭商標仍在商標權期間
內,且為著名商標。詎上訴人竟將伊所註冊之商標作為關鍵字廣
告,推薦與販售予訴外人亞普達國際電子商務股份有限公司(下
稱亞普達公司),再由亞普達公司與訴外人禾林室內設計工程有
限公司(下稱禾林公司)簽約,出售該關鍵字廣告,利用網頁搜
尋引擎,企圖誤導搜尋伊特取名稱及商標「幸福空間」之消費者
連結到禾林公司之網站。伊於民國一○○年十月三十一日、同年
十一月二十一日函請上訴人儘速移除前開關鍵字及相關廣告連結
,其均不予理會,更將系爭商標作為關鍵字廣告銷售予訴外人水
相設計有限公司(下稱水相公司)、基倍設計開發股份有限公司
(下稱基倍公司)、台灣肯美有限公司(下稱肯美公司,即All
Life生活館室內設計)等三家公司以賺取廣告費用(訴外人禾林
公司、水相公司、基倍公司、肯美公司之廣告,以下合稱系爭廣
告),造成一般消費者於上訴人搜尋網頁鍵入系爭商標後,於網
頁上竟出現與伊具有同業競爭關係之上揭室內設計業者。該等室
內設計業者,利用向上訴人購買關鍵字廣告,以便利其網站資訊
為搜尋引擎所尋得,並導引伊之潛在客戶進入其網站,顯係攀附
伊長久以來努力經營之商譽,有影響交易秩序之欺罔或顯失公平
之行為,而遂其獲利之行為,已違反修正前公平交易法(下稱公
平交易法)第二十四條規定(現行法為第二十五條)。且上訴人
經伊通知後仍不撤除該關鍵字搜尋連結,不啻明知並容許其他相
類似服務之業者無償搭便車享受伊經營註冊商標之行為,幫助該
等廣告主共同侵害伊著名商標,構成不正競爭。其違反公平交易
法第二十四條規定,伊得依公平交易法第三十一條、第三十二條
規定,請求三倍之損害額等情。爰依公平交易法第三十條、第三
十一條、民法第一百八十五條規定,求為命上訴人不得以註冊第
○一三一六○八一號「幸福空間」商標作為關鍵字廣告;並給付
新台幣(下同)六萬七千一百四十六元本息之判決(未繫屬本院
者,不予贅述)。
上訴人則以:本案之關鍵字廣告內容本身並未使用被上訴人商標
,亦無使網路使用者於Google搜尋引擎上鍵入「幸福空間」後,
會誤認出現廣告與被上訴人有所連結之情形。又關鍵字廣告並未
限制競爭,反而係促進競爭,且伊與被上訴人間並無存在任何競
爭關係,並非公平交易法所規範之對象,現行Google關鍵字廣告
之商業模式,無任何「欺罔」或「顯失公平」之行為,伊實無對
被上訴人經濟利益及努力成果造成損害而影響市場公平秩序可言
,自未違反公平交易法第二十四條之規定。另伊就數字科技股份
有限公司(下稱數字科技公司)所刊登之系爭關鍵字廣告,亦不
構成民法第一百八十五條第二項幫助侵權行為。被上訴人迄今尚
未提出其受有損害之證明,其依據公平交易法第三十條、第三十
一條請求損害賠償及禁止伊販售系爭商標作為關鍵字廣告,並無
理由等語,資為抗辯。
原審審理結果,以:被上訴人為系爭註冊第○一三一六○八一號
「幸福空間」商標之所有權人,系爭商標仍在商標權期間內,經
濟部智慧財產局並於一○三年一月二十九日認定已達著名商標之
程度。上訴人就本案經營關鍵字廣告之收益,係取決於廣告主針
對特定之出價金額以及關鍵字廣告點擊率等情,為兩造所不爭執
。上訴人雖以系爭商標「幸福空間」文字作為關鍵字廣告,然觀
之系爭廣告之內容,消費者點選「幸福空間」關鍵字,搜尋頁面
之廣告欄位出現廣告,僅使消費者可能會誤認該搜尋網頁上廣告
主之廣告文案為被上訴人所有而予以點選進入觀覽,而有所謂「
初始興趣混淆」情形;然當消費者再點選該等廣告文案網址,而
進入該等廣告主之網站觀覽,該等廣告主網站之網頁並未使用系
爭商標,如有使用相關文字亦均為描述性使用,而非作為商標使
用,且均有標明其公司名稱等可資識別標示,相關消費者並不會
誤認係被上訴人之網站網頁,而致生混淆誤認之虞,固難認其有
違反商標法之行為。惟按公平交易法第二十四條規定:除本法另
有規定者外,事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失
公平之行為。其範圍包括限制競爭行為與不公平競爭行為。自市
場上效能競爭之觀點而言,事業從事競爭或商業交易行為,以提
供不實資訊或榨取他人努力成果等違反效能競爭本旨之手段,妨
礙公平競爭或使交易相對人不能為正確之交易決定之情形,均屬
該條規範範圍。該條係補充性之概括規範,僅能適用於公平交易
法其他條文規定所未涵蓋之行為,倘公平交易法之其他條文規定
對於某違法行為已涵蓋,即該個別條文規定已充分評價該行為之
不法性,或該個別條文規定已規範該行為之不法內涵,則該行為
僅有構成或不構成該個別條文規定之問題,而無由再依該條加以
補充規範之餘地。本件關鍵字廣告行為不符合同法第二十條規範
之仿冒行為,然廣告主禾林公司等皆從事與被上訴人相同之室內
設計等相關業務,與被上訴人間屬於公平交易法第二條、第四條
規定之競爭事業,系爭商標經被上訴人之使用及行銷宣傳已成為
著名商標,上訴人竟於網頁搜尋引擎上將被上訴人之系爭商標「
幸福空間」中文字,透過轉銷售廣告商出售予禾林公司等廣告主
作為關鍵字廣告,並將「幸福空間」列入關鍵字建議書建議廣告
主購買,企圖誤導搜尋被上訴人公司特取名稱及商標「幸福空間
」之消費者連結到禾林公司之網站。經被上訴人於一○○年十月
三十一日、同年十一月二十一日函請上訴人速予移除前開關鍵字
及相關廣告連結,上訴人非但不予置理,且將系爭商標作為關鍵
字廣告再銷售予水相公司、基倍公司、肯美公司三家公司,起訴
後繼續販售「幸福空間」關鍵字廣告予與被上訴人處於競爭關係
之廣告主數字科技公司等,使一般消費者鍵入「幸福空間」四字
搜尋時,出現有廣告頁面,而誤認係自然檢索排列之被上訴人之
網站,或與被上訴人之網站有連結關係,予以點選而進入各廣告
主之網站觀覽。另一方面,禾林公司等室內設計業者,所以向上
訴人購買系爭商標「幸福空間」關鍵字廣告,係利用系爭「幸福
空間」商標於室內設計相關領域已臻著名之知名度,且為被上訴
人之特取名稱,以吸引消費者於搜尋引擎輸入「幸福空間」檢索
,便利其網站資訊為搜尋引擎所尋得,並導引被上訴人之潛在客
戶進入廣告主網站觀覽,以增加廣告主之交易機會,顯係攀附被
上訴人長久以來努力經營之系爭「幸福空間」商標之知名度,榨
取其長期以來努力之成果,顯失公平。再者,上訴人進行系爭商
標關鍵字廣告達數年之久,消費者點擊次數至少共達二千六百二
十七次,以其在台灣地區網路搜尋引擎市占率超過一半以上之情
況,長期以往,勢有影響室內設計相關領域之交易秩序或影響交
易秩序之虞,應構成公平交易法第二十四條之不公平競爭行為。
上訴人雖非與被上訴人處於競爭之事業,然其將系爭商標列入關
鍵字建議書建議廣告主購買該關鍵字廣告在先,於經由轉售廣告
商每月之回報應知悉上揭廣告主進行「幸福空間」關鍵字廣告,
且於被上訴人二度以存證信函告知移除之情況下,竟未移除系爭
關鍵字廣告,僅函覆被上訴人自行填寫英文申訴表格向美國Goog
le總公司申訴云云,並不停止其自身共同參與之侵害被上訴人權
益之行為,復於審理中仍繼續販售進行系爭關鍵字廣告,上訴人
與各廣告主自已共同構成不公平競爭侵權行為。其等所為已影響
交易秩序或有影響交易秩序之虞,不能以言論自由卸責。被上訴
人自得依同法第三十條規定請求禁止上訴人販售系爭商標「幸福
空間」作為關鍵字廣告。惟其並未能證明其損害額,僅得以上訴
人販售系爭商標關鍵字廣告所收之廣告費計算損害額;上訴人就
系爭商標關鍵字廣告所收取之廣告費共二萬二千三百八十二元,
依公平交易法第三十二條第二項規定,酌定該金額之三倍為賠償
。從而,被上訴人依公平交易法第三十條訴請禁止販售系爭商標
「幸福空間」作為關鍵字廣告,及依同法第三十一條、第三十二
條、民法第一百八十五條請求上訴人賠償六萬七千一百四十六元
本息為有理由,應予准許等詞,為其心證所由得。爰廢棄第一審
所為關於駁回被上訴人請求命上訴人不得將系爭商標作為關鍵字
廣告及命其給付六萬七千一百四十六元本息部分之判決,改判命
上訴人給付,經核於法並無違誤。
按公平交易法與商標法對於商標雖均設有保護規定,然商標法重
在商標權人私權之保護,因此侵害已註冊之商標,即依商標法規
範處理;而公平交易法所以另為規範,乃以其使用他人表徵,引
起混淆誤認,或攀附他人商譽、或詐取他人努力成果等違反效能
競爭之本質,並有商業倫理之可非難性而妨礙公平競爭秩序,需
以公權力介入制止以維護公平競爭,重在公平競爭秩序之維護。
公平交易法第二十條雖於一○四年二月四日移列第二十二條,並
增訂第二項:「前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、
包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵,依法註冊取得商
標權者,不適用之。」其立法理由表明「本條所保護之表徵倘屬
已註冊商標,應逕適用商標法相關規定,不再於本法重複保護,
為資明確,爰增訂第二項」,可知上項增訂,僅係規定使用顯示
他人商品或服務之表徵致生混淆,如該表徵為註冊之商標,應回
歸適用商標法之規定。倘事業為競爭之目的,雖未使用他人之表
徵,或使用他人之表徵未致混淆,但有攀附他人商譽等足以影響
交易秩序之欺罔或顯失公平之情事,而具有商業倫理可非難性,
有加以禁止之必要者,仍應以違反公平交易法第二十四條規定論
處。上訴人與禾林公司等廣告主以關鍵字廣告方式,攀附被上訴
人著名商標之行為,有使其喪失與潛在客戶交易之虞,足以損害
被上訴人,已構成公平交易法第二十四條之不公平競爭行為,原
判決因命上訴人負損害賠償責任,並無不合,上訴人指陳由公平
交易法第二十二條第二項規定修正,可知已註冊之著名商標,即
不再受公平交易法保護云云,自不可採。另被上訴人係依公平交
易法第三十條、第三十一條,民法第一百八十四條第一項前段及
第一百八十五條規定,請求上訴人禁止販售「幸福空間」作為關
鍵字廣告及給付賠償金。雖於起訴時,僅陳明被販售之廣告主由
禾林公司等四家廣告主,再於原審增加數字科技公司等四家,惟
其均未以之為被告或追加為當事人,應係補充事實上之陳述,依
民事訴訟法第二百五十六條規定,核非訴之追加,上訴人指稱不
同意該部分訴之追加,亦有疏誤。原審本於兩造辯論之結果,適
用法律,因而為上開部分上訴人敗訴之判決,經核於法並無違背
。上訴論旨,就原審取捨證據、認定事實之職權行使,指摘原判
決不當,求予廢棄,非有理由。」

(商標 最高法院 不公平競爭 產品設計 欺罔或顯失公平) Camper v. Mototya

最高法院105年度台上字第927 號民事判決(105.06.01)

原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果,以:上訴人以附件一編
號一所示之商標,指定使用於如附件一編號一所示之商品,向智
財局請准註冊六七二號商標,復以附件一編號二所示之商標,指
定使用於如附件一編號二所示之商品,向智財局請准註冊二六七
號商標。一至五號鞋商品,為上訴人所販賣;六至九號鞋商品(
下稱系爭四種鞋商品),為被上訴人所販賣。六號鞋是取用一號
鞋的鞋面及五號鞋的鞋底設計;七號鞋是取用自二號鞋之設計,
且七號鞋上之「imar」刻文是直接取用自二號鞋之鞋款名稱;八
號鞋是取用自三號鞋之設計;九號鞋是取用自四號鞋的鞋面及五
號鞋的鞋底之設計。被上訴人為降低設計之成本,參考並取用上
訴人商品之設計之事實,為兩造所不爭執。按公交法第二十四條
規定:「除本法另有規定者外,事業亦不得為其他足以影響交易
秩序之欺罔或顯失公平之行為」,乃不公平競爭行為之概括性規
定,僅適用於公交法其他條文規定所未涵蓋之行為,若公交法之
其他條文規定對於某違法行為已涵蓋殆盡,無再依本條加以補充
規範之餘地。該條所謂「交易秩序」係指符合善良風俗之社會倫
理及效能競爭之商業競爭倫理之交易行為,而判斷「足以影響交
易秩序」時,應考量是否足以影響整體交易秩序或有影響將來潛
在多數受害人效果之案件,如單一個別非經常性之交易糾紛,則
應尋求民事救濟,不適用本條之規定;至同條所稱「顯失公平」
,係指以顯失公平之方法從事競爭或商業交易而言。事業如以高
度抄襲他人知名商品之外觀或表徵,積極攀附他人知名廣告或商
譽等方法,榨取其努力成果,或以積極欺瞞或消極隱匿重要交易
資訊,而足以引人錯誤之方式,從事交易之行為,依整體交易秩
序綜合考量,認已造成民事法律關係中兩造當事人間,利益分配
或危險負擔極度不平衡之情形時,固可認為與上開條文規定合致
。惟倘事業之行為並無欺罔或顯失公平,或對市場上之效能競爭
無妨害,或不足以影響交易秩序者,則無該條之適用。本件六至
九號鞋之外觀及造型設計可謂與一至五號鞋幾近相同。惟「商品
外觀幾近相同」與「高度抄襲外觀設計」係屬二事,不得逕以二
者鞋款有關的外觀設計極為近似,遽謂被上訴人即有足以影響交
易秩序之顯失公平之行為。而上訴人「CAMPER」品牌之鞋類商品
的知名度高,然此非針對一至五號鞋外觀設計在鞋類市場上是否
具有獨特之識別性、而為消費者據以辨識其來源之依據。又鞋類
商品之款式深具流行及時尚趨勢,我國鞋類商品市場上諸多鞋類
品牌亦有與一至五號鞋類似外觀的產品,上訴人並未舉證證明消
費者僅憑鞋款之外觀設計即可辨識出一至五號鞋,尚難逕以被上
訴人參考並取用鞋類之設計,遽謂六至九號鞋之外觀設計係高度
抄襲自一至五號鞋。且上訴人於一至五號鞋之鞋墊或鞋幫等處標
示有「CAMPER」圖樣;而VALORE、RVS、DIANA、walkershop等品
牌鞋款於鞋墊、鞋幫、鞋舌或鞋底等處標示各自商標圖樣或款式
名稱;六至九號鞋則於鞋墊、鞋舌或鞋底等處標示被上訴人所享
有之商標圖樣 「MONTOYA」,被上訴人設於台北統一阪急百貨公
司櫃位之指示招牌亦使用「MONTOYA」 商標圖樣,是被上訴人係
以「MONTOYA」 之品牌行銷六至九號鞋,相關消費者依憑各該鞋
類商品上之品牌名稱或商標圖樣、或銷售場所相關招牌指示等辨
識其來源,僅須施以普通注意,即可分辨各品牌鞋類商品之不同
,難認相關消費者僅憑鞋款外觀即誤認同一來源或同系列商品之
虞。至被上訴人廣告用語、呈現方式及予人整體之印象,僅為其
產品來自西班牙,並未予人被上訴人之商品與上訴人之商品有何
關聯之意象,難謂被上訴人即有欺騙、混淆消費者之意圖。上訴
人未能證明系爭一至五號鞋的外觀特徵或造型具有競爭上之獨特
性,已為相關消費者所周知,而成為辨認上訴人之鞋款來源的重
要印象,足使消費者於市場上見到該鞋款外觀時,即會立即聯想
到該鞋款商品必為上訴人產銷之商品,亦無證據證明被上訴人有
使相關消費者誤以為兩者屬同一來源、同系列商品或關係企業之
效果等不當競爭優勢,影響上訴人市場上之競爭地位;被上訴人
係以自己品牌「MONTOYA」 行銷鞋款商品,並非高度抄襲一至五
號鞋之外觀設計,亦無使消費者誤認六至九號鞋為上訴人所產銷
之虞,難認被上訴人有積極攀附上訴人之商譽,榨取上訴人努力
結果之情事。上訴人所提消費者於「Mobile 1」網站發表之文章
中所指為訴外人「TIMBERLAND」品牌產品,非上訴人「CAMPER」
品牌產品,無從證明上訴人經濟利益遭被上訴人榨取,以及被上
訴人之廣告用語使消費者產生與上訴人產品混淆誤認之印象,被
上訴人並無違背商業倫理及效能競爭原則,影響交易秩序而顯失
公平可言。從而,上訴人依同法第三十條規定,請求被上訴人不
得製造、販售系爭四種鞋商品,即不應准許,為其心證之所由得
,並說明上訴人其餘主張及聲明證據為不足取及無須再予審酌之
理由,因而維持第一審所為上訴人敗訴之判決,駁回其上訴。按
取捨證據、認定事實屬於事實審法院之職權,若其取證、認事並
不違背法令及經驗法則、論理法則或證據法則,即不許任意指摘
其採證或認定不當,以為上訴理由。原審本於認事、採證之職權
行使,綜合相關事證,認定被上訴人並無違反公交法第二十四條
規定之行為,而以上揭理由而為上訴人敗訴之判決,經核於法洵
無違背。上訴論旨,猶就原審採證、認事之職權行使及其他與判
決基礎無涉之理由,指摘原判決關此部分為不當,聲明廢棄,非
有理由。」



(著作權 最高法院 刑事 合法調查證據 授權契約)

最高法院105年度台上字第448號刑事判決(105.2.29)

(一)刑事訴訟法第一百五十五條第二項規定,未經合法調查
之證據,不得作為判斷之依據;第一百六十五條第一項規定,卷
宗內之筆錄及其他文書可為證據者,應向當事人宣讀或告以要旨
,是以採為判決基礎之筆錄或其他文書證據,如未踐行向當事人
宣讀或告以要旨之調查證據程序,即有應於審判期日調查之證據
而未予調查之當然違背法令。本件原判決援引證人吳慶治、陳銘
忠、陳永祥(下稱吳慶治等三人)於台灣宜蘭地方法院九十八年
度訴字第四0六號涂煌輝等人違反著作權法案件(下稱另案)所
為證述,作為有利於被告之認定所憑重要證據(見原判決第七、
八頁)。惟稽之卷內資料,似無上述吳慶治等三人於另案證述之
審判筆錄為證(原判決敘明係引用九十九年度他字第三五一九號
卷第一0八、一0九頁所附另案判決書網路列印資料所記載吳慶
治等三人證述內容),且原審審判長於一0四年十月一日審判期
日,亦未就所指另案判決書網路列印資料或吳慶治等三人於另案
證述之審判筆錄,踐行「向當事人宣讀或告以要旨」之法定調查
證據程序,遑論依刑事訴訟法第二百八十八條之一第一項、第二
百八十八條之二規定,詢問當事人、辯護人對吳慶治等三人於另
案之證述有無意見,以及予以辯論證明力之適當機會,此有審判
程序筆錄之記載可按(見原審卷二第二八八至二九九頁)。原判
決引用所謂吳慶治等三人於另案之證述,作為判斷之依據,揆諸
上開說明,難認適法。(二)審理事實之法院,對於卷內被告有利及
不利之證據,應一律注意,詳為調查,綜合全案證據資料,本於
經驗法則以定其取捨,並將取捨證據及得心證之理由,於判決內
詳加說明。故證據雖已調查,而尚有其他部分並未調查,仍難遽
為被告有利或不利之認定。本件原判決所引述吳慶治等三人固於
另案分別證述,被告(以振揚公司名義)與瑞影企業股份有限公
司(下稱瑞影公司)經銷商吳慶治簽訂「讓渡同意書」,自「九
十八年六月一日」起,受讓吳慶治經瑞影公司授權出租使用之歌
曲著作五十五套;被告(以振揚公司名義)與瑞影公司經銷商陳
銘忠簽立「讓渡書」,自「九十八年七月一日」起,受讓陳銘忠
(以葉錡村名義簽約)經瑞影公司授權出租使用之歌曲著作三十
三套;被告(以振揚公司名義)於「九十八年一月一日」、「九
十八年一月十五日」與陳永祥簽訂「授權轉讓同意書」,受讓陳
永祥經大唐國際影音多媒體科技股份有限公司(下稱大唐公司)
、優世大科技有限公司(下稱優世大公司)授權出租使用之歌曲
著作四十五套(在台南市佳里、七股區使用)、十五套(在台南
市下營區使用)等情(見原判決第七、八頁)。惟被告是否因此
經授權取得公訴意旨所指時間內出租「大樹腳」等六首歌曲、「
偷心」等六首歌曲、「恨情歌」等六首歌曲(下稱本件十八首歌
曲)之權利,仍應視授權出租使用之歌曲名稱、重製經過情形,
以及吳慶治等三人指稱轉讓予被告(振揚公司)出租使用之歌曲
有無合法權源及是否合乎轉讓規定(例如轉讓之方式、套數、地
域限制)而定。查原判決引用之吳慶治等三人於另案所證情節,
並未具體指明經瑞影公司、優世大公司、大唐公司授權出租使用
之歌曲名稱及重製經過情形,經重製之本件十八首歌曲是否與吳
慶治等三人經授權取得出租使用權利有關?仍不無疑問存在。又
卷附優世大公司函陳明,優世大公司從未取得「偷心」等六首歌
曲之授權,亦未提供予客戶使用點唱等情(見九十九年度他字第
三五一九號卷第一四九、一五0頁)。又由卷附瑞影公司函暨所
附「弘音精選MIDI承租約定書」影本(見第一審卷二第三四至三
九頁)可知,瑞影公司經銷商如欲轉讓租用權利予他人,依約必
須經銷商與他人一同簽立「承租約定書」,且經瑞影公司用印確
認同意始可。再卷附被告所提出與陳永祥取得授權情形有關之「
區域分銷商確認書」、「授權轉讓同意書」影本(見一00年度
偵字第一五二九三號卷第八六至八九頁)顯示,優世大公司、大
唐公司授權歌曲出租使用有嚴格之套數(「代理區域」欄記載:
承包套數為四十五套或十五套)及地域限制(「代理區域」欄記
載:限定在台南市佳里、七股、下營區域,且「注意事項」欄記
載:轉點作業僅針對代理區域內,不接受越區《非代理區域》轉
點)。而稽之卷內資料,被告係振揚公司負責人,以出租電腦伴
唱機及伴唱相關設備為業,且經營規模不小,並非偶一為之,而
被告早自「九十八年三月」起,即因違反著作權法案件,陸續由
檢察官進行偵查、起訴,且相關案件不勝枚舉。又原判決理由既
敘明:吳慶治於另案陳明有將「弘音精選MIDI承租約定書」影印
交給被告觀看,被告瞭解瑞影公司有關轉讓歌曲出租使用之限制
等語(見原判決第七頁)。則陳永祥有無可能自優世大公司、大
唐公司取得「偷心」等六首歌曲之出租使用權利,並轉讓予被告
(振揚公司)?又被告就出租使用之歌曲有無合法權源及是否合
於轉讓規定(例如轉讓歌曲名稱、方式、套數、地域限制等事項
)等情,是否可能猶於吳慶治等三人所指「九十八年六、七月」
間,絲毫未加確認即照單全收,並任意出租予不屬台南市佳里、
七股、下營區之台南市東區、白河區或歸仁區之KTV業者?尚
非全無疑義。原審未能就上情進一步調查、審認,並敘明其論斷
之理由,即遽以被告係自吳慶治等三人受讓本件十八首歌曲出租
使用權利,又被告可能誤認陳永祥有轉讓「偷心」等六首歌曲之
出租使用權利,難以證明被告主觀上有違反著作權法第九十一條
第二項之故意為由,而為有利於被告之認定,尚嫌速斷,難昭折 
服,不無可議

(著作權 最高法院 著作權歸屬 職務著作)「威虹染整生管系統」、「LW-RP 報表系統」

最高法院105年度台上字第1297號刑事判決(105.5.25)
原判決已認定被告係於八十三年八月一日至八十九年七月三
    十一日任職威虹公司;翁世豪則於八十七年一月二十一日著
    作權法修正之前即任職威虹公司,至八十九年九月間離職(
    原判決第三、四、九頁)。而原判決採信之證人鄭有廷於第
    一審證稱:伊是八十七年五月一日至九十四年二月在威虹公
    司任職;進入公司時「威虹染整生管系統」WINDOW版早已存
    在,且已對外開始銷售;伊是有參與後面系統的修改及客製
    化部分,開發是拿原來生管系統去改;早期是由被告開發出
    來後再修正,修正後賣給億祥,賣給億祥後都是伊修正的;
    億祥系統的底層即為被告所創作的「威虹染整生管系統」的
    WINDOW版,的確是拿那套去改的;伊知道威虹公司有將「LW
    -RP 報表系統」放在網頁上供人家免費下載;第一為了要延
    長DBTWIN的壽命,第二為了幫威虹公司打廣告,所以有提供
    免費下載;一直到伊離職前即九十四年之前都還有免費下載
    等語(第一審一0一年度智訴字第六號卷,下稱第一審智訴
    卷,卷三第一一頁背面至第一四頁)。證人吳勝敏於第一審
    證稱:「(問:你在威虹公司任職的期間?)八十年到九十
    六年。(問:在你與被告寫完這兩個系統後,有無主張過對
    這個系統的權利?)沒有。(問:威虹公司在販售這兩個系
    統時,是否在外包裝上或軟體裡面會聲明他是權利人?)…
    在執行軟體的標題上會有威虹染整生管系統,不同性質就要
    標不同名稱。」等語(第一審智訴卷二第二一0頁背面至第
    二一五頁)。又依訊光科技系統股份有限公司(下稱訊光公
    司)一00年五月十一日訊字第一00五00二號函說明,
    該公司係於八十七年與威虹公司合作開發DBTWIN32產品,威
    虹公司並將「LW-RP 報表系統」合併於訊光公司的DBTWIN32
    產品出售。當時威虹公司所提供的LW-RP 最後版本為八十七
    年十月二十七日,版本為"1.20.1.110",並附在訊光DBTWIN
    32的母片光碟當中等語(一00年度他字第一七0號偵查卷
    一第二0八頁)。告訴人與訊光公司上開合作案係於八十七
    年五月簽約一節,復有威虹公司員工手冊在卷(第一審一0
    一年度審智訴字第七號卷二第七十至七五頁)足憑。告訴人
    主張被告業已於八十八年十二月三十一日,將其經手之「威
    虹染整生管系統」,以光碟備份,親手交予告訴人乙節,亦
    有告訴人提出之告證四在卷(原審卷二第九一、九六至一二
    三頁)可參。是否均指著作權法於八十七年一月二十一日修
    正後,在被告與翁世豪離職前,二人仍有提供「威虹染整生
    管系統」、「LW-RP 報表系統」予威虹公司使用、改作及銷
    售?如果無訛,被告及翁世豪既受僱於告訴人,負責上開程
    式之設計,何以於程式設計完成後,提供告訴人改作、銷售
    ?原因為何?是否其職務上之行為使然?被告與翁世豪果未
    授權告訴人使用、改作、銷售「威虹染整生管系統」、「LW
    -RP 報表系統」,何以在告訴人改作後,未提出異議或為反
    對之表示?倘被告與翁世豪已明示或默示授權告訴人使用「
    威虹染整生管系統」、「LW-RP 報表系統」,並得予改作、
    銷售,揆諸上開規定,告訴人是否仍未取得改作後「威虹染
    整生管系統」、「LW-RP 報表系統」之著作財產權?似非無
    疑。此部分事實與告訴人是否已取得「威虹染整生管系統」
    、「LW-RP 報表系統」合法改作之權利,及對改作後之衍生
    著作是否取得著作權法之保護、對本件是否具有告訴權、本
    件告訴是否合法攸關,但事實不明。原判決未予調查、釐清
    即遽為被告有利之論斷,自有應於審判期日調查之證據而未
    予調查及判決不備理由之違背法令。
(二)、刑事訴訟法第三百七十九條第十四款規定,判決不載理由,
    或所載理由矛盾,其判決當然違背法令。告訴人於原審已主
    張「告訴人公司於八十七年一月二十一日著作權法修正後,
    仍有就『威虹染整生管系統』進行改作,是以告訴人公司自
    得依八十七年一月二十一日修正後著作權法第十一條第二項
    之規定,取得『威虹染整生管系統』之著作財產權」(原審
    卷二第九三、九四頁)。原判決就告訴人此部分主張,未敘
    明如何不足為被告不利之認定,即遽為判決,併有判決不載 
    理由之違背法令。

2016年7月15日 星期五

(商標 著名商標 同一性 ) New Blance v. 中陽鞋業、佑盛鞋業:N系列商標為著名商標

智慧財產法院104年度民商上字第13號民事判決(105,5,12)

「上訴人主張被上訴人系爭第1287752 號「N 」商標圖樣內部
    應為空心構圖,卻於該註冊商標圖樣內添加MINIMUS 英文字
    樣,或蜂巢或線條圖樣,如上證15照片所示(本院卷一第12
    5 至134 頁),構成自行變換商標圖樣或加附記云云。惟查
    ,被上訴人於系爭商標「N 」圖樣內以小字體附加MINIMUS
    英文字樣,此乃表示產品系列名稱,即MINIMUS 系列運動鞋
    係指以最少量元素及材料,最接近赤足感受的裸足慢跑鞋,
    帶給跑者最簡約、輕量與正確的裸足跑步體驗;或附加蜂巢
    乃功能說明,即說明蜂巢設計中底,搶調穩定、避震之功能
    ;至於線條設計係裝飾圖樣,均非表彰商品來源之商標使用
    行為,依法並不受他人商標權效力之拘束,而不得據為廢止
    商標註冊之原因。蓋被上訴人實質上並無變更註冊商標之主
    要識別特徵,依社會一般通念及消費者之認知,上開添加MI
    NIMUS 英文字樣或蜂巢或線條圖樣之使用,與被上訴人系爭
    商標產生相同之印象,兩者商標仍具同一性,並無構成廢止
    商標註冊之事由。......

  2.系爭商品上使用之商標圖樣係由英文大寫字體N 內置NITIAU
    英文字及線條所組成,且該N 字形內置有墨色或與該N 字形
    顏色不同之NITIAU文字及線條,惟該文字及線條並非突出,
    且均置於N 字形範圍內,系爭商品商標之整體圖樣仍呈現N
    字形(原審卷一第134 至139 頁,原審卷二第35至38頁),
    系爭商標則是英文大寫N 字形,二者均有大寫字體N ,N 字
    形之外觀幾近相同,雖系爭商品上圖樣之N 字形內置有墨色
    或與N 字形顏色不同之NITIAU文字及線條,然該文字及線條
    表現並非突出,均置於N 字形圖樣範圍內,在系爭商品商標
    之整體圖樣呈現上N 字形圖樣屬消費者關注或事後留在其印
    象中較為顯著之主要部分,系爭商品圖樣與系爭商標圖樣相
    較,除上揭較不明顯之NITIAU外文及線條細微差異外,兩者
    外觀相仿,以具有普通知識經驗之消費者,於購買時施以普
    通之注意,可能會誤認系爭商品與系爭商標商品為來自同一
    來源之系列商品,或雖不相同但有關聯之來源,系爭商品使
    用之商標與系爭商標構成近似,且近似程度不低。
 4.系爭商標雖為單一字母,惟被上訴人為世界知名之運動品製
    造商,「N 」系列商標業經被上訴人於世界各國註冊,且被
    上訴人超過30年長期使用系爭商標圖樣於運動鞋等商品,在
    報章雜誌上為廣告宣傳,行銷國內外市場,被上訴人在臺灣
    銷售使用系爭商標圖樣之運動鞋商品,自2004年起至2011年
    間每年淨銷售額約達數億元,被上訴人在臺灣有400 多間全
    省經銷據點,並為宣傳廣告,自1995年迄今一直在臺灣網路
    、雜誌、新聞報紙、電視等行銷系爭商標圖樣之運動鞋,並
    支出鉅額宣傳費用,並曾經智慧局以95年6 月7 日中台異字
    第941427號商標異議審定書肯認為著名商標等情,有被上訴
    人提出之New Balance 品牌歷史、商品型錄、經公證之宣誓
    書及其部分中譯文、系爭商標商品宣傳廣告資料、被上訴人
    在臺灣經銷據點一覽表、被上訴人1995、1997、2009至2012
    年7 月間在網路、雜誌等行銷系爭商標圖樣運動鞋之相關資
    料、被上訴人2010年至2014年在臺灣行銷宣傳費用統計表、
    2012年7 月至2014年之行銷月報表及光碟資料、智慧局商標
    異議審定書影本等在卷可參(原審卷一第27至133 頁、第31
    3 至317 頁,原審卷二第81至82頁、第130 至260 頁,原審
    卷三第1 至331 頁),是以於運動鞋類使用英文大寫N 字形
    圖樣已使相關消費者得以認識其商品或服務之來源係來自於
    被上訴人,具有高度識別性,系爭商品使用之圖樣與之構成
    近似,自易使相關消費者產生混淆誤認之虞。」