最高行政法院104年度判字第488號判決(104.8.27)
61I(4)商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。
「原判決廢棄，發回智慧財產法院。」
「七、本院按：
(一)、按商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀
者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法
第63條第1項第4款定有明文。此即商標名稱通用化之規定
，意指商標註冊後，倘因商標權人不當使用或怠於維護其
商標之識別性，致其成為商品或服務之通用名稱或形狀，
或成為商品或服務之通用標章者，已不具有識別及表彰商
品來源之特徵，而失去商標應有之基本功能，基於公益及
識別性之考量，避免阻礙市場競爭者參與競爭，故明文商
標專責機關應廢止其註冊。至商標名稱通用化之判別標準
，以該商標名稱（即該做為商標之詞彙）在一般消費者心
目中認識的主要意義為判準，學說上稱為「主要意義判斷
標準」（primary signifiance test）。申請廢止商標者
，對上開事實應負舉證責任。因商標之廢止，係對已授予
之商標專用權事後予以剝奪，故要求較強之證據證明力；
必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法，係做為商
品之通用名稱使用，而非做為商品之來源名稱使用，始能
廢止其商標之註冊。
(二)、次按「（第1項）關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權
之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或
廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。（第
2項）智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，
表明他造關於該證據之主張有無理由。」，智慧財產案件
審理法第33條定有明文。其立法理由略以：「現行專利法
第67條第3項規定舉發人補提理由及證據，應自舉發之日
起1個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。
依此規定，舉發人就關於專利權應撤銷之證據，如未於舉
發審定前提出，縱於行政訴訟中補提，行政法院亦不予審
酌。惟依專利法第67條第4項之規定，於行政訴訟判決確
定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就
同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序。
又關於撤銷或廢止商標註冊之行政爭訟程序，實務上亦同
此處理。惟上述情形，致使同一商標或專利權之有效性爭
議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其
他相關民刑事訴訟之終結，自有不宜。而於智慧財產法院
成立後，審理關於舉發、評定及異議事件等行政訴訟事件
之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並有技術審查官
之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。
爰設本條規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、
廢止理由之新證據，以期減少就同一商標或專利權有效性
之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。」可
見本條所謂之新證據，係指其本身能獨立作為證明系爭商
標或專利具有撤銷或廢止理由之主要或獨立之證據而言。
至於為發現真實而提出以增強主要證據證明力之補強證據
，則非該條文所謂之「新證據」。此種補強證據因與原撤
銷或廢止事由及原有證據屬於同一關聯範圍內，並無提出
時點之限制，行政法院原應加以審酌，並無排除之理。而
商標是否通用化，並非單一證據即可證明通用化事實存在
，申請人如於訴訟中提出證明該事實之相關證據，自應加 以審究。
(三)、本件參加人前以「蠍尾刷」圖樣，指定使用於當時商標法
施行細則第13條所定商品及服務分類表第10類之溫灸器等
商品，申請註冊，於94年10月1日經准許註冊登記並公告
；嗣上訴人申請廢止系爭商標之註冊，經智慧局審核後為
系爭商標之註冊應予廢止之處分。其中系爭商標指定使用
於「美體按摩刷」商品之註冊，係依商標法第63條第1項
第4款之規定廢止其註冊，並未審究是否尚違反同條項第2
款之規定。參加人提起訴願，被上訴人訴願決定以「原處
分關於系爭註冊第1175440號『蠍尾刷』商標指定使用於
『美體按摩刷』商品部分所為系爭商標之註冊應予廢止之
處分部分撤銷，由原處分機關另為適法之處分；其餘部分
訴願駁回。」之訴願決定。上訴人就訴願決定對其不利之
部分對被上訴人提起行政訴訟。原判決解釋智慧財產案件
審理法第33條第1項之規定，以參照同條第2項規定，智慧
財產專責機關就第1項之新證據應提出答辯書狀之法文結
構對照觀之，認智慧財產案件審理法第33條第1項規定，
於對智慧財產專責機關之處分不服而以該專責機關為被告
所提起之行政訴訟中始有適用，如當事人係針對訴願決定
不服而以訴願決定機關為被告所提起之訴訟，因其訴非以
專利專責機關為被告，應無該規定適用，本件上訴人即係
不服訴願決定而對被上訴人提起之訴訟，故原審認本件無
智慧財產案件審理法第33條第1項規定之適用，仍以上訴
人於申請廢止階段所提出之證據為限，始加以審酌，其後
上訴人於訴訟中所提之證據均不予審酌。揆諸前揭規定及
說明，原判決此部分適用法律即有不當，上訴論旨執以指
摘並非無據。」
最高行政法院第六庭
審判長法官 林 茂 權
法官 劉 介 中
法官 吳 東 都
法官 姜 素 娥
法官 許 金 釵
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