2016年1月30日 星期六

(商標 識別性 倍數賠償 刊登道歉啟事) Louis Vuitton EPI 水波紋商標

智慧財產法院103年度民商訴字第63號民事判決(104.7.27)

    主  文
被告二阿國際股份有限公司、李浴沂應連帶給付原告新臺幣伍拾
參萬柒仟貳佰元,及自民國103 年12月30日起至清償日止按年利
率百分之五計算之利息。
被告應將附件一所載之道歉啟事,以長二十五公分、寬十九公分
之篇幅,登載於經濟日報第一版下半頁一日。

五、得心證之理由:
(一)系爭水波紋圖樣具有識別性,足以成為表彰原告皮包商品
      之標識。
     按「(第1 項)商標,指任何具有識別性之標識,得以文
      字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音
      等,或其聯合式所組成。(第2 項)前項所稱識別性,指
      足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來
      源,並得與他人之商品或服務相區別者」,商標法第18條
      定有明文。查系爭附圖1 所示商標,所使用之水波紋圖樣
      並非習用之圖形,應屬首創,應為原告所創造,並經原告
      自92年12月1 日起在臺灣經濟部智慧財產局獲准註冊取得
      商標權(如附圖1 )。且原告取得系爭附圖1 所示商標(
      另稱EPI 圖樣),已在西元1985年作為原告所販賣手提包
      商品之壓紋標識,而具水波紋圖樣之水桶包、Neverfull
      包更是原告近年來之主銷商品(見卷附蘋果日報報導,本
      院卷第11、25-31 頁)。再者,原告使用附圖1 所示圖樣
      之前,世界各國文件中亦未見有此水波紋圖樣標識壓製於
      手提包作為商品特徵,而原告為世界知名精品品牌公司,
      就相關產業而言(包括任何製造或利用到皮件、服飾等)
      ,大都知悉原告系爭附圖1 所示商標主要使用於手提包之
      壓紋標識,是就識別性而言,系爭附圖1 所示商標既為原
      告從無到有首創,且實際使用在手提包產品,業已行銷相
      當時日,就全球知名度而言,任何人聽聞或目睹具有附圖
      1 所示圖樣壓紋手提包,均會與原告公司產生聯想,是系
      爭附圖1 所示商標具備先天及後天識別性。

    4.被告雖辯稱本件系爭皮包於外觀上有標記被告品牌之2R文
      字,亦有掛牌附於商品上,且兩造商品價位差距甚大,以
      足使消費者於選購時知悉所購入者為被告經營之2R商品,
      非原告公司之商品,因此被告之商品並不致相關消費者發
      生混淆之情形云云。惟如前所述,原告當庭提出之2 件具
      系爭附圖1 所示水波紋壓紋商標與被告所販賣系爭查獲之
      8 件具水波紋壓紋圖樣皮包比較,前者紋路與後者紋路走
      向一致、粗細程度相近(見本院勘驗所拍攝相片,本院卷
      第124-136 頁),外觀上確易使人將系爭商標誤認使用於
      被告所販賣系爭查獲之8 件皮包,應認構成近似。固然系
      爭扣案皮包有5 件於外觀上有標記被告品牌之2R文字,亦
      有掛牌附於商品上(見本院卷第132 頁相片),然此等商
      品所呈現水波紋壓紋外觀上明顯且清晰,此外「2R」掛牌
      係為可輕易移動,稍加不注意就可被忽略及掩蓋,又此等
      皮包所標記被告品牌之2R文字(一個正向R 、一個反向R
      組成),與水波紋壓紋相較之下顯得像是皮包上之裝飾圖
      樣,均見於勘驗相片可憑,故被告上述所辯被告之商品並
      不致相關消費者發生混淆之情形云云,尚不足採。

    3.本件原告主張依被告販賣系爭扣案皮包之平均價格2,686
      元之500 倍請求被告賠償所受損害134 萬3 千元等情,被
      告就系爭扣案皮包之平均價格為2,686 元並不爭執,然原
      告就其所受損害,並未提出其他相關佐證,原告即直接依
      商標法第71條第1 項第3 款所定之500 倍計算,恐溢出原
      告之實際損害。本院衡量被告之侵害情節(見被告於網路
      上之宣傳資料,本院卷第14-22 頁)、經營規模(實體店
      面設於台北市○○○路○段○○巷○號、台北市○○區○
      ○路○○號、台北市○○路○號,見本院卷第13頁)、仿
      冒商標商品之數量(扣得8 件)、仿冒商標之相同或近似
      程度,及原告註冊商標商品真品之性質與特色(水波紋圖
      樣)、在市場上流通情形等情狀,本件認以賠償零售單價
      200 倍計算為適當,是以被告應賠償侵害原告系爭商標損
      害537,200 元(計算式:2,686 ×200=537,200 ),逾此
      範圍,應屬過高,則非有據。被告二阿公司之行為亦構成
      違反公平法第20條第1 項第1 款情形,因原告為合併起訴
      主張,其依公平法第31條規定,請求法院一併裁判,亦屬
      有據。

(五)原告得否依民法第195 條第1 項規定,請求被告將附件1
      所載道歉啟事以長25公分、寬19公分篇幅刊登於經濟日報
      第1 版下半頁1 日部分:依民法第195 條第1 項後段規定
      ,名譽被侵害者,並得請求回復名譽之適當處分。另按商
      標係象徵特定企業產品或服務具有持續穩定之品質,並且
      當企業有能力維持穩定之品質之時,商標之價值即是良好
      之商譽。既然被告使用水波紋標識於其所販賣之系爭扣案
      8 件皮包商品上,造成減損原告系爭商標識別性而具侵害
      原告商標權之行為,應認被告行為亦構成侵害原告商譽之
      結果,原告自得請求被告為回復名譽之適當處分,即原告
      依民法第195 條第1 項規定,請求被告將附件1 所載道歉
      啟事以長25公分、寬19公分篇幅刊登於經濟日報第1 版下
      半頁1 日,以作為回復名譽之適當處分之手段方法,為有
      理由,應予准許。

                    智慧財產法院第三庭
                                法 官 范智達

(商標 商標異議 著名商標 減損識別性 減損信譽) GAP on 衣服v. Stopgap on 衣服:二商標高度近似,申請人非善意,有減損著名商標識別性及信譽之虞。

智慧財產法院103年度行商訴字第122號行政判決(104.2.12)
商標圖片
系爭商標


(一)兩商標圖樣成立高度近似性:
    所謂商標圖樣近似者,係指異時異地隔離與通體觀察,兩商
    標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處,具備普通知識經
    驗之相關消費者,施以通常之辨識與注意,有致混淆誤認之
    虞,此為不准商標註冊之消極要件。被告與參加人雖主張相
    關消費者可辨識兩商標之差異云云。然原告抗辯稱兩商標有
  高度近似性等語。職是,本院應審究系爭商標與據以評定商
  標是否近似,暨兩商標近似之程度為何如後(參照本院整理
  當事人爭執事項1)。
  1.據以評定商標為著名商標:
    據以評定商標圖樣由英文「GAP 」所構成,原告於1969年將
    「GAP 」創用於銷售「Levi」牛仔服飾商店之商標,並於19
    74年開始使用於衣服、化粧品、皮件、眼鏡及其相關周邊商
    品與服務。據以評定商標分別於1999出版之商業週刊被評比
    為全美500 大公司之第3 名,國際品牌顧問公司Interbrand
    於2006年亦評比據以評定商標之價值高達64億美元,名列全
    球第40名。原告與50餘個國家及地區之當地廠商大量合作生
    產據以評定商標之商品,估計有逾13萬名之員工,總店舖數
    達3,245 間,分布於世界各地。原告於2013年進軍臺灣,其
    於ATT 4 FUN 與統一阪急均有店面,自2014年3 月21 日 於
    統一阪急開幕迄今,未逾兩周時間已為臺北阪急之來客數提
    升約10% ,其為著名商標等事實。此有「A Brief History
    of The Gap, Inc.」資料、著名報章雜誌之代表性廣告、合
    作廠商地區分佈資料、據以評定商標全球申請或註冊一覽表
    及中華民國註冊商標資料、1999年商業週刊、2006年「BEST
    GLOBAL BRANDS 」資料、中華民國合作廠商出具之發票、進
    軍臺灣之資料及中台評字第H00890345 號、中台異字第G008
    81051 號、第G00891174 號、第G00911011 號、第G0094147
    9 號及第G00960319 號處分附卷可稽(見本院卷一第30至20
    4 頁之證1 至9 ),並為當事人所不爭執(參照當事人不爭
    執事項2 )。職是,據以評定商標圖樣「GAP 」,有客觀證
    據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標
    ,其為有高度商業強度之商標。
  2.主要部分觀察方法:
    所謂主要部分觀察方法,係指整體觀察原則在判斷商標近似
    與否時,倘認商標圖樣有特定部分特別引人注意,且此部分
    商標之識別功能特別顯著,即可就此部分加以比較觀察,以
    判斷兩商標是否近似。換言之,商標分為主要部分與附屬部
    分時,應以比較主要部分為主,總體觀察為輔,其主要部分
    近似,致相關消費者發生混淆誤認之虞,縱使其附屬部分不
    近似,亦屬近似之商標(參照最高行政法院96年度判字第18
    79號判決、99年度判字第180 號、103 年度判字第99號判決
    )。觀察組合或複合字詞間及與單一字詞間,是否成立近似
    ,首應探求組合或複合字詞中,是否有主要字詞與形容字詞
    之分,原則應以主要字詞為比對客體。而組合或複合字詞中
    有部分字詞為商品或服務之相關消費者所熟知者,該部分字
    詞應可認為主要字詞(參照混淆誤認之虞審查基準第5.2.6.
    6 )。準此,本院自應據以評定商標圖樣「GAP 」,是否為
    系爭商標之主要部分,倘為主要部分,即據此部分比較觀察
    ,判斷兩商標是否近似。
  3.系爭商標之主要部分為gap:
    商標權人雖應依所註冊之商標而使用,然因實際使用商標時
    ,依不同場合,常會就商標圖樣之大小、比例或字體等加以
    變化,倘依社會一般通念可認識與註冊商標為同一者,應屬
    註冊商標之使用。系爭商標由「Stop」與「gap 」組合而成
    ,而「GAP 」著名商標為相關事業或消費者所熟知,「gap
    」為「GAP 」之英文小寫,兩者僅字體不同,相關事業或消
    費者依社會一般通念,可認識「gap 」與「GAP 」有同一性
    ,因「GAP 」為著名商標,故「gap 」商標圖樣特別顯著突
    出,易引起相關消費者之注意,是「gap 」之特定部分存在
    ,有發生或增加系爭商標之識別功能,使系爭商標分為主要
    部分「gap 」與附屬部分「Stop」。
  4.兩商標圖樣主要部分相同:
  (1)系爭商標由外文「Stopgap 」所構成,其與據以評定商標相
    較,據以評定商標雖為「GAP 」印刷體大寫,系爭商標為花
    體字設計之大寫S 字母起首,其後連接6 個小寫字母,兩者
    有所差異。然依據市場交易經驗或相關消費者地位,購買兩
    商標指定之商品時,通常以商標主要部分「gap 」與「GAP
    」為觀察重心,該等商標之主要部分易影響相關消費者對兩
    商標之整體印象,不因字型、字體或有附加其他字母,而作
    相異之識別。職是,縱使系爭商標字體、字型及附加文字「
    Stop」部分不近似,兩者亦屬近似之商標。
  (2)被告與參加人雖抗辯稱系爭商標為「Stop」與「gap 」兩個
    英文單字連寫,構成複合字,有填補坑穴或缺口、用以填補
    空缺或凹陷處之東西、權宜之計等意義,相較據以評定商標
    所表彰為峽谷、缺口之意,兩商標均不同云云。然系爭商標
    與據以評定商標均由單純英文所組成之商標,主要部分為「
    GAP 」與「gap 」。外文商標有不同涵義時,判斷商標之觀
    念是否近似,自應以相關消費者所熟悉之定義判斷,始符合
    相關消費者之標準。而兩商標指定之商品均為普通日常消費
    品,應以具有普通知識之一般消費者為判斷標準。因我國為
    非英語系國家,「Stopgap 」並非習見之英文辭彙,相關消
    費者依一般生活經驗與通常學識,未必知悉「Stopgap 」有
    權宜之計、填補坑穴或缺口等意義。被告與參加人以非通用
    之英譯,解釋兩商標不成立近似,顯不符合我國相關消費者
    之認知。反之,「stop」或「gap 」為簡單之英文單字,系
    爭商標「gap 」前附加「Stop」,易使相關消費者將系爭商
    標文義解釋為停止「GAP 」,益徵「gap 」為系爭商標之主
    要部分。
  (3)相關消費者係以系爭商標主要部分「gap 」與據以評定商標
    「GAP 」辨識兩商標之特性,既如前述。經本院比較據以評
    定商標圖樣「GAP 」與系爭商標主要部分「gap 」,以異時
    異地隔離,認兩商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面均屬相同
    ,具備普通知識經驗之相關消費者,施以通常之辨識與注意
    ,應有致混淆誤認之虞。職是,系爭商標附屬部分雖有「St
    op」文字,兩商標主要部分相同,成立構成高度近似。...


(八)系爭商標申請時非屬善意:
    商標之主要功能在表彰自己之商品或服務,俾以與他人之商
    品或服務相區別,故申請註冊商標或使用商標,應在發揮商
    標之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源
    ,甚至企圖致相關消費者混淆誤認其來源,而為申請註冊商
    標者,其申請即非屬善意,應不受保護(參照本院整理當事
    人爭執事項7 )。查據以評定商標圖樣由英文「GAP 」所構
    成,前於1969年使用「GAP 」商標於銷售「Levi」牛仔服飾
    商店,並於1974年開始使用於衣服、化粧品、皮件、眼鏡及
    其相關周邊商品與服務,其為著名商標。系爭商標指定使用
    於同一或類似商品,兩商標之商標權人為有競爭關係之事業
    ,應知悉已成為著名商標之據以評定商標,系爭商標申請時
    使用「stopgap 」為商標圖樣,其意為停止「gap 」,而「
    gap 」為主要部分,自可認定主觀有引起相關消費者混淆誤
    認其來源之意圖,有攀附據以評定商標商譽之意圖,非屬善
    意申請商標。


四、系爭商標減損據以評定商標之識別性與商譽:
(一)混淆誤認之虞與商標淡化有別:
  1.著名商標有反淡化之保護:
   按商標相同或近似於他人著名商標或標章,有致相關公眾混
   淆誤認之虞者,或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之
    虞者,不得註冊。審定時商標法第23條第1 項第12款與現行
    商標法第30條第1 項第11款均定有明文。適用本款前段有關
    混淆誤認之虞或後段之淡化問題,均不須考量商標是否已作
    商標使用。因商標註冊階段,判斷商標有無本款之適用時,
    並不考量商標是否作實際之商標使用。而據以評定商標是於
    系爭商標申請註冊時已為著名商標(見本院卷一第191 至第
    204 頁之證9 )。商標混淆誤認之虞與商標淡化為不同概念
    。在判斷混淆誤認之虞時,商標之著名性或強度為相對之概
    念。著名商標有反淡化之保護;反之,非著名商標,則無反
    淡化之保護。職是,據以評定商標應受反淡化之保護。
  2.保護商標淡化在於避免商標識別性或信譽之減損:
    混淆誤認之虞與商標淡化規定,係不同構成要件及規範目的
    ,混淆誤認之虞其規範之目的,在避免相關消費者對於衝突
    商標與註冊在先之商標,在商品來源、贊助或關聯上混淆,
    而基於錯誤之認識作出交易之決定。申言之,混淆誤認之虞
    之規定,主要在避免商品來源之混淆誤認以保護消費者。商標淡化規範之目的,主要則在於避免著名商標之識別性或
    信譽,遭他人不當減損,造成相關消費者印象模糊,進而損
    害著名商標,縱使相關消費者對於衝突商標與在先之著名商
    標間,未形成混淆誤認之虞,商標淡化仍予規範禁止,故保
    護商標淡化在於避免商標識別性或信譽之減損淡化,而非在
    於消費者權益之保護。簡言之,商標淡化係為強化著名商標
    保護,其應與混淆誤認之虞相區別,故不能謂商標淡化之概
    念包含於混淆誤認之虞概念內(參照最高行政法院99年度判
    字第1310號判決)。職是,本院自應審究系爭商標是否有減
    損據以評定商標之識別性或信譽之虞(參照本院整理當事人
    爭執事項8)。
(二)系爭商標減損據以評定商標之識別性:
    參加人與原告為競爭同業,均為生產製造平價休閒服,且據
    以評定商標為著名商標,系爭商標註冊人應知悉據以評定商
    標之存在。查參加人於宣傳廣告標榜拒絕盲目、複製及跟風
    ,展現不落人後之原創精神,作為系爭商標之主要宣傳,並
    藉與「GAP 」文字共同出現,相提並論,而提昇系爭商標在
    相關消費者之熟悉度(見本院卷一第245 至246 頁之參證1
    )。是參加人除企圖造成兩商標出於同一來源,或是有關係
    而致混淆誤認誤購之情事外,其襲用據以評定商標之結果,
    造成相關消費者之心目中,就據以評定商標與其所表彰之商
    品或服務來源間之關聯性將遭受淡化,致據以評定商標之識
    別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險。職是,系爭商標
    有減損據以評定商標之識別性。
(三)系爭商標減損據以評定商標之信譽:
    系爭商標有攀附據以評定商標之行為,既如前述。系爭商標
    「gap 」前附加「Stop」,易使相關消費者將系爭商標文義
    解釋為停止或反向「GAP 」,其為負面之用語形容著名之據
    以評定商標,除造成不公平競爭外,亦藉此違反商業倫理規
    範之方式抬高系爭商標之知名度,影響據以評定商標之社會
    評價甚明。準此,系爭商標攀附「GAP 」商標商譽之搭便車
    行為,自有減損據以評定商標之信譽。

            智慧財產法院第一庭
             審判長法 官 陳忠行
                法 官 李維心
                法 官 林洲富


                              

(商標 商標異議 著名商標 減損識別性) Camel及駱駝圖 on 香菸 v. Camel on 皮包: 著名商標的著名性不及於相距甚遠的商品類別。

智慧財產法院103年度行商訴字第110號行政判決(104.2.26)


商標圖片
系爭商標


商標圖片
據以異議商標


(三)經查系爭商標圖樣係以由左至右橫書之大寫外文「CAMEL 」
    所組成,其所使用之字體為常見之外文印刷字體,未於外文
    字母上加入任何特殊設計,故雖其近觀有中間字母略高,兩
    側字母依次漸低之微型變化,但由於「CAMEL 」係非常習見
    且中文意思為「駱駝」之英文單字,故該些微之改變並無法
    使其於單純之文字外觀或意義上產生任何商標設計者所欲傳
    達之概念或意象,應仍僅屬單純之文字商標;據以異議諸商
    標則均為內含文字及圖形部分之非單純文字商標,或為外文
    「CAMEL 」結合駱駝圖形部分所組成,或為外文及數字「
    CAMEL 」、「SINCE 1913」結合駱駝圖形部分組成,或為外
    文及數字「CAMEL 」、「SINCE 1913」、「MEDIUM」、「
    BALANCED FLAVOUR」結合駱駝圖形部分組成,又其於整體版
    面配置上,或為將比例相近之外文「CAMEL 」部分與駱駝圖
    形部分以上下併列之方式呈現,或以上方較小,下方較大之
    二個長方形併列,於上方較小長方形內,置以上下併列之外
    文及數字「CAMEL 」、「SINCE 1913」部分,下方較大長方
    形內置以駱駝圖形或駱駝圖形結合外文「MEDIUM」、「
    BALANCED FLAVOUR」部分之方式呈現,而據以異議第102452
    4 及1083662 號二商標中之外文「SINCE 1913」、「MEDIUM
    」、「BALANCED FLAVOUR」部分經聲明不專用,惟聲明不專
    用係因商標圖樣中包含說明性或不具識別性之文字或圖形,
    為避免因該部分致不准註冊,或註冊後就該部分單獨主張權
    利而產生爭議,得經申請人聲明該部分不與商標圖樣分離單
    獨請求專用,故前開據以異議商標中聲明不專用之部分僅係
    為避免爭議,惟仍不可抹去其於整體設計中所佔之地位,而
    屬整體構圖之一部分,故雖前開據以異議二商標圖樣中之「
    SINCE 1913」、「MEDIUM」、「BALANCED FLAVOUR 」 部分
    已聲明不專用,惟於判斷商標是否近似時,仍應就上開聲明
    不專用之部分為整體比對。故二造商標相較時,雖因均有相
    同之外文「CAMEL 」部分,而於讀音上有近似之處,但因據
    以異議諸商標均結合有「CAMEL 」以外之圖形或文字,故二
    商標自外觀及觀念上而言,其近似之處甚低。...


(四)又按關於著名商標之保護,著重於該商標所表彰之來源、識
    別性及信譽,已廣為消費者所普遍認知,為防止他人有意利
    用或甚至無意但因著名商標之著名性而受有利益,致損及著
    名商標之權利人或發生不公平之情事,因此對著名商標之保
    護,有無註冊及商品或服務之類別雖非重點,然為免保護過
    當,依修正前商標法第23條第1 項第12款本文及現行商標法
    第30條第1 項第11款本文之規定,仍須以有致相關公眾混淆
    誤認之虞或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者為
    要件。雖修正前商標法第23條第1 項第12款及現行商標法第
    30條第1 項第11款之規定,並未以商品或服務之類似及其程
    度為構成要件,然在判斷前段有無混淆誤認之虞時,重點仍
    在倘兩商標併存使用,是否有致使相關公眾誤認係同一商標
    ,或雖不致誤認兩商標為同一商標,但極有可能誤認兩商標
    之商品或服務為同一來源之系列商品或服務,或誤認兩商標
    之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似
    關係。故於判斷上開修正前商標法第23條第1 項第12款及現
    行商標法第30條第1 項第11款是否已達有致相關公眾產生混
    淆誤認之虞時,除應參酌商標呈現於外之識別性強弱、商標
    近似程度,及市場上先權利人多角化經營之情形、相關消費
    者對各商標熟悉之程度等因素外,其所指定或實際使用之商
    品或服務之類似程度,亦係綜合判斷的重要因素之一,否則
    豈非一旦曾經認定為著名,即幾乎可獨占所有之商品或服務
    類別。況現今商業交易活動發達,傳播資訊之工具亦相當之
    多樣化,以使用證據之質與量認定是否為著名商標,於各個
    商品及服務類別內均已非常習見,因此各個商品或服務類別
    內,均有不少之著名商標,故倘經認定為著名商標,即不論
    其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度,反而使著名
    商標獲取不當利益而造成不公平或有違公平競爭之情形。經
    查據以異議諸商標雖曾經被告及法院多次認定為著名商標,
    有各審定書及判決書在卷可憑(見異議卷第251 至256 頁、
    本院卷第71、77頁),並有原告所提使用證據(見WA002130
    號證物袋附件5 至9 、14、15、20至26)可資為證,且參酌
    前開審定書及判決書可認據以異議諸商標於系爭商標100 年
    2 月22日申請註冊時,於香煙商品已屬著名商標。惟系爭商
    標係指定使用於「皮包;皮夾;行李箱;背包;運動用提背
    袋;鑰匙包;公事包;傘;皮革;寵物衣服;寵物背袋;繫
    狗皮帶;皮製行李吊牌套;手提包;名片皮夾;皮箱;腰包
    」商品等皮製類商品,而據以異議諸商標則分別指定使用於
    香煙、菸草、煙具、火柴及打火機等相關商品,二造商標所
    指定使用之商品相較,系爭商標所指定使用之商品為皮製類
    商品,據以異議諸商標所指定使用之商品則為香煙或其周邊
    商品,均非皮製類商品,亦與皮製類商品無關,於用途、功
    能、材料、產製者、消費者及行銷管道等因素上難認具有任
    何共同或關聯之處,所提供之商品或服務亦無法滿足消費者
    相同或類似之需求,則其所指定使用之商品或服務間,非屬
    相同或類似之商品或服務,且其市場區隔相距甚遠,毫無關
    聯可言。故雖二造商標因讀音相同而有近似之處,但因據以
    異議諸商標並非單純之文字商標,其外觀及觀念差異甚大,
    所指定使用之商品類別亦相距甚遠,且其所欲吸引之消費族
    群也不相同,故應無致相關消費者發生混淆誤認之可能。
(五)雖原告主張其有跨足經營鞋靴、衣服、手錶、皮包等商品領
    域之情形,或雖其使用距今時間久遠且僅於國外使用,然已
  足認原告未來有於國內跨足其他類別商品之多角化經營可能
    性,自應給予較大之保護云云。惟查,參照原告於異議階段
    所檢附之1992、1993及1998年英文及德文產品型錄(見異議
    卷第173 至220 頁即附件27)可知,原告曾於1992年至1998
    年間,將外文「CAMEL 」使用於鞋靴、衣服、手錶、皮包等
    商品類別,然由原告僅提出所發行之英、德文型錄之情形觀
    之,可知原告將外文「CAMEL 」使用於鞋靴、衣服等商品,
    應有地域上之限制,則國內相關消費者未必能知悉上開事實
    。又產品型錄之目的僅在提供消費者購物或相關零售業者進
    貨之參考,非能代表印製於型錄上之商品已於市面廣為流通
    ,進而為相關消費者所熟知,並對原告產生多角化經營之認
    知,故實難僅憑前開型錄,逕認原告有多角化經營之事實。
    又觀諸前開型錄之發行日期,其迄系爭商標100 年2 月22日
    申請註冊時,已達10年以上,則縱原告有將外文「CAMEL 」
    使用於鞋靴、衣服、手錶、皮包等商品之事實,相關消費者
    對於前開事實之認知,勢必因時間之經過而淡化,原告復未
    能提出相關證據證明,原告於此段期間有持續行銷、廣告或
    販售標示有外文「CAMEL 」之鞋靴、衣服、手錶、皮包等商
    品之事實,則原告主張其有多角化經營至系爭商標指定使用
    之類別,並不足採。原告雖稱前開產品型錄亦足證其未來有
    多角化經營之可能性,應給予較大之保護云云,惟原告於系
    爭商標100 年2 月22日申請註冊時,尚未有多角化經營之事
    實,原告亦無證據證明其有多角化經營之可能,且倘未來原
    告於系爭商標核准註冊後,欲跨足與系爭商標所指定使用之
    皮製類商品相同之領域經營時,仍得另行設計系列商標以表
    彰其產品,故此時即以原告空言未來有多角化經營之可能即
    不准系爭商標之註冊,對原告之保護顯然過當,有違市場之
    公平競爭,故原告此部分之主張,亦不足採。
(六)原告再以據以異議諸商標於香菸類商品已臻著名,若允許系
  爭商標使用於皮製類商品,則於市場行銷一定時間後,相關
  消費者於見及該獨特字體設計之「CAMEL 」文字時,會認為
    該文字除能代表原告所生產之香煙產品,亦可能代表參加人
    所指定使用之皮製類商品類別,自有減損據以異議商標識別
    性之虞云云。惟查外文「CAMEL 」即中文「駱駝」之意,乃
    習知習見之外文單字,而各類商品產製業者亦多有以其作為
    商標之全部或一部,獲被告核准註冊與據以異議諸商標併存
    之例,此有內含外文「CAMEL 」之商標核准註冊資料附卷足
    證(見異議卷第280 至295 頁),則據以異議諸商標是否會
    因系爭商標之註冊而減損其識別性,已屬有疑。且按修正前
    商標法第23條第1 項第12款前段及現行商標法第30條第1 項
    第11款前段之規定,對於著名商標之保護,主要係防止著名
    商標所表彰之來源,有致相關公眾混淆誤認之虞之情事發生
    ,後段則係防止著名商標與其特定商品或服務間之聯繫關係
    降低,而有弱化著名商標之識別性之虞或侵害著名商標之信
    譽之虞。故修正前商標法第23條第1 項第12款後段及現行商
    標法第30條第1 項第11款後段係規範「雖不致使相關公眾產
    生混淆誤認之虞,但有可能減損著名商標之識別性或信譽之
    虞」之情形,亦即相關公眾雖不致誤認其係來自相同或相關
    聯之來源,但倘允許併存,可能減弱著名商標與其特定商品
    或服務間之聯繫關係之識別性或侵害其信譽之虞時,仍不應
    准許後商標之註冊。然以此方式保護著名商標,已跨越到商
    品或服務之市場區隔有別,及營業利益衝突不明顯的市場,
    對自由競爭影響很大,並會產生壟斷特定文字、圖形、記號
    或其聯合式等之危險,因此,修正前商標法第23條第1 項第
    12款及現行商標法第30條第1 項第11款著名商標保護審查基
    準3.2 即規定上開修正前商標法第23條第1 項第12款後段及
    現行商標法第30條第1 項第11款後段之規定,「其對商標著
    名程度之要求應較同款前段規定為高」,亦即對於修正前商
    標法第23條第1 項第12款後段及現行商標法第30條第1 項第
    11款後段之保護,已不限於該著名商標所指定或實際使用之
    特定商品或服務,但為免保護過當,其判斷標準應在於倘允
    許後商標併存,會減弱相關公眾對著名商標與其原指定使用
    或實際使用之特定商品或服務來源之關聯,而非泛指著名商
    標的保護可擴及到對所有之商品或服務,故雖上開修正前商
    標法第23條第1 項第12款後段及現行商標法第30條第1 項第
    11款後段,亦未將商品或服務之類似程度規定為構成要件,
    然二商標間指定使用或實際使用之商品或服務之類似程度,
    特別是著名商標所指定或實際使用之特定商品或服務之範圍
    ,應仍係判斷有無減損識別性之虞之重要因素之一。倘二商
    標所指定或實際使用之商品或服務之營業利益並不衝突,且
    係完全無任何關聯時,於另一商品或服務,使用近似於著名
    商標之商標,亦不會減弱著名商標與其所指定或實際使用商
    品或服務之關聯時,即可允許後商標之存在。經查依據原告
    於異議階段所提出之證據,僅可證明據以異議諸商標於香煙
    等相關商品為著名商標,其多年來廣為銷售販賣(見異議卷
    附件5 、7 、9 、12至17),亦僅能證明一般消費者可認識
    據以異議諸商標於前述商品類別為著名商標。而系爭商標係
    指定使用於皮製類商品,與據以異議諸商標所著名之香煙有
    關之商品類別,相距甚遠,毫無關聯,加以原告近年來於國
    內並未有將外文「CAMEL 」使用於鞋靴、衣服、手錶、皮包
    等商品之多角化經營事實,已如前述,則難認允許二造商標
    併存,有減弱相關公眾對據以異議諸商標於其原指定或實際
    使用之香煙等相關商品之著名性或其識別來源之關聯之虞。
    末查原告於另案亦曾就參加人擔任代表人之佳儷企業有限公
    司申請註冊獲准之第1173691 、1277746 號商標提起異議,
    經被告就前開二異議案分別作成「主張商標法第23條第1 項
    第12、14款規定部分異議不成立;主張商標法第23條第1 項
    第13款規定部分異議不受理」之中台異字第G00941553 、G0
    0961133 號異議審定書,而該等案件亦經本院97年度行商訴
    字第119 及107 號行政判決,為原告之訴駁回之判決,復經
    最高行政法院98年度裁字第1767及2623號裁定駁回上訴而告
    確定,此有被告於本院所提之被證1 至4 及佳儷企業有限公
    司之公司登記資料查詢在卷足稽(見異議卷第299 頁,本院
    卷69至80頁),亦足徵將外文「CAMEL 」作為商標使用於與
    據以異議諸商標著名之香煙類別相去甚遠之不同類別,應不
    致使相關消費者發生混淆誤認或減弱相關公眾對據以異議諸
    商標於其原指定或實際使用之香煙等相關商品之著名性或其
    識別來源之關聯之虞。
 
                                  

(商標 刑事背信 損害賠償) 被告原為原告公司之董事及總經理,盜用原告設計圖數萬張另行成立公司搶奪客戶,應負擔損害賠償責任。

財產法院102年度民商上更(二)字第2號(104.7.30)

(二)添進裕公司主張蕭敏男因涉及背信而遭解職,離職之際,
      為預供自己日後新設立公司使用之便,於91年1月23日指
      示游○○等人竊取、重製添進裕公司之系爭資料後搬至他
      處存放,並提供予嗣後成立之公司使用等情,蕭敏男固不
      否認伊曾於91年1月中旬某日指示游○○等人自添進裕公
      司攜出系爭資料一節,惟辯稱:添進裕公司係由蕭家兄弟
      合夥成立之公司,主觀意思上每個合夥人均係添進裕公司
      之老闆,對於添進裕公司之文件、設計圖本可逕行備份,
      且於退出添進裕公司之經營後,亦可從事相同行業,故蕭
      敏男持有之添進裕公司零件表、設計圖等個人備份文件,
      在遭解職後是否不得經營相同事業及完全無使用權,已非
      無疑。又蕭敏男任職添進裕公司30餘年來,將國內外各項
      與添進裕公司經營有關製造瓦楞紙箱等相關機器、機型、
      零件設計圖等文件存檔備份,係其個人基於念舊、為機器
      研發過程長達3、40年紀錄而留為紀念參考之用,並非意
      在竊取營業資產另成立新公司等語。經查:
  1、添進裕公司係股份有限公司之組織,有獨立之法人格,縱
      股東成員均為蕭家兄弟,但仍應遵循股份有限公司之體制
      ,凡屬添進裕公司之財產,自難因添進裕公司為蕭家兄弟
      經營,而認各個股東對添進裕公司之任何財產均有處分之
      權限。何況,縱添進裕公司之財產屬添進裕公司股東間之
      合夥財產,依民法第668條:「各合夥人之出資及其他合
      夥財產,為合夥人全體之公同共有」之規定,添進裕公司
      之財產亦為各個股東所公同共有,亦非蕭敏男得任意處分
      之。是以,蕭敏男抗辯添進裕公司係由蕭家兄弟合夥成立
      之公司,主觀意思上每個合夥人均為添進裕公司之老闆,
      對於添進裕公司之文件、設計圖有逕行備份之權限,且於
      退出添進裕公司之經營後,並有權使用該備份文件云云,
      即非可採。
  2、蕭敏男自承90年底添進裕公司大股東兼廠長蕭○○因未當
      上董事長及總經理,心生怨懟,於公司內散發金紙、噴漆
      、破壞機器設備、揚言公司將結束經營,造成員工人心煌
      煌,客戶失去信心等情(參本院卷七第300頁背面)。且
      蕭敏男在離職前之90年12月17日即以自己為負責人,完成
      設立藍斯頓公司,並使用與添進裕公司在美國設立之「
      Langston 21 LLC」同名之公司英文名稱,由此足見添進
      裕公司之股東間在90年底即已產生嫌隙,並使蕭敏男在90
      年底有另立公司之意圖與舉動。再者,添進裕公司因蕭敏
      男此舉乃於91年1月21日解除其總經理之職務,此有添進
      裕公司提出其於91年1月21日予各級主管之公告記載:「
      本公司總經理蕭敏男先生,因有另組公司之計劃,此舉可
      能造成本公司利益重大損失,因而將其職務解任,……」
      等語為證(參附民卷第15頁)。再參以蕭敏男於91年1月
      21日遭解職後,隨即於91年2月22日完成設立登記與添進
      裕公司名稱極為相近之添進億公司等情,暨蕭敏男於系爭
      刑事案件偵查曾供稱:伊從添進裕公司陸陸續續做備份,
      後來帶到添進億公司,有拿機械圖、電腦檔案備份予添進
      億公司員工使用,並請添進億公司員工剪掉添進裕公司的
      字樣等語(參前前審卷二第44、50頁),可見蕭敏男因兄
      弟間經營權之爭,而起另設新公司之意,並將系爭資料攜
      出添進裕公司,作為其日後設立之公司使用,可免卻新成
      立公司一切必須從頭做起耗費之人力、物力,一旦蕭敏男
      設立之新公司以與添進裕公司有相同之資源,則此種情況
      必定損害添進裕公司。是以,蕭敏男辯稱其攜出系爭資料
      之目的僅供紀念參考之用云云,洵非可採。此外,蕭敏男
      原係添進裕公司總經理,係為添進裕公司處理事務之人,
      其為預供自己日後新設立公司使用之便,將系爭資料攜出
      添進裕公司,應屬違背其任務之行為,且事實上原添進裕
      公司之諸多客戶也由蕭敏男所設立之公司接收(詳如後述
      ),確實造成添進裕公司業務較為萎縮,而損害添進裕公
      司之利益,經系爭刑事判決「蕭敏男為他人處理事務,意
      圖為自己不法之利益,而違背其任務之行為,致生損害於
      本人利益,處有期徒刑壹年;減為有期徒刑陸月,如易科
      罰金以銀元參佰元即新臺幣玖佰元折算壹日」,並查扣系
      爭刑事判決附表所示之28箱證物及7片光碟,有系爭刑事
      判決可稽。準此.堪信蕭敏男確有以背於善良風俗之方法
      ,加損害於添進裕公司之行為,蕭敏男辯稱伊未為背於善
      良風俗之侵權行為云云,要非可取。...

(四)損害賠償額之計算:
  1、按「侵權行為損害賠償責任之範圍,依民法第二百十六條
      第一項之規定,除法律另有規定或契約另有訂定外,應填
   補債權人所受損害與所失利益,乃採完全賠償主義,包括
    債權人所受之損害(積極損害)及所失之利益(消極損害
     )。而在消極損害方面,依通常情形,或依已定之計畫、
      設備或其他特別情事,可得預期之利益,視為所失利益,
      同條第二項復定有明文。準此,如依外部客觀情事觀之,
      足認其可預期取得之利益,因責任原因事實之發生,致不
      能取得者,即可認為係所失之利益。是此項所失利益如具
      有繼續性之狀態,應就債權人在該繼續期間所可預期取得
      之利益,綜合加以評估調查,不能單以一時一地所失之利
      益作為認定之標準。若不能證明債權人在該繼續期間可取
      得利益之數額或證明顯有重大困難者,自非不得依民事訴
      訟法第二百二十二條第二項之規定,由法院審酌一切情況
      ,依所得心證定其數額」,最高法院102 年度台上字第83
      7 號可資參照。
  2、添進裕公司主張因蕭敏男將自添進裕公司取走之系爭資料
      交予寶旺公司使用產製機器銷售,致其受有如下之損害:
      (1)蕭敏男自添進裕公司取走之設計圖、業務文件分別為46
      ,040張、10,600張,以每張成本分別為2,500元、1,000元
      計算,蕭敏男及寶旺公司應連帶賠償之金額已逾添進裕公
      司請求之金額;(2)系爭資料均為添進裕公司賴以永續經營
      之重要資產,而因蕭敏男之不法行為,使寶旺公司一開始
      設立完成,即輕易取得與成立3、40年之添進裕公司擁有
      相同之資源,使添進裕公司營業額在91年度立即萎縮而減
      少1億917萬6531元;(3)寶旺公司於91年5月成立,至91年1
      2月底之營業額為1億1,580萬3,897元,此部分產值,係蕭
      敏男以取自添進裕公司之客戶資料及設計圖等,與以添進
      裕公司相同資源所得,故蕭敏男、寶旺公司顯然受有1億1
      ,580萬3,897元之利益,此部分即為添進裕公司所失之利
      益;(4)蕭敏男及寶旺公司自91年起不法使用添進裕公司之
      客戶資料及機械設計圖,且持續用以製造機器銷售,若添
      進裕公司合法授權他人使用,使用者自應給付權利金。以
      權利金為營業額百分之9計算,寶旺公司自91年5月起至10
      2年12月底止,產值為96億5,842萬2,176元,以營業額之
      百分之9計算權利金,蕭敏男、寶旺公司即應給付權利金8
      億6,925萬7,995元(9,658,422,176×9%=869,257,995)
      ;(5)因寶旺公司至101年5月,仍持續使用蕭敏男所提供之
      系爭資料,則以同業利潤標準淨利率百分之9計算,至少
      應自91年起計至102年為止。而寶旺公司91年至96年11月
      止,出口合計美金1億1,189萬2,240元,97年起至102年止
      ,出口合計美金1億8,993萬3,453元,以淨利率百分之9計
      算,亦超過添進裕公司請求之金額等語(參本院卷七第12
      7至129、194頁),蕭敏男、寶旺公司則均否認之,並辯
      稱:添進裕公司並未證明其有何依通常情形,或依已定之
      計畫、設備或其他特別情事,因蕭敏男之背信行為致無法
      取得獲利。又蕭敏男取走之資料均為備份,並不妨礙添進
      裕公司對該等文件原本之利用,自無損害可言。況添進裕
      公司之營業額與寶旺公司有無使用添進裕公司之營業資產
      無關,此觀添進裕公司於91年至96年之營業收入,分別為
      美金1,791萬元、1,922萬元、1,924萬元、2,150萬元、2,
      347萬、3,072萬元,不但沒有減少,反而逐年成長即明。
      且公司之營業額本來就會因整體環境景氣、產業變化、公
      司經營團隊之能力與政策、公司產品優劣、競爭者之加入
      或退出、客戶需求之改變等因素而有高低起伏,以添進裕
      公司主張營業額降低之91年度而言,即可能因90年9 月11
      日發生之「911 」恐怖攻擊事件及添進裕公司經營團隊變
      動之糾紛而影響其營業額,故自難將添進裕公司90、91年
      度營業額之差額均認係蕭敏男所導致。再者,縱添進裕公
      司受有損害,亦只能按添進裕公司91年度減少之營業額,
      依添進裕公司88、89年度平均營業淨利率計算,或依每張
      設計圖之成本114 元(以每位設計師每月4 萬元薪資,每
      月可畫出352 張設計圖之方式計算)計算。另蕭敏男所攜
      出之系爭資料均非屬智慧財產權,故自不得依辦理民事訴
      訟應行注意事項第87條第2 項之規定,依寶旺公司自91年
      至100 年止之產值以百分之9 計算權利金,並以之作為添
      進裕公司之損害。此外,寶旺公司自92年5 月12日被搜索
      扣押時起,即無法再使用系爭刑事案件所扣押第7 箱及第
      15箱兩箱證物內之設計圖,且寶旺公司早於93年間參加美
      國亞特蘭大瓦楞紙箱紙板機械展時,即已推出創新機種PP
      3 及G3。職是,添進裕公司主張寶旺公司係因利用蕭敏男
      背信行為所取自添進裕公司處之資產,免卻一切必須從頭
      做起耗費之人力、物力支出,而獲有鉅額之利益云云,委
      無足採等語。
  3、經查,平鎮警分局所查扣之系爭資料中,蕭敏男不否認其
      中為添進裕公司所有之設計圖為46,040張、業務文件則為
      10,600張。又蕭敏男取走系爭資料固不一定會影響添進裕
      公司產製機器,惟系爭資料包括機械設計圖、組立圖、零
      件圖等(參本院卷二第3至12頁附表),而業務文件則包
      括客戶資料、零件表、訂單、機台製造單等,此乃分別為
      添進裕公司銷售之客戶名單、生產機器所需零件明細、通
      知工廠生產機器等公司營運及管理所用之文件(參本卷二
      第3至12頁附表)。另其中光碟7片尚包括瓦楞紙機設計圖
      、機台報價單、機台出貨紀錄、零件出貨紀錄、美加、泰
      、台、中東、新加坡、馬來西亞、印度、歐洲、中國、南
      美各地客戶之零件報價明細、內部各項零件成本及售價、
      海內外各地客戶已購機台之機型明細及成本分析、已付款
      未付款明細、各地區客戶聯繫人員、機台用中英文安裝完
      成證明、各機型操作手冊、各地區客戶購買機台合約書、
      向國內外廠商購買製造機台零件之訂購單及明細、出貨日
      報表月報表、與客戶討論機台往來信件、訂購確認書、各
      類添進裕公司內部運作文件等業務往來文件(參本院卷六
      第43至158頁),足見添進裕公司多年來之心血結晶及業
      務機密,均為蕭敏男所取走,並交付寶旺公司,則寶旺公
      司自可利用機械設計圖製造相同之機器,並利用添進裕公
      司之業務資料,將所生產之機器販售予原添進裕公司之客
      戶,不僅可以省下大筆之繪圖成本,亦可縮短新公司成立
      所需繪圖、研發、量產、銷售等摸索時間,且可立即與添
      進裕公司在市場上競爭。而依國稅局97年1月21日北區國
      稅楊梅三字第0971000662號函檢附之寶旺公司銷貨資料觀
      之,寶旺公司除第一年之營業額即高達1億1,580萬3,897
      元外,第二年至第六年之營業額即分別迅速成長至3億2,1
      16萬5,792元、4億9,923萬6,790元、7億887萬1,987元、1
      0 億2,259 萬7,469 元、11億5,445 萬4,880 元(參原審
      卷二第235 、242 、253 、266 、284 、304 頁),顯見
      寶旺公司因蕭敏男交付之系爭資料所獲得之利益甚為龐大
      ,也因此造成添進裕公司必須面臨一個強大之競爭對手,
      由此觀之,添進裕公司所受損害難謂不低。又寶旺公司91
      至96年度所銷售之對象中,其中14家公司原為添進裕公司
      之舊客戶,則倘無蕭敏男取走系爭資料之舉,寶旺公司勢
      難於短期內製造出與添進裕公司相同之機器,則以該等舊
      客戶與添進裕公司之前合作之情形,91年度以後再向添進
      裕公司採購機器之機會極高,是添進裕公司營業額之減少
      自屬民法第216 條所規定之所失利益。至添進裕公司自92
      年度起之營業額,依經濟部國貿局提供之廠商進出口資料
      (參原審卷二第284 至285 頁),形式上觀之固然逐年成
      長,但此成長之幅度仍不如甫成立之寶旺公司,且總營收
      亦不如寶旺公司之營業額,是亦難以添進裕公司自92年度
      之營收逐年成長,即認添進裕公司未受有損害。是以,蕭
      敏男、寶旺公司辯稱添進裕公司並未證明伊受有損害,且
      其所受損害與蕭敏男之行為並無因果關係云云,即非可採
      。
  4、次查,蕭敏男將系爭資料交予寶旺公司使用,致添進裕公
      司確實受有損害一節,固如前述。惟添進裕公司萎縮之營
      業額究難認定全部係因蕭敏男之行為所致,而影響之期間
      亦難估算,顯見添進裕公司因蕭敏男之行為而生之損害,
      其數額之證明即屬有重大困難。是以,本院爰依民事訴訟
      法第222條第2項規定審酌下列情事,酌定蕭敏男、寶旺公
    司應連帶賠償添進裕公司之損害額為1 億1,500萬元:
    (1)平鎮警分局所查扣之系爭資料中,蕭敏男不否認其中為添
      進裕公司所有之設計圖為46,040張、業務文件則為10,600
      張(此部分並未計入7片光碟之資料)。又依添進裕公司
      提出之育群機械設計製圖有限公司報價單(參本院卷六第
      435頁),可知坊間每張設計圖之價格約為4,500元,添進
      裕公司以每張設計圖2,500元計算寶旺公司因此所獲得之
      利益約為1億1,510萬元,尚屬適當,且此尚未包括寶旺公
      司因蕭敏男取走核屬添進裕公司機密之業務文件,因該業
      務文件而能立即銷售大量機器所能獲得之利益。寶旺公司
      雖亦提出幾何科技有限公司(下稱幾何公司)、勁誠機械
      設計企業社(下稱勁誠企業社)報價單(參本院卷六第18
      、19頁),主張每張設計圖之價格,應在350至500元等語
      。惟幾何公司及勁誠企業社之報單價均係以「手繪圖稿繪
      製AUTOCAD 2D」為報價方式,意即客戶必先提供以手工繪
      好之圖稿,供該等公司憑以製作電腦設計圖,其中並無設
      計創作成分,價格自然較低。至蕭敏男固稱:比對104人
      力銀行統計10年以上資歷之繪圖設計師,市場平均薪資為
      4萬元,且因設計圖本身有難易之別,應可認一位資歷豐
      富之設計師每位設計師每月可完成352張設計圖,故資歷
      豐富之設計師平均繪製每張設計圖之價格應為114元,蕭
      敏男共攜出46,040張,總計524 萬8,560 元。因此,縱以
      設計圖之張數計算損害額,添進裕公司之損害額亦僅524
      萬8,560 元等語。然蕭敏男就此部分除提出104 人力銀行
      機械設計/ 繪圖人員職務分析、部分設計圖圖面為證外(
      參本院卷七第220 至231 頁),並未舉證說明每位設計師
      每月可完成352 張設計圖之依據。是以,寶旺公司、蕭敏
      男就此部分之抗辯,洵非可採。綜上,在不計算業務文件
      及7 片光碟內資料之價值下,光以蕭敏男所自認屬於添進
      裕公司之設計圖46,040張,計算寶旺公司可能之獲利即約
      1 億1,510 萬元。
    (2)寶旺公司係於91年5月15日完成設立登記,且如前所述,
      寶旺公司不僅使用添進裕公司之設計圖等,亦有使用添進
      裕公司之業務往來文件,甚至包括來往之客戶資料,使寶
      旺公司不僅於設立公司之第一年,且僅約7 個月餘之營業
      期間(自91年5 月15日起至91年12月31日止),其營業額
      即可達到1 億1,580 萬3,897 元。反之,添進裕公司91年
      度之營業額為6 億5,376 萬2,097 元,相較於90年度之營
      業額7 億6,293 萬8,628 元,則減少1 億917 萬6531元。
      又如前所述,寶旺公司除第一年之營業額即高達1 億1,58
      0 萬3,897 元外,第二年至第六年之營業額亦分別迅速成
      長至3 億2,116 萬5,792 元、4 億9,923 萬6,790 元、7
      億887 萬1,987 元、10億2,259 萬7,469 元、11億5,445
      萬4,880 元,且寶旺公司91至96年度所銷售之對象中,其
      中名坊紙業等14家公司原為添進裕公司之舊客戶。再者,
      寶旺公司不僅於設立公司之第一年可以使用系爭資料,其
      後仍可陸續利用之,此觀鑑定報告二就寶旺公司於101 年
      度所製造系爭P1200 機器為鑑定,其結果為其設計與製造
      技術,仍與添進裕公司之6PA 機型設計圖實質相同等情,
      可知寶旺公司至少至101 年多少仍有利用系爭資料製造生
      產機器。蕭敏男、寶旺公司雖稱:添進億公司、寶旺公司
      遭搜索後,即將證物查扣,故添進億公司或之後成立之寶
      旺公司自無可能再使用系爭資料。且寶旺公司早於93年間
      參加美國亞特蘭大瓦楞紙箱紙板機械展時,即已推出創新
      機種PP3 及G3等語。然查,依系爭鑑定報告二及前揭證人
      吳洲平證述:看到齒輪設計與配置,即可研判是基於相同
      之設計圖所製。因為若是自己所設計之設計圖,不可能所
      有齒輪齒數、齒比均與他人設計圖相同,尤其是齒數有多
      種數字可選擇,不太可能兩種設計均會使用完全相同數字
      ,故認為是相同之設計圖等語(前審卷三第72至74頁),
      可知寶旺公司並未因平鎮警分局之搜索查扣而影響系爭機
      器之生產。何況,寶旺公司自承平鎮警分局所查扣之設計
      圖及業務文件均為影本(參本院卷七第108 頁背面),而
      所查扣之凱式電腦伺服器2 台,亦均有烤貝1 片CD交給寶
      旺公司之員工林○○收取,此觀平鎮警分局於92年5 月12
      日搜索查扣時所填寫之扣押物品目錄表上記載:「……該
      伺服器內有關寶旺機械之資料已現場烤備(貝)壹片CD交
      予林○○收取」等語即明(參本院卷七第269 頁)。因此
      ,寶旺公司自不會因平鎮警分局查扣後即無法再利用系爭
      資料。至寶旺公司縱於93年參加美國亞特蘭大瓦楞紙箱紙
      板機械展時推出創新機種PP3 及G3,但因寶旺公司並未提
      出上開新機型之設計圖,故無從知悉上開機型是否確未利
      用添進裕公司之系爭資料,且從系爭鑑定報告二之鑑定結
      果,亦可推認寶旺公司於101 年度所產製之系爭P1200 機
      器仍有使用添進裕公司之設計圖,自不因推出PP3 及G3之
      新機種而有所影響。職是,蕭敏男、寶旺公司前揭辯詞,
      即無足取。至蕭敏男、寶旺公司另稱:縱添進裕公司受有
      損害,亦只能按添進裕公司91年度減少之營業額,依添進
      裕公司88、89年度平均營業淨利率計算等語,惟查,如前
      所述,蕭敏男、寶旺公司並非僅91年度才使用系爭資料,
      至少至101 年度多少仍有利用系爭資料製造生產機器銷售
      ,故添進裕公司之損害並非僅發生於91年。是以,僅以添
      進裕公司91年度減少之營業額,並依添進裕公司88、89年
      度平均營業淨利率計算損害額,顯非有當。
(五)依上所述,蕭敏男、寶旺公司依民法第184條第1項後段、
      第28條及公司法第23條第2項之規定,應就添進裕公司所
      受之損害連帶負賠償責任。又添進裕公司確因蕭敏男之行
      為而受有損害,惟其數額之證明顯有重大困難,故本院爰
      依民事訴訟法第222條第2項規定酌定添進裕公司之損害額
      為1億1,500萬元。再者,添進裕公司請求蕭敏男、寶旺公
      司連帶給付之金額為1億917萬6,531元,低於添進裕公司
      之損害額,是添進裕公司於本件請求賠償之損害額,即屬
      有據。另本院已依民法第184條第1項後段、第28條及公司
      法第23條第2項之規定判准添進裕公司之請求,則添進裕
      公司另依民法第184條第1項後段(寶旺公司部分)、第18
      8條第1項前段、第179條、第197條第2項之規定為相同之
      請求,本院即毋庸再予審酌,附此敘明。


           智慧財產法院第二庭
             審判長法 官 曾啟謀
                法 官 熊誦梅
                法 官 林秀圓

2016年1月29日 星期五

(商標 識別性 混淆誤認之虞) 重量級 v.史堤克先生重量級牛排

智慧財產法院101年度民商上字第12號民事判決(101.12.20)

五、本院判斷如下:
  (一)「重量級」字樣有無識別性?
  1.經查,本件上訴人於79年間以「重量級」等字樣向經濟部智
    慧財產局申請註冊服務標章,經該局核准註冊中華民國第42
    999 號商標,商標專用期間自79年2 月1 日起至89年1 月31
    日止。嗣上訴人向經濟部智慧財產局申請延展商標權利期間
    ,經智慧財產局核准註冊登記(註冊號:第135012號),系
    爭商標並指定使用於修正前商標法施行細則第49條第42類之
    牛排專賣餐廳、餐廳、飲食店、小吃店、冷熱飲料店、咖啡
    廳等服務,權利期間自89年12月16日起至109 年12月15日止
    。茲審視上訴人系爭商標,主要係在一牛頭之牛角兩側分別
    放置與牛角彎曲弧度相同之刀叉,並在牛頭圖樣上方中間書
    以「重量級」字樣(參附表附圖一所示)。而依系爭商標圖
    樣中圖文之比例,其較為引人注目者,應係占系爭商標圖樣
    大部分之牛頭圖,再由該牛頭圖中牛角左右兩側之刀叉圖樣
    ,予人寓目印象應係與餐飲相關之服務,而其商品應以牛排
    等肉食為主。
  2.按商標之主要功能在於識別商品或服務來源,若一標識無法
    指示及區別商品或服務之來源,即不具商標功能,自不得核
    准註冊。次按識別性為商標指示商品或服務來源,並與他人
    之商品或服務相區別之特性,故識別性之判斷必須以商標與
    指定商品或服務間之關係為依據,不能脫離指定商品或服務
    單獨為之。至商標識別性則有先天與後天之分,前者指商標
    本身所固有,無須經由使用取得的識別能力;後天識別性則
    指標識原不具有識別性,但經由在市場上之使用,其結果使
    相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識,即具有商
    標識別性,因此時該標識除原來之原始意涵外,尚產生識別
    來源的新意義,所以後天識別性又稱為第二意義。再者,識
    別性乃商標取得註冊之積極要件,識別性之有無、強弱,常
    隨商標實際使用情形及時間經過而變化,尤其今日商業行銷
    手法多變,數位媒體科技快速發展,使得商標型態及使用方
    式不斷發展,影響識別性之判斷極大。本件上訴人以牛頭造
    型及刀叉圖樣加上「重量級」文字構成系爭商標,指定使用
    在餐飲類服務,其設計內容尚非毫無創意。固然,消費者由
    牛頭及刀叉等圖樣可以推知系爭商標應係指定使用在餐飲店
    ,而牛頭則隱喻該餐飲店應有提供牛排等商品,且所謂「重
    量級」者,乃指其所提供之商品份量巨大等,其所欲傳達之
    意義直接且明確。惟就來源之指向性而言,系爭商標仍具有
    與其他提供相同服務或商品者相區別之特性,換言之,系爭
    商標仍足以使消費者作為與其他商品或服務來源相區別之依
    據,是系爭商標堪認為具有識別性。
  3.茲有疑義者,就系爭商標之整體觀察固然可認為系爭商標具
    有識別性,惟倘僅就「重量級」文字抽離觀察,則此「重量
    級」文字是否仍具有識別性?按「重量級」一詞早期固然使
    用在拳擊、舉重等相關比賽之等級區分,然其嗣後之使用則
    不以此為限,但多表示該主體之分量或地位等事項,且已成
    為國人日常生活用語,例如對於某些重要人士,可能有「重
    量級人士或人物」之俗稱,此即為一例。然而,倘僅稱「重
    量級」三字而未有依附之主體(即僅有「重量級」,而無重
    量級「人士」或重量級「牛排」可資依附),則此三字是否
    仍具有識別性?是否足以作為與其他人事物相區別之依據?
    按「重量級」三字已成國人日常生活用語,已如前述,倘若
    「重量級」三字未有依附之主體,消費者實無從知悉或預見
    重量級者何,換言之,消費者無從單純依此三字而知悉其所
    謂「重量級」者係指何人、何事、何物,其來源指向性及區
    別性均無,是單就此三字而言,並無識別性。上訴人主張其
    將原本用於拳擊等比賽之區分等級之用語(即「重量級」三
    字),引用於牛排餐飲業用隱含譬喻方式暗示牛排商品或服
    務品質、功用或其他有關成分、性質等特性,乃屬暗示性之
    標識,自有其識別性云云。惟查,上訴人系爭商標中「重量
    級」三字係搭配牛頭造型圖案合併使用,方得以使其整體具
    有識別性,倘排除牛頭及刀叉圖案,僅剩「重量級」三字,
    將如同上訴人所自承,此三字因暗示牛排份量巨大,將成為
    商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性之說明
    ,是否仍具有識別性而得以之作為商標,恐有疑問(商標法
    第29條第1 項第1 款參照)。是倘僅就「重量級」三字而言
    ,因其字面意義含有商品品質、特性之說明,自不能認為具
    有識別性,上訴人上開所述,並不足採。

  (二)被上訴人以「史堤克先生重量級牛排Mr.Steak及圖」提供服
    務,是否有致消費者混淆誤認之虞?
  1.有關上訴人系爭商標之造型意匠,業經說明如上,而被上訴
    人所使用之招牌,主要係以圓圈造型為主,在圓圈上緣設有
    五星,而下緣則有上下條紋,整體感覺類似美國星條旗,而
    在圓形中央則以比例較大之「史堤克先生」橫置,而在圓形
    圖案下方另以圓弧方式排列「重量級牛排」字樣,其下方再
    橫書「Mr. Steak 」(參原審卷第18頁、第56頁)。茲比較
    兩者,整體而言其差異極大,唯一相同之處僅係兩者均有「
    重量級」字樣,惟不論上訴人系爭商標抑或被上訴人系爭招
    牌,所謂「重量級」一詞均非主要之識別依據,上訴人系爭
    商標與被上訴人系爭招牌中「重量級」一詞所予消費者之寓
    目印象均應係在說明商品之品質及特性,亦即其商品份量巨
    大。是以,就近似程度而言,上訴人系爭商標與被上訴人系
    爭招牌之近似程度極低。


(商標 原廠 台灣總代理商 備忘錄 契約解釋) 維他麥 咖啡先生

智慧財產101年度民商上字第4號法院民事判決(101.12.20)


              2.系爭備忘錄內容明確而無庸別事解釋:
    按解釋意思表示之原則,應探求當事人之真意,不得拘泥於
    所用之辭句,民法第98條定有明文。故解釋契約者,倘契約
    文字已表示當事人之真意,無須別事探求者,即無須反捨契
    約文字而更為曲解,最高法院17年上字第1118號著有判例。
    申言之,意思表示之解釋者,係指當事人之意思表示,有因
    約定有欠周全,或用語不同或前後矛盾,因此必須加以闡明
    ,以確定當事人之真意及內容。即應通觀契約全文,並斟酌
    訂立契約當時及過去之事實暨交易上之習慣,依誠信原則,
    從契約之主要目的及經濟價值等作全般之觀察。倘契約文字
    業已表示當事人真意,無須別事探求者,即不得反捨契約文
    字而更為曲解,避免當事人事後任意翻異,否認其意思表示
    。系爭備忘錄約定:新加坡TASTY FOOD IND. (甲方)與尚
    朋國際(股)公司(乙方),雙方同意合作開拓臺灣市場,
    甲方負責各項產品之生產,乙方負責市場之開發及獨家銷售
    ,以期達市場之佔有率。雙方亦同意為保護各項商標免於受
    他人之仿冒,甲方委託乙方由乙方以乙方之名,費用由乙方
    支付,在臺灣提出商標註冊,日後經雙方同意,商標所有權
    可轉讓予甲方。商標註冊項目有維他麥與咖啡先生等情(見
    原審卷一第35頁)。職是,系爭備忘錄內容明確記載被上訴
    人以自己之費用,在臺灣申請系爭商標,嗣後經雙方同意,
    系爭商標可轉讓予上訴人。                        

(商標 刊登判決) Silhouette

智慧財產法院101年度民商上字第10號民事裁定(101.12.27)


      (七)被上訴人得請求登載判決書:
    1.按商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用,將侵害商標
      權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙,92年5 月28
      日修正公布之商標法第64條定有明文。又上開條文僅規定
      商標權人得請求登載判決書,法院仍應審酌具體個案情節
      判斷是否有必要(參照司法院大法官釋字第656 號解釋、
      最高法院99年度臺上字第1259號民事判決)。而登載判決
      書之請求權核屬商標權人請求回復名譽、信譽之處分,法
      院應參酌商標權人之請求及其商標權被害程度等各種情事
      而裁量適當之方法及範圍。
    2.如前所述,上訴人侵害被上訴人之商標權,將其侵害商標
      權之行為登載新聞紙,公諸於社會,應可保障與回復被上
      訴人之信譽,是被上訴人得依前揭規定,請求由上訴人負
      擔費用,登載本件判決書之內容。再衡酌本件侵害被上訴
      人之商標權之行為,遭查獲之系爭眼鏡商品196 件,其數
      量不少,且其圖樣與系爭商標圖樣相同,佐以上訴人公司
      之規模、資力(於98年6 月間之資本總額為1,000,000,00
      0 元,實收資本額為661,800,000 元,共有石牌店等37間
      門市。見偵查卷第1 冊第39至40頁之公司登記查詢資料、
      上訴人公司之門市介紹網頁,偵查卷第2 冊第91至92頁之
      上訴人公司營利事業登記證)等情,本院認以將本件最後
      事實審勝訴判決之標題、案號、當事人、案由及主文,以
      14公分乘以5 公分之版面登載於中國時報全國版報頭下1
      日為適當,即足以回復被上訴人之信譽,而屬適當。                               

(商標 刊登判決) Swarovski

智慧財產法院101年度民商上字第11號民事判決(101.12.27)

    主  文
原判決關於命上訴人應負擔費用,將本件一審判決書之案號、當
事人、案由及主文之全文,以新細明體十號字體刊登於蘋果日報
全國版壹日,及該部分訴訟費用之裁判廢棄。

    末查被上訴人主
    張依起訴時商標法第64條規定,請求被上訴人負擔費用,將
    侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙之部分
    ,雖現行商標法已刪除該條之規定,然此非謂商標權人即不
    得請求回復名譽之適當處分,其仍得依民法第195 條第1 項
    後段規定請求回復名譽。被上訴人於本院審理時主張以起訴
    時商標法第64條或民法第195 條第1 項後段規定,請求上訴
    人負擔費用,將本件事實審判決之主文等內容登載於報紙等
    語,惟查上訴人之行為雖侵害被上訴人之商標權,然因其使
    用之方式主要係為不公平競爭之攀附行為,而非貶損其商品
    或服務品質之行為,應尚不致侵害被上訴人之信譽,故被上
    訴人此部分之請求,並無理由。

(商標 應廢止事由) 被告於民事訴訟上抗辯原告的商標具有應廢止之事由,法院認為原告無法舉證有商標使用的事實。

智慧財產法院102年度民商上字第20號民事判決(1045.14)

七、本院得心證之理由:
  (一)按(第1 項)當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止
    之原因者,法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷,不適
    用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及
    種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定,(第2 項)前
    項情形,法院認有撤銷、廢止之原因時,智慧財產權人於該
    民事訴訟中不得對於他造主張權利,智慧財產案件審理法第
    16條定有明文。被上訴人於本件抗辯系爭商標有廢止之原因
    ,本院就此抗辯應自為判斷。
  (二)次按商標註冊後,「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已
    滿3 年者」,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊,
    商標法第63條第1 項第2 款本文規定。又商標法第5 條及第
    67條第3 項準用第57條第3 項復明定,商標之使用,指為行
    銷之目的,而有下列情形之一,並足以使相關消費者認識其
    為商標:1.將商標用於商品或其包裝容器。2.持有、陳列、
    販賣、輸出或輸入前款之商品。2.將商標用於與提供服務有
    關之物品。4.將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣
    告。前項各款情形,以數位影音、電子媒體、網路或其他媒
    介物方式為之者,亦同。商標權人提出之使用證據,應足以
    證明商標之真實使用,並符合一般商業交易習慣。亦即,商
    標法第5 條所稱之「行銷」,應指向市場銷售作為商業交易
    之意,而行銷之地域參酌商標法係國內法及採屬地主義之精
    神,固指我國領域而言,但除行銷於我國國內市場外,從我
    國領域出口者(標示的註冊商標商品於我國產製),仍是屬
    於我國領域有關之使用。因此,註冊商標之使用,須係商標
    權人本身或被授權使用人主觀上有為行銷於我國市場之目的
    ,將該商標用於其指定之商品/ 服務或其他有關物件,或利
    用媒介物之行為,足以認為使用人在商業交易過程中真實的
    使用商標,且其使用有使相關消費者認識其商標之來源。
  (三)本件被上訴人係主張系爭商標有首揭商標法第63條第1 項第
    2 款規定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年」
    之情事,於102 年1 月31日向經濟部智慧財產局(下稱智慧
    局)申請廢止其註冊。上訴人則依被上訴人所提上訴人公司
    網頁公證資料,並於原審提出西元2010年1 月21至24日、20
    11年1 月6 至9 日、2012年7 月12至15日及2013年間參加國
    際商展展覽目錄、商品型錄、銷售發票等證據資料,及於本
    院聲請向基隆關、洋基公司、聯邦快遞公司函調之出口文件
    、COMMERCIAL INVOICE、PACKING LIST等資料,辯稱該公司
    於被上訴人申請廢止日前3 年內確有使用系爭商標於其指定
    使用之「衣服、運動鞋、工作服、滑水裝、釣魚背心、防水
    服、靴鞋、運動鞋、滑雪鞋、休閒鞋、嬰兒鞋、領帶、冠帽
    、禦寒用耳罩、帽舌、運動帽、服飾用手套、禦寒用手套、
    腰帶、靴鞋用防滑器」商品之事實,是關於此爭點即系爭商
    標是否有現行商標法第63條第1 項第2 款規定迄未使用或已
    經停止使用滿3 年即在於上訴人於被上訴人102 年1 月31日
    申請廢止之前3 年內是否有使用系爭商標於前揭鞋類等商品
    之事實,而此一事實依商標法第65條第2 項規定,應由上訴
    人舉證證明之。經查:
  1.系爭商標之圖樣係由以一般字型呈現之外文「Micro 」、「
    teeth 」二字,中間以符號「- 」連接所構成,於93年7 月
    1 日獲准註冊,並核准延展註冊至113 年6 月30日,指定使
    用於「衣服、運動鞋、工作服、滑水裝、釣魚背心、防水服
    、靴鞋、運動鞋、滑雪鞋、休閒鞋、嬰兒鞋、領帶、冠帽、
    禦寒用耳罩、帽舌、運動帽、服飾用手套、禦寒用手套、腰
    帶、靴鞋用防滑器」商品。
  2.本件依上訴人所提出之證據資料及本院函調之出口文件、CO
    MMERCIAL INVOICE、PACKING LIST等資料觀之:
  (1)上訴人主張依被上訴人所提被證4 之上訴人公司網頁資料
    可知上訴人於註冊系爭商標後已有使用系爭商標之事實,
     並無繼續停止使用滿3 年之情事云云。查該上訴人公司網
      頁資料於頁首載有「New 2009」、「Micro-teeth 」、「
      shoe-pads 」上下三行呈現之字樣(見原審卷(一)第204 頁
      ),雖該網頁確有標示系爭商標之字樣,但「shoe-pads
      」(鞋墊)與系爭商標指定使用之商品並不相同,故尚需
      審酌上訴人是否可提出標示系爭商標於指定使用商品之廣
      告、DM、報價單、產品價格等文書之其他使用證據,並加
      以綜合判斷,僅以上訴人公司網頁資料難以證明上訴人係
      為行銷之目的而有連續使用系爭商標之事實。惟依據上訴
      人所提出證據及本院函查之資料,並無法認定上訴人於被
      上訴人申請廢止系爭商標日之前3 年內有連續使用系爭商
      標之事實,茲分述如下。
    (2)上訴人提出於西元2010年1 月21至24日、2011年1 月6至9
      日、2012年7 月12至15日及2013年間參加國際商展展覽目
      錄明白標示系爭商標及商品型錄上亦有系爭商標標示於指
      定鞋類商品及銷售發票,主張並無註冊後繼續停止使用滿
      3 年云云。惟查:上訴人所提原證7 、原證8 、原證9照
      片(見原審卷卷(一)第260 至290 頁),雖有標示系爭商標
      之相關產品呈現,然該照片並無任何資訊或拍攝日期,難
      以證明上訴人於被上訴人申請廢止日前3 年有使用事實。
      再者上訴人所提之發票記錄(即原證10,見原審卷(一)第29
      1 至344 頁),均係提供給國外客戶,且再核上訴人之參
      展資料均係於國外使用等情,而商標法係國內法及採屬地
      主義之精神,應指我國領域內之地域而言。因此,系爭商
      標之使用,須係上訴人主觀上有為行銷於我國市場之目的
      ,將系爭商標用於其指定之商品或其他有關物件,或利用
      媒介物之行為,須達足以認為上訴人在商業交易過程中真
      實的使用系爭商標,且其使用有使我國相關消費者認識其
      商標之來源。惟查依上訴人所提上揭資料固標示有系爭商
      標之字樣,惟上開參展資料及單據僅係作為上訴人確有於
      國外銷售其載有系爭商標之商品予外國廠商之交易憑證,
      且由其標示方式,至多亦僅能認知上訴人有從事系爭單據
      所載「PART OF SHOE」、「PART OF FOOTWEAR」、「FOOT
      WEAR ACCESSORIES」、「MOLD OF FOOTWEAR」之銷售事宜
      ,尚難知悉上訴人是否確將系爭商標使用於指定商品及其
      相關物件,以表彰其為該等商品本身之產製者。另查,該
      等發票均以英文做成,收貨公司處所包含美國麻薩諸塞州
      、伊利諾州、中國廈門、越南等,其發票內尚用印「上訴
      人進出口專用章」,均可見系爭商品係向國外客戶使用,
      且系爭發票「Description of Goods」欄位,僅記載其產
      品係「Part of shoe」、「Part of Footwear」,並未標
      示發票內所涉產品已使用系爭商標;且其實際使用方式參
      照上述,亦非使用於鞋類商品本身,若與上訴人所稱商品
      合併觀察,上訴人商品應係使用於「標示LOGO」之塑膠墊
      片,而非使用於鞋類,而不是作為鞋類或服飾類商品使用
      ,由此產品說明亦可知悉上訴人並未於第25類商品中使用
      系爭商標,亦難認使消費者認知上訴人有使用系爭商標以
      表彰其所指定商品。另依上訴人所提出商品型錄照片,其
      鞋墊本身均未標示系爭商標,鞋子照片部分固有系爭商標
      之標示,惟查除其上均無日期之標示,無法確知其使用日
      期,另上訴人於第二審審理中分別於103 年1 月20日及10
      4 年4 月30日當庭提出之實品(證物均外放),關於鞋墊
      部分或未呈現日期,或所呈現之日期為2015年3 月1 日,
      而在被上訴人申請廢止日期之後,故無法證明系爭商標在
      被上訴人申請廢止前3 年內確實有使用於其所指定之鞋類
      商品之事實,關於104 年3 月18日購買之Reebok運動鞋部
      分,亦係在被上訴人申請廢止日期之後,是以均難用以證
      明系爭商標之真實使用,且已符合一般商業交易習慣,則
      其所提實品及發票單據部分自難作為系爭商標有使用於其
      指定使用鞋類商品之論據,且亦難以作為上訴人為行銷其
      商品目的而在國內使用系爭商標之證據。
    (3)上訴人雖以原證13、14內部信件,主張台隆公司副理曾至
      上訴人公司探訪具有系爭商標之鞋墊、事後造成台隆公司
      、被上訴人搶單而喪失收益云云。然查,上訴人於原審早
      已於一審言詞辯論終結前自承5年未銷售該等產品,既然
      未曾銷售,則上訴人主張台隆公司、被上訴人搶單,並無
      依據。何況原證13、14之信件,至多是「討論鞋墊產品合
      作事宜」,與鞋墊上有無系爭商標實屬二事,遑論該等信
      件根本無任何字眼提到「Micro teeth 」或類似字眼。是
      以,姑不論該等文件之形式真正得否確認,縱使上訴人提
      出該等內部信件,亦無從證明其因此受到任何損失。此外
      ,上訴人所提出上證7 僅為其公司內部文件,無法確認其
      真實性,縱上訴人於內部文件內記載「Micro teeth」文
      字,該等文件亦僅為公司內部設計、流通之用,與行銷、
      商標使用無關,反而更得證明「Micro teeth」字眼,係
      設計「微齒」結構時,設計者常記載之「敘述性文字」而
      不得作為商標使用。況且,上訴人於原審言詞辯論時亦自
      承5 年來均未有標示系爭商標之商品生產紀錄,因為後來
      亦接不到單等語(見原審卷(二)第256 頁),則更難以認定
      上訴人於被上訴人申請廢止日前3 年內有使用系爭商標之
      使用證據存在。
    (4)證人○○○於本院103 年4 月7 日到庭證稱:「(問:這
      些商品是否上訴人公司到國外參展的商品。)確認是。(
      問:這些照片是否於國外參展所拍攝?)是。(問:何年
      拍攝照片,證人是否記得?)至少都有四年左右。」等語
      ,可證明該等照片均已拍攝多年,且拍攝地點均為海外,
      縱認該等照片為海外行銷之證明,惟海外行銷仍與商標法
      屬地主義限於國內使用,有所不符。又證人○○○於當日
      復證稱:「(問:地點何在?)都在美國,全都在美國,
      同一個城市,猶他州鹽湖城。(問:這照片是否證人可清
      楚記得是證人所拍或是同事幫忙拍的?)沒辦法確定。(
      問:確切拍攝日期證人是否能記得何年月嗎?)沒辦法。
      」等語,更可證明證人只知悉原證8 等照片係拍攝於美國
      ,用於美國當地推廣用,至於拍攝時間更久遠不復記憶,
      是證人該等陳述僅得證明上訴人曾於多年前於海外推廣上
      訴人公司產品,至於照片拍攝日期、拍攝者等已無可考,
      是不得將原證8 等欠缺拍攝日期之照片,作為對上訴人有
      利之事實認定之證據。承上可知,上訴人銷售、參展行為
      均係發生於國外,而不符合商標法屬地原則,其於國外參
      展並非於我國境內所為系爭商標之使用。此外,證人○○
      ○證稱:「(問:原證8 剛提示的產品這些商品你出貨的
      時候,你們公司就會在物品上打上「Micro-teeth 」商標
      的文字嗎?)現在我看到的都有。公司規定必須要有但他
      沒有的話可以說是QC的問題或其他問題,不能叫我保證每
      片都會有,我可以確定公司規定產品出去就要有「Micro-
      teeth 」的商標。(問:就證人所知公司規定如此,但證
      人是否因為僅負責業務不負責出貨所以無法確切知悉出貨
      的樣子?)是。」,由此可知,證人○○○身為業務人員
      ,而非出貨品管人員,依其職責範圍並無法確認上訴人公
      司實際出貨產品曾否使用系爭商標,其證詞更無從證明上
      訴人曾於出口貨品使用系爭商標之事實。
    (5)證人○○○於103 年9 月7 日到庭證稱:「(問:證人擔
      任立兆公司期間,您的主管為何人?)是否涉及營業秘密
      。(問:主管是何人與具體工作內容有關。主管的內容當
      然與待證事實有關。不清楚證人與上訴人為何抗拒證言。
      )我與立兆簽署的營業秘密合約中上面寫很多內容,上面
      有寫包含行銷技巧也是營業秘密。(問:請問證人於立兆
      公司任職期間內,於立兆公司就你瞭解有無其他美工人員
      ?)先確認此問題有無與營業秘密有關。(問:證人看過
      剛的資料(即被上證7 公證書及附件),是否你於104 人
      力銀行的資料?)是沒錯,但我需要補充說明,對於我上
      一次陳報狀拒絕證言的說明,我需要清楚解釋我刊登於
      104 履歷上自傳的資料,因我當初整理這份資料時,不小
      心忘記我進立兆公司有簽署保密協定,一進公司第一天簽
      一大堆資料,沒有影印一份作為留底,離職時完全忘記有
      這回事,所以不小心將自己有經手的東西認為不錯的東西
      放至自己的作品集中,等收到鈞院通知單時,我才發覺自
      己犯下大錯,不小心忘記自己有簽署營業秘密這協議。所
      以我認為是否照那份保密協議來看,我這些東西都不應刊
      登在自己履歷上的連結,因為自己的不小心洩漏秘密。但
      因自己的不小心洩漏這秘密,被上訴人才會取得這照片)
      、(問:僅問是否係證人刊登於104 網頁上的資料?)是
      我不小心忘記我有跟立兆公司他們有簽保密協議,是我不
      小心放上去的。(問:證人離職後,或於法院作證前,有
      無立兆公司的人與你聯絡過違反營業秘密之責任或後果問
      題?)輾轉間有聽說立兆公司要告我,未經他們同意將作
      品放在上面。」等語,可知,本件被上證7 公證書附件五
      圖片、被證四所涉圖片均為○○○所經手,足認上訴人陳
      稱「自2009年即在公開網路上使用Micro teeth 商標於第
      25類商品」,顯屬無稽。又證人○○○復證稱:「(問:
      如證人拒絕說明主管名稱是因為行銷技巧問題,請問證人
      工作內容是否有包含行銷?)是。(問:是否認為於公司
      的DM設計即包含產品行銷?)是。」等語,可知證人在上
      訴人公司所為工作,包含網路行銷、設計廣告等工作內容
      。再者,證人○○○於閱覽被上證7 附件五圖片後證稱:
      「(問:證人放於104 網頁上的資料及104 網頁徵才的敘
      述是否真實的?)如果我沒有記錯的話,應該算是。(問
      :證人剛剛看到的附件5 的圖片是否是證人做的?)是我
      曾經經手過的。(問:立兆公司的首頁內容及網站維護是
      否也是證人的工作事項之一?或證人於立兆公司任職期間
      中有無做過首頁內容或網站維護的工作內容?)有做過修
      改。」等語,可知證人任職立兆公司期間(100 年8 月至
      102 年3 月)。又證人負責網頁設計、行銷以及網路維護
      ,而其在104 網頁上也敘述「New 2009 Micro-teeth」(
      被上證7 第9 至第10頁)是其作品,並經證人當庭承認。
      由此足認,上訴人公司所謂「New 2009 Micro-teeth」頁
      面絕無可能在2009年即存於上訴人公司網頁,不足作為證
      明上訴人於被上訴人申請廢止系爭商標日之前3 年內有使
      用系爭商標之有利證據。
    (6)依據本院向基隆關函調上訴人於被上訴人申請廢止系爭商
      標前3 年內之出口「Part of shoe」、「Part of footwe
      ar」之報關資料可知,基隆關所回報資料與原證10無任何
      一筆發票相符,顯見上訴人所提出之原證10不足以證明其
      商標使用事實。又查,依基隆關基普六字第1031035006號
      函所回覆之出口報單(下稱「系爭報關單一」)、包裝單
      (Packing List)及發票(Invoice )(證據外放)係上
      訴人於101 年7 月27日以免審免驗通關方式放行,僅提供
      報關電腦檔並無書面資料,可認上訴人於當時並未審驗即
      無系爭商標使用之事實,而上訴人依基隆關於103 年6 月
      25日通知補單之上開系爭報關單一、包裝單及發票,並非
      上訴人於被上訴人申請廢止前3 年內之資料,無法作為該
      期間內之使用證據,縱認上開系爭報關單一、包裝單及發
      票得採為使用證據,惟亦應認定上訴人於被上訴人申請廢
      止系爭商標前3 年內唯一以「Part of footwear」為名義
      出口者,僅系爭報關單所涉該次交易,在此期間上訴人並
      無其他任何出口「Part of shoes 」的紀錄。次依系爭報
      關單內關於品牌(Brand )記載欄位所記載,其各出口商
      品Brand 欄位均為「NIL 」,僅有在報關單最未欄位記載
      「Material on have Logo:Micro- teeth」文字,顯見該
      次出口商品僅將「Micro-teeth 」作為包裝材料的標示,
      而非為行銷目的用於商品本身之「商標標示」,否則,如
      上訴人確實將「Micro-teeth 」作為商標使用,則該報關
      單上Brand 記載則不會出現「NIL 」,而是直接在Brand
      欄位出現「Micro-teeth 」標示。另依據上訴人所出口商
      品包裝單、發票內關於SHIPPING MARK 之記載可知,上訴
      人該次出口商品外包裝需加註「EVERON」字樣,只有包裝
      材料是加註「UTS 」、「Micro-teeth 」等字眼,更顯示
      上訴人出口該等商品時,最外層且足使大眾知悉之包裝方
      式,祇有「EVERON」而已,而非「Micro-teeth 」,上訴
      人縱使報關出口之物品,純係為國外貿易商Everon公司代
      工生產最終銷售予Reebok公司之零件,其物品上縱使有「
      Micro-teeth 」字樣,亦非以行銷目的加以使用,以上訴
      人報關出口物品之包裝而言,亦已明載外包裝或紙箱嘜頭
      須標示進口商Ervron之公司名稱,是上訴人出口時之包裝
      方式,亦無從使任何消費者認識或知悉系爭商標有使用於
      商品出口之事實。
    (7)依據聯邦快遞公司函覆所提出之報關單、Invoice 和Pack
      ing List等資料(見本院卷(二)第1 至7 頁),可知聯邦快
   遞公司於99年1 月31日起至102 年1 月31日止,就上訴人
    出口品名為Part of shoe、art of footwear 之出口報關
     單,僅編號CF//01/550/4084Z之報關單(下稱「系爭報關
      單二」)而已,與上訴人一再陳稱多次出口該等產品之主
      張有所不符。次查,依據系爭報關單二內「稅則號別」記
      載「6406.99.19.90-0 」種類可知,其出口物品為「其他
      材料製其他鞋靴零件、可調換之襯底、鞋跟墊子及其類似
      品(Other parts of footwear, removable in-soles,
      heel cushions and similar articles, of other mater
      ials」,輔以報關單內記載「Part of Footwear(冰鞋氣
      囊)」文字,更可確認上訴人輸出內容為「冰鞋用氣囊」
      ,而冰鞋氣囊乃係為提昇冰鞋穩定性之鞋類零件,類似球
      鞋氣墊構造,不論自商品來源是否足生混淆誤認要素之使
      用原料、製造方法、製造產業別及銷售管道、銷售對象等
      加以衡量,其出口之「冰鞋氣囊」均與第25類之「靴鞋類
      」,甚或其他類別之塑膠「鞋墊」商品有所區別。依系
      爭報關單二內關於品牌(Brand )記載欄位所述,各出口
      商品Brand 欄位均為「No Brand」,顯見該次出口根本未
      將「Micro-teeth 」作為商標使用,否則該報關單上Bran
      d 記載則不會出現「No Brand」,而是直接會在Brand 欄
      位出現「Micro-teeth 」標示。另依據一般交易常情,嘜
      頭所載文字即為貨運商品之商標或服務來源,任何第三人
      判斷商品之來源或品牌,首要觀察對象即為嘜頭,如在商
      品封箱外有嘜頭標示,一般人均會認為該嘜頭所代表之公
      司即為系爭商品之來源。然聯邦快遞公司回覆包裝單(Pac
      king List)內,不僅無品牌記載,其外包裝之Shipping
      Mark(嘜頭)亦記載為「EVERON」,而非「Micro-teeth
      」,顯見於上訴人之出口行為中,唯一會產生商標品牌認
      知之標示,並非「Micro-teeth 」,而是「EVERON」,以
      任何第三人角度而言,均合理認定「EVERON」方為該商品
      之商品來源,而無從知悉該等商品和「Micro-teeth 」之
      關聯。另依聯邦快遞公司函覆之Invoice 內品牌(Brand
      )記載,亦已明確記錄「No Brand」,Shipping Mark 只
      寫明「as packing list 」,由此記載和前述資訊互相對
      照勾稽,更可證明上訴人該次出口根本未曾在包裝上有任
      何關於系爭商標之記載,出口時也未將「Micro-teeth 」
      列為商標記錄內,是該次出口未曾使用系爭商標,而未構
      成商標使用事實。是以,上訴人出口時之包裝方式,亦無
      從使任何消費者認識或知悉系爭商標之出口事實。故一般
      消費者如直接觀察上訴人出口商品,也只能從外包裝記載
      的「Everon」文字,確認該等商品與「Everon」有關,而
      無從發現該等商品與系爭商標、與上訴人間到底有何關聯
      ,由此益證上訴人出口該等商品時,係將該商品交付予特
      定製造廠商,非在國外自由銷售,其標示也無從使一般人
      聯想到該商品是由上訴人所外銷,是以,依據聯邦快遞公
      司函覆之報關單二、Invoice 和Packing List等資訊,實
      無法證明上訴人於被上訴人申請廢止系爭商標前3 年內有
      使用系爭商標之事實。
    (8)依據洋基公司函覆(見本院卷(二)第35頁)所提出之光碟(
      證物外放),可將上訴人在被上訴人申請廢止系爭商標前
      3 年內,出口產品分類為「Part of footwear」(鞋類零
      件)、「Garment Accessories 」(服飾配件)以及其他
      類別。分別說明其出口狀況如下:
       Garment Accessories (服飾配件)占上訴人出口產品
        種類90% ,尤其invoice 內敘述可知,多數服飾配件為
        「拉鍊」(zipper)類別,該等服飾配件至多為第26類
        之鈕扣、拉鍊(商品組群編號2604),而非第25類之靴
        鞋類別,不足以證明上訴人有出口第25類商品之事實。
       Part of footwear(鞋類零件):
        上訴人出口鞋類零件者,僅有101 年10月至12月、102
        年2 月間,出口商品名稱記載為「Part of footwear」
        者(見本院卷(二)第129 至137 頁),然而該等INVOICE
        內,在Brand 欄位均為「NO BRAND」、Mark欄位均為「
        N/A 」,甚至部分INVOICE 內更兼有「SAMPLE」(樣品
        ) 、「NO COMMERCIAL 」等字,均顯示該等出口產品不
        僅未使用系爭商標,且係測試用、非營業用,而與商標
        法上商業使用、出口銷售等使用方式有別。是以,上訴
        人不得以此等文書,主張其於被上訴人申請廢止系爭商
        標前3 年內有使用系爭商標於第25類商品之事實。
       就其他類別部分,例如上訴人在100 年間曾出口「Case
        for IPAD2」、「For Exhibition、non commercial」
        物品、在102 年間出口「Plastic cooking utensils」
        等(見本院卷(二)第138 至149 頁),該等INVOICE 之
        Brand 欄位記載為「NO BRAND」或是其他廠牌之商標,
     顯見上訴人根本未出口第25類商品,且綜觀上訴人各項
      出品商品之共通性質,亦足認其於被上訴人申請廢止系
       爭商標前3 年內未經營第25類商品即服飾及靴鞋等與流
        行文化商品有關之業務。
   綜上可知,上訴人在於被上訴人申請廢止系爭商標前3 年
    內未出口系爭商標所指定之第25類商品之事實。
    (9)被上訴人申請系爭商標廢止案已於104 年4 月14日經參加
      人即智慧局作成系爭商標之註冊應予廢止之處分,有商標
      廢止處分書附卷可稽(見本院卷(二)第179 至184 頁),依
      據該處分書所述,上訴人提出之證據亦均不足證明上訴人
      在被上訴人聲請廢止系爭商標前3 年內有任何使用系爭商
      標於指定商品之行為,故依法廢止其註冊,附此敘明。
八、綜上所述,被上訴人以上訴人所提之使用證據無法證明其於
    被上訴人提起系爭商標廢止案前3 年內有使用系爭商標之事
    實,而依商標法第63條第1 項第2 款之規定,系爭商標應有
    廢止之事由,故被上訴人主張系爭商標有應廢止原因等語,
    於法有據,依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定,上訴
    人於本件民事訴訟中不得對被上訴人主張權利。從而,上訴
    人依商標法第69條第3 項、民法第185 條、公司法第23 條
    第2 項規定,請求被上訴人連帶賠償150 萬元及法定遲延利
    息,並請求命被上訴人歐燦公司應停止使用「Micro teeth
    」、「Mirco teeth 」文字為其護足墊、足護墊、保護貼等
    釋壓護足系列產品之商品標示,均無理由,應予駁回。原審
    為上訴人敗訴之判決,理由雖有不同,惟結論並無二致,仍
    應予維持。上訴意旨指摘原判決不當,求予廢棄改判,為無
    理由,應予駁回。上訴人之上訴既經駁回,其假執行之聲請
    亦失所附麗,應併予駁回。


                                  智慧財產法院第二庭
             審判長法 官 曾啟謀
                法 官 熊誦梅
                法 官 蔡如琪            

2016年1月28日 星期四

(商標 著名商標) 真人快打 Mortal Kombat為著名商標。



智慧財產法院104 年度行商訴字第44號行政判決(104.9.17)
                                  
  (二)經查,本件參加人於異議申請階段檢送下列之相關事證資料
    ,以證明據以異議商標為著名商標:
    1.證1 : 係參加人經搜尋網路下載關於「Mortal Kombat 」
      (真人快打)於維基百科登載資料(見處分卷第27至32頁
      )。
    2.證2 :「Mortal Kombat 」真人快打系爭電玩遊戲上市在
      台灣電玩市場,因使用於不同電玩主機(如XBOX360 、XB
      OX、PS3 、PS Vita 等),而有不同電玩遊戲版本之行銷
      宣資料共30頁(見處分卷第33至62頁)。
   3.證3 :「Mortal Kombat 」魔宮帝國電影及數位影音光碟
     影片集(DVD/CD)在台灣網站經銷及經由網路搜尋有關「
      魔宮帝國」之下載資料共16頁(見處分卷第63至78頁)。
    4.證4 :關於「Mortal Kombat 」標誌及著作物在美國申請
      商標註冊與著作權登記資料,另在世界各國申請商標註冊
      之列表等資料共21頁,包括阿根廷、澳洲、比利時、荷蘭
      、盧森堡、巴西、智利、埃及、歐盟、法國、德國、香港
      、印尼、伊朗、日本、墨西哥、秘魯、土耳其、英國、美
      國、委內瑞拉及越南等國與地區(見處分卷第74至99頁)
      。
    5.證5 :關於「Mortal Kombat 」真人快打2011系列電玩遊
      戲在台灣市場經代銷廠商安排宣傳之費用列表、線上廣告
      之台灣網站列表及台灣銷售數額列表等資料計5 頁(見處
      分卷第100至104頁)。
    6.證6 :關於「Mortal Kombat 」真人快打2011系列電玩遊
      戲在世界各國之宣傳行銷與實際使用等資料共12頁(見處
      分卷第105 至116 頁)
    7.證7 :網路下載關於「Mortal Kombat 」(真人快打)在
      玩網站「巴哈姆特」之相關新聞報導及玩家宣傳回應資料
      共43頁(見處分卷第163至204頁)。
    8.證8 :網路下載關於「Mortal Kombat 」(真人快打)在
      電玩網站「遊戲基地」之相關新聞報導及玩家宣傳回應資
      料計14頁(見處分卷第205 至215 頁)。
    9.證9:網路下載關於「Mortal Kombat 」(真人快打)在
      「聯合新聞網」(udn 數位資訊)之相關新聞報導資料計
      24頁(見處分卷第216 至235 頁)。
    10.證10:網路下載關於「Mortal Kombat 」(真人快打)之
      相關報導宣傳行銷資料計65頁(見處分卷第236 至300 頁
      )。
    11.證11:網路下載關於「Mortal Kombat 」(真人快打)於
      2011年度電玩遊戲得獎評比獲「最佳格鬥遊戲」獎項之各
      網站新聞報導資料計16頁(見處分卷第302 至317 頁)。
    12.由上開證據資料可知,據以異議商標在電玩商品,自1993
      年起即陸續在澳洲、歐洲、美洲、亞洲等國家取得註冊商
      標,參加人透過媒體廣告加以宣傳,以推廣據以異議商標
      商品,其於2011年在各地達214,354 件、2012年有212,18
      3 件(見處分卷第102 至103 頁),依前揭著名商標審查
      基準所示,參加人就其商標商品在市場上行銷與國內外之
      報章雜誌等大眾媒體廣告資料對其討論與網友評價等提出
      證據資料,堪認於原告系爭商標100 年(2012)12月15日
      申請註冊前,參加人之據以異議商標在電動遊戲商品所表
      彰之信譽及品質,已為我國相關消費者或業者所普遍認知
      而為著名商標。
  (三)次查:
  1.原告之系爭「ARTINN及圖」商標,係由龍設計圖形及外文
   「ARTINN」組合構成,與據以異議之「龍圖形」、「Mort
    al Kombat 及龍圖形」商標等(詳如本判決附圖)相較,
     系爭商標之外文「ARTINN」部分固與據以異議商標之外文
      「Mortal Kombat 」雖有不同,惟兩者均以龍形設計圖為
      主要識別部分之一,該設計圖同一以一側面、半身之龍置
      於圓內,且龍之身、眼、嘴、鬚、鱗等特徵位置、形狀、
      角度,構圖意匠極相彷彿,如出一轍,兩商標整體外觀予
      消費者之寓目印象極為相仿,兩商標圖樣構成高度近似。
  2.據以異議商標之龍形設計圖樣有其創意性,以之作為商標
    或以之搭配外文「Mortal Kombat 」所構成之圖文態樣,
      與其使用之電玩遊戲、電影、數位光碟等商品,並無關聯
      性,消費者會直接將其視為指示及區別來源之標識,且據
      以異議商標經參加人長期廣泛使用,已在多國及地區取得
      商標註冊,於電玩遊戲界之相關消費者,已達著名商標之
      程度,是據以異議商標應具有較高之識別性。
    3.系爭商標指定使用於第18類之背包、第25類之吸汗內衣等
   商品,而據以異議商標使用於電影、數位影音光碟等商品
   ,兩者相較,系爭商標是為供人盛裝物品、遮陽避雨、穿
    戴裝飾之商品,而據以異議商標係提供影音娛樂之商品,
     兩者雖類別不同,然一般民眾常以觀賞電影或數位影音光
      碟為休閒娛樂,系爭商標之商品均為消費者日常所得接觸
      ,與據以異議商標商品之消費族群有所重疊,可認兩者具
      有關聯性。又宣傳遊戲軟體、電影、數位影音光碟等商品
      ,一併推出相關週邊商品為業界常見之行銷手段,依參加
      人提出之證據10之Xbox Life 網頁文章第3 頁照片,可見
      據以異議商標之遊戲光碟商品包裝盒內所附廣告手冊內頁
      之「Products ( 商品)」欄,包含印有據以異議「龍圖
      形」、「Mortal Kombat 及龍圖形」商標圖樣之T 恤、帽
      子、海報,可見參加人有跨入服飾品市場之多角化經營情
      形。又系爭商標指定使用第28類高爾夫球等商品,與據以
      異議商標之遊戲軟體商品,兩者均與運動相關,而具有關
      聯性。
 (四)綜合上開因素,本件據以異議商標識別性強,而系爭商標圖
   樣使用龍圖形外文與據以異議商標圖樣近似,以具有普通知
    識經驗之消費者,異時異地隔離觀察,不易區辨,一般消費
    者購買時施以普通之注意,可能會誤認二者來自同一來源,
  或雖不相同但有關聯之來源,有致相關公眾混淆誤認之虞,
   屬近似之商標。系爭商標之註冊,客觀上應有使相關公眾誤
    認其表彰之商品源自異議人,或者誤認二商標之使用人間存
    在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係,而產生
    混淆誤認情事,而有前揭商標法第30條第1 項第11款規定之
    適用。被告按上開規定撤銷系爭商標之註冊,並無違誤。

(商標 商標評定 著名商標) Karihome著名商標 v. Karicare:若商標係以拼音性之外文,如英法德日語,其起首字母在外觀與讀音上,對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響,判斷近似時應賦予比重較重之考量。

智慧財產法院103 年度行商訴字第154 號行政判決(104.9.17)

 (二)系爭商標有致相關消費者混淆誤認之虞:
  1.系爭商標與據以評定商標具近似性:
   (1)按「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商
     標或申請在先之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者
    」,不得註冊,修正前商標法第23條第1 項第13款及現
     行商標法第30條第1 項第10款前段設有相同內容規定。
      所謂商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處
       ,若其標示在相同或類似的商品上時,具有普通知識經
        驗之消費者,於購買時施以普通之注意,可能會誤認二
    商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。商標
    是否近似,應以商標圖樣通體觀察原則及異時異地,隔
     離觀察原則為斷。另有所謂「主要部分」觀察,係消費
      者關注或事後留在其印象中可能是較為顯著部分,此顯
       著部分即屬主要部分;主要部分觀察與整體觀察並非兩
        相對立,主要部分最終仍是影響商標予商品之消費者整
        體印象,故判斷商標近似仍應以整體觀察若商標係以拼
        音性之外文,如英法德日語,其起首字母在外觀與讀音
        上,對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影響,
        判斷近似時應賦予比重較重之考量,商標間是否足致消
        費者產生混淆,應以其國內消費者是否產生混同誤認之
        虞為斷,而各國國情各異,對特定外文之熟悉度不同者
    ,所為認定結果自有差異(參照最高行政法院92年度判
     字第318 號判決)。
     (2)又所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」,係指兩商
       標因相同或構成近似,致使同一或類似商品或服務之相
        關消費者,誤認兩商標為同一商標;或雖不致誤認兩商
        標為同一商標,而極有可能誤認兩商標之商品或服務為
        同一來源之系列商品或服務;或誤認兩商標之使用人間
    有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言
    。簡言之,商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務
     之來源或產製主體,發生混淆誤認之虞而言(最高行政
      法院98年度判字第455 號判決參照)。又修正前商標法
       第23條第1 項第13款判斷兩商標間有無混淆誤認之虞,
        依主管機關101 年4 月20經濟部經授智字第1012003055
        0 號令發布之「混淆誤認之虞審查基準」,其斟酌因素
        應綜合:「1.商標識別性之強弱、2.商標是否近似及其
        近似之程度、3.商品/ 服務是否類似及其類似之程度、
        4.先權利人多角化經營之情形、5.實際混淆誤認之情事
        、6.相關消費者對各商標熟悉之程度、7.系爭商標之申
        請人是否善意及8.其他混淆誤認之因素等相關因素。在
        大多數新申請註冊案,由於商標尚未使用,不必然呈現
        所有參考因素,自可僅就商標識別性之強弱、商標之近
        似程度及商品/ 服務之類似程度等因素為斟酌即可混淆
        誤認之虞。」、「商標之文字、圖形..等,或其聯合式
        ,對於商品/ 服務之相關消費者所呈現識別商品/ 服務
        來源之功能,因其商標特徵的不同而有強弱之別。原則
        上創意性的商標識別性最強,而以習見事物為內容的任
        意性商標及以商品/ 服務相關暗示說明為內容的暗示性
        商標,其識別性即較弱。聯合式或組合性商標之一部分
        ,在類似商品/ 服務中已為多數不同人使用為商標之一
        部分而註冊在案者,得認為該部分為弱勢部分」等情,
        此為主管機關依職權所發布,與修正前商標法第23條第
        1 項第13款及現行商標法第30條第1 項第10款規定並無
        違背,亦與修正前商標法第1 條「保障商標權及消費者
        利益,維護市場公平競爭,促進工商企業正常發展」之
        立法目的相符,被告辦理相關案件,亦得援用。
    (3)依上述整體觀察原則、主要部分觀察原則,分析據以評
      定商標「卡洛塔妮」、「Karihome」及系爭商標「KARI
       CARE」,可認兩商標均係以「KARI」為起首,其不具特
        定意義,識別性較高,據以評定商標後接home,系爭商
    標後接care,兩者均係常見之單字且具特定意義,識別
     性較低,依前揭之實務見解,足認兩商標雖然係以整體
      圖樣呈現,然其商品之相關消費者關注或者事後留在其
       印象中,較為顯著之部分為其起首「KARI」部分,並得
        認該部分為兩商標之主要部分。主要部分觀察與整體觀
        察並非兩相對立,主要部分最終係影響商標給予商品之
    消費者的整體印象,可證明兩商標具有近似性。原告主
    張,系爭商標「Karicare」係外文紐西蘭毛利語「天上
     聖水」之意,然紐西蘭毛利語並非國際常見之外語,我
      國人民對紐西蘭毛利語亦非熟悉,難知其原文涵義。
   (4)自兩商標主要部分以觀,以具有普通知識經驗之消費者
     ,其於異時異地購買商品,施以日常生活之普通交易所
    用之注意,就外觀、讀音及觀念等因素,可能會誤認兩
    商品來自同一來源或雖不相同而有關聯之來源,應屬構
     成近似之商標,且近似程度不低。...
    
  3.兩商標曾發生實際混淆誤認之情事:
   所謂實際混淆誤認,係指有相關商品之消費誤認後案商標
    之商品係源自先權利人之情形。此事實應由先權利人提出
     相關事證證明之。若當事人提出市場調查報告,經依法踐
      行答辯攻防程序,可認定具公信力者,該調查結果報告應
      可認為具有等同實際混淆誤認情事之地位。經查,2011年
      間曾發生檢調查獲假奶粉事件,當時許多消費者均誤認冒
      稱紐西蘭進口的「卡洛吉蒂」奶粉為參加人產品,新北市
      調處機動組長甚且特別澄清:「卡洛吉蒂跟紐西蘭的卡洛
   塔妮,是完全沒有關係。」等語(見本院卷第125 頁)。
    足見我國消費者早已將「KARI」及「卡洛」認知為參加人
     產品之識別標誌,「KARI」及「卡洛」具有高度識別性,
      系爭商標「KARICARE」之註冊自會導致相關消費者發生混
      淆誤認之虞。


                                

(商標 商標註冊 識別性)「便宜坊BIAN YI FANG」on餐廳等類別:欠缺先天識別性及後天識別性,不得註冊。

智慧財產法院104年度行商訴字第56號行政判決(104.9.17)

(一)關於系爭商標是否不具識別性,而有違反商標法第29 條
      第1項第1款之規定部分:
  1、按商標,指任何具有識別性之標識,得以文字、圖形、記
      號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等,或其聯合
      式所組成。前項所稱識別性,指足以使商品或服務之相關
      消費者認識為指示商品或服務來源,並得與他人之商品或
      服務相區別者,商標法第18條定有明文。又商標「僅由描
      述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特
      性之說明所構成者」,不得註冊,為商標法第29條第1項
      第1 款所明定。準此,商標重在足以使商品或服務之相關
      消費者認識為指示商品或服務來源,並得與他人之商品或
      服務相區別,而具有識別性。而所稱足以使商品或服務之
      相關消費者認識為指示商品或服務來源,指一般消費者一
      見即知其為代表商品或服務之品牌,具有標誌性;至所稱
      得藉以與他人之商品或服務相區別,則指一般消費者一見
      即知其為代表特定主體之商品或服務,具有辨識性。故判
      斷商標或服務標章是否具備「識別性」,應立於一般消費
      者之立場,依一般生活經驗就商標或標章之整體加以觀察
      ,並綜合其使用方式、實際交易情況及其所指定使用之商
      品或服務等加以審酌。而所謂「描述性標識」係指對於商
      品或服務的品質、功用或其他有關的成分、產地等特性,
      作直接、明顯描述的標識,消費者容易將之視為商品或服
      務的說明,而非識別來源的標識。至於文字作為指示及區
      別商品或服務來源的標識,是否具有識別性,取決於文字
      的意義及其與指定商品或服務之間的關係。當文字完全沒
      有商品或服務品質、功用或其他特性的說明含義,或含義
      極低時,為識別性較強的文字商標。而指定商品或服務的
      通用名稱,或其品質、功用或其他特性的直接明顯說明性
      文字,則不具識別性。
  2、經查,原告申請註冊之「便宜坊BIAN YI FANG」商標圖樣
      ,係由橫書之中文「便宜坊」及外文「BIAN YI FANG」上
      下排列所組成,其中中文「便宜坊」有「便宜商店」之意
      ,予一般消費者之認知為標榜其商品價格低廉之廣告用語
      ,外文「BIAN YI FANG」則為中文「便宜坊」之拼音文字
      ,是以該等中、外文作為商標,指定使用於「餐廳,旅館
      ,提供膳宿處,咖啡廳,咖啡館,自助餐廳,飯店,酒吧
      ,茶藝館,會議室出租,養老院,托兒所,動物膳宿,動
      物寄養」服務,予消費者之認知印象,僅在描述前揭服務
      場所之收費相當低廉,為所指定該等服務之性質、內容或
      相關特性之說明,不足以使服務之相關消費者認識其為表
      彰服務之標識,並得藉以與他人之服務相區別,不具識別
      性,依商標法第29條第1 項第1 款規定,應不准註冊。
  3、原告雖稱:由系爭商標圖樣中文「便宜坊」下方對應之拼
     音「BIAN YI FANG」可知,系爭商標應讀作「便(ㄅㄧㄢ
      ˋ)宜坊」,其字義即非為「價格低廉場所」之意,具有
      識別性云云。惟查,中文為我國通用語言,故就消費者而
      言,一見中、外文併列之商標往往會先選擇其所熟識之中
      文部分予以認識及唱呼,而不會先看外文,由外文讀音去
      認識中文字義。又系爭商標中文「便宜坊」之「坊」字有
      商店之意,一般消費者到商店買東西都希望物美價廉,故
      「便宜坊」三字結合在一起使用,依我國一般消費者之認
      知,應為「物價低廉之商店」之意,為所指定服務之性質
      、內容或相關特性之說明,不具識別性。何況,縱如原告
      所言,消費者可由系爭商標下方之拼音,而得知系爭商標
     應讀作「便(ㄅㄧㄢˋ)宜坊」。然原告亦自承所謂「便
      (ㄅㄧㄢˋ)宜」係指「方便合宜」、「適宜、舒適」之
      意,則「便(ㄅㄧㄢˋ)宜坊」仍係指方便合宜、適宜、
      舒適之商店、場所,指定使用於「餐廳,旅館,提供膳宿
      處,咖啡廳,咖啡館,自助餐廳,飯店,酒吧,茶藝館,
      會議室出租,養老院,托兒所,動物膳宿,動物寄養」服
      務,予消費者之認知印象,亦係在描述上開場所為舒適之
      場所,仍為所指定服務之性質、內容或相關特性之說明,
      不具識別性。
  4、至原告固又舉另案獲准註冊諸案例(如「便宜GO及圖」、
      「悠香咖啡」、「鹼便宜」、「泰便宜」等商標,參原處
      分卷第24至26頁、本院卷第11頁第6 行之圖樣),主張系
      爭商標亦應核准註冊等語。惟按商標申請註冊,係採個案
      審查原則,就具體個案審究其是否合法與適當,原處分機
      關應視個案情節,正確認定事實與適用法律,不受他案之
      拘束。又經核原告所舉諸案例之商標圖樣均與系爭商標有
      別,其中「便宜GO及圖」商標圖樣為四方形外框內置經過
      設計之文字「便宜GO」,而「悠香咖啡」商標除「35元啡
      嚐便宜」文字外,尚有組合其他圖樣,均非單純之文字組
      合。至「鹼便宜」、「泰便宜」等商標縱為單純之文字商
      標,惟其係以諧音來暗喻其隱藏之涵意,自與系爭商標不
      同,足見其等之案情各異,自難比附援引,執為系爭商標
      亦應准許註冊之論據,是被告亦無違反行政自我拘束原則
      。況查,早於87年間即有第三人以「便宜坊」作為商標,
      指定使用於第29類「烤鴨」商品,經被告審查認為無識別
      性而予以核駁(核駁第244662號,參訴願卷第58頁)。而
      91年核准註冊之第167656號「便宜坊及圖」商標(目前已
      到期消滅),其圖樣中之「便宜坊」亦經聲明不在專用之
      列(參訴願卷第59頁)。另原告之註冊第1564540 號「便
      宜坊BIAN YI FANG及圖」商標,雖係其經由他人移轉受讓
      而取得,但該商標圖樣中之「便宜坊」及「BIAN YI FANG
      」業經原商標權人聲明不專用(參訴願卷第60頁),顯見
      該等文字確實不具識別性,且被告就此亦為一貫之認定原
      則,並無差別待遇之情事。
(二)關於系爭商標是否業經原告使用且在交易上成為其指定使
    用服務之識別標識,而取得後天識別性部分:
 1 、按商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、
      產地或相關特性之說明所構成者,不得註冊。但如經申請
      人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者
      ,不適用之,為商標法第29條第1 項第1 款及第2 項所明
      定。故商標之標識雖未符合商標法第18條第2 項規定之識
      別性,惟倘經申請人長時間反覆使用,且在交易上已成為
      申請人商品或服務之識別標識者,使該商標圖樣於原本意
      義之外,另產生表彰商品或服務來源之意義,自得視為有
      識別性,此稱為第二意義或次要意義。申言之,第二意義
      之商標圖樣,其商標之識別性非其所固有,係事後所取得
      。
 2、原告雖主張其為大陸地區歷史悠久的北京悶爐烤鴨老店,
   系爭商標經報章雜誌及電視新聞媒體廣為報導,已取得後
      天識別性云云。惟查,依原告所提出之資料觀之,其中關
      於「便宜坊」之介紹資料、鴨系列風乾腸商品實物照片、
      舉辦週年慶折扣活動大陸地區報紙廣告、獲獎證書、大陸
      地區商標評審委員會認定系爭商標為大陸地區馳名商標之
      爭議裁定書及商標局核發之證書、北京市工商行政管理局
      頒發之證書、溥傑「燜爐烤鴨」之墨寶、蕭勞「便宜坊」
      之墨寶及喬羽親臨題字照片、系爭商標於大陸地區之店面
      照片、媒體報導、廣告行銷宣傳發票、各店之營收金額明
      細、收入總匯表暨都門瑣記、大前門、老字號品牌價值、
      老北京變奏前門、北京市崇文區飲食業資料彙編等資料(
      參原處分卷附件三、五至十一,即原處分卷第27至30、43
      至88頁;本院卷原證3 至原證5 、原證8 至原證9、 原證
      11至15,即本院卷第29至118 、214 至215 、233 至270
      頁),均為原告於大陸地區之行銷、營收暨其商標價值及
      知名度之資料,其餘於我國之使用證據僅有TVBS 96 年10
      月9 日之報導、原告於100 年8 至10月與遠東飯店廚藝交
      流之報章雜誌及電視新聞報導、102 年2 月參加於高雄港
      舉行之「北京特色週」之短期參展試賣活動、102 年台北
      市進出口商業同業公會網站介紹系爭商標資料、參展商參
      展證、展覽新聞報導,及其於國內設立分店之報導與電視
      新聞影片、相關新聞報導畫面,暨由在我國設立之便宜坊
      烤鴨股份有限公司開立之統一發票4 紙等資料(參原處分
      卷附件十二至十三、十五至十六,即原處分卷第89至103
      、117 至132 頁;本院卷原證6 至原證7 、原證16,即本
      院卷第119 至189 、271 至283 頁),惟上開資料有些距
      今已有數年,且大多僅為短期之試賣或促銷活動,未必會
      令國人記憶深刻。況且,依原告提出之新聞報導(參本院
      卷第199 頁),可知原告係於今年三月左右方來台設立分
      店,營運期間尚短,而原告復未檢附系爭商標在我國使用
      於指定服務之銷售量、營業額或廣告額等具體證據資料為
      證,要難遽認系爭商標業經原告在我國國內廣泛行銷使用
      ,在交易上已成為原告服務之識別標識,而取得後天識別
      性。是以,系爭商標自無法依商標法第29條第2 項規定,
      排除同條第1 項第1 款規定之適用,是原告就此部分之主
      張,核無足採。
  3、原告固又稱:系爭商標雖在我國使用之時間不甚長久,且
   未有我國境內實際銷售數據或年營業額等相關事證得供參
   酌,惟兩岸經貿往來頻繁,民眾赴大陸地區旅遊時品嘗當
    地知名美食之情形亦極為普遍,故系爭商標在大陸地區所
     建立之知名度已達我國消費者得以廣泛知悉等語,並提出
      消費者品嚐「便宜坊帝王烤鴨宴」及北京旅遊品嚐系爭商
      標美食之部落格網頁為證(參原處分卷附件十四、十七,
      即原處分卷第104 至116 、133 至179 頁)。但查,前開
      網頁資料,雖有介紹北京便宜坊烤鴨店,但此等資料僅為
      國內部分自助旅行者前往該烤鴨店品嚐烤鴨後之經驗與心
      得,該部分資料尚難證明原告開設之「便宜坊」烤鴨店為
      國人赴北京旅遊之際經常前往消費之餐廳。況且,原告僅
      於今年三月方在我國開設分店,並於我國進行相關之推廣
      行銷,是自難僅由該等網誌或媒體報導據以推論系爭商標
      於國外使用所建立之知名度已到達我國。至原告固另提出
      系爭商標於大陸地區、澳門、印尼、紐西蘭、菲律賓、加
      拿大、馬德里等地註冊之相關資料(參本院卷原證10,即
      本院卷第216 至232 頁),但該等資料僅為靜態之公示資
      料,尚難逕自作為系爭商標之知名度已到達我國,且在交
      易上成為其指定使用服務之識別標識。此外,原告於申覆
      階段固提出以「便宜坊」為關鍵字在Google、Yahoo!奇摩
      搜尋之結果網頁資料為據(參原處分卷附件十八,即原處
      卷第180 至184 頁),主張系爭商標在原告苦心經營、大
      力推廣下,當已成為表彰原告所提供之服務之識別標識,
      並得藉以與他人之商品或服務相區別,故於知名搜尋引擎
      Google、Yahoo!奇摩以「便宜坊」作為關鍵字鍵入搜尋,
      其結果皆與原告及系爭商標有關等語,但查,上開網頁資
      料部分係大陸網站資料,部分係介紹原告至高雄展店之報
      導,部分係國內自助旅行者前往該烤鴨店品嚐烤鴨後之經
      驗與心得,固均指向原告或系爭商標,惟「便宜坊」雖為
      收費便宜、價格低廉的場所之意,但究非一般網路使用者
      常用之字詞,而原告之公司名稱及店名既包含「便宜坊」
      之字樣,則網路使用者以「便宜坊」為關鍵字鍵入搜尋,
      則搜尋之結果大都與原告及系爭商標相關,自是當然,然
      此究與系爭商業是否業經原告長時間反覆使用,且在交易
      上已成為原告服務之識別標識者之判斷有間,是尚難以此
      搜尋結果即遽認系爭商業業已取得後天識別性。                             

(商標 商標註冊 識別性) 初鹿牧場:得註冊。




智慧財產法院104年度行商訴字第10號行政判決(104.9.18)

本件待審理部分應為:系爭商標有無違現行商標法第
    29條第1 款、第3 款


  1.系爭商標之圖樣係由第1 部分之乳牛、牧草及太陽等組成圖
    案、第2 部分字體較大之中文「初鹿牧場」、第3 部分字體
    較小之外文「Chu Lu Ranch」等3 部分由上而下依序緊密排
    列疊置而成,其中單以第2 部分所示「初鹿」指臺東縣卑南
    鄉初鹿村之地名,「牧場」則為以放養牲畜為經營目的之場
    所或企業單位,單以第3 部分所示「Chu Lu」為「初鹿」之
    英文音譯,「Ranch 」亦有「牧場、大農場」之意,各該第
    2 、3 部分作為商標指定使用於「牛奶、調味乳、鮮乳、優
    酪乳、保久乳、奶粉、乳粉、乳酪、牛乳片、奶油、奶酪」
    等商品,固可認係與商品產製場所有關之說明文字,而不具
    識別性,然商標識別性之審查,應就商標整體觀察,如整體
    圖樣足以使相關消費者認識其為指示及區別來源的標識,即
    具商標識別性,縱使商標圖樣中包含說明性、通用名稱或其
    他不具識別性之部分,倘整體觀之,並無礙其作為識別來源
    之標識,仍可取得商標註冊。系爭商標係由前揭第1 、2 、
    3 部分之組合,觀諸第1 部分係由乳牛、牧草及太陽等組成
    ,為經過特殊設計之圖樣,並非一般的寫實圖形,已跳脫實
    物的原貌及印象,再以字體較大之中文(第2 部分)及字體
    較小之英文(第3 部分)上、下依序緊密排列結合成為一整
    體,系爭商標整體構圖設計予相關消費者之寓目印象仍具有
    其意趣,已脫離單以第2 、3 部分所示之純粹的商品產製場
    所有關之說明功能,相關消費者應可認識系爭商標為指示商
    品來源之標識,並得以之與他人之商品相區別,是系爭商標
    整體圖樣仍具有其識別性,尚非單純由說明性文字及圖形所
    構成,亦非僅由其他不具識別性之標識所構成,自無違反註
    冊時商標法第23條第1 項第1 、2 款及現行商標法第29條第
    1 、3 款之規定。
  2.原告雖主張系爭商標未就中文字樣「初鹿牧場」及英文字樣
    「Chu Lu Ranch」部分聲明不在專用之列,不得註冊,並舉
    前揭二之(六)所示商標為例(本院卷第275 頁反面至276 頁、
    第300 頁反面、第304 頁反面)。惟按商標圖樣中包含不具
    識別性部分,且有致商標權範圍產生疑義之虞,申請人應聲
    明該部分不在專用之列;未為不專用之聲明者,不得註冊,
    現行商標法第29條第3 項定有明文。系爭商標係前揭乳牛、
    牧草及太陽等組成圖案、字體較大之中文「初鹿牧場」以及
    字體較小之外文「Chu Lu Ranch」由上而下依序緊密排列疊
    置而成為整體不可分之識別標識,具有普通知識經驗之相關
    消費者,於購買時施以普通之注意,對商標寓目印象係整體
    文字圖樣,而非商標圖樣各別割裂部分,系爭商標之整體構
    圖設計及圖形與文字之組合具有識別性,不致使商標權範圍
    產生疑義之虞,毋庸就原告前揭主張部分聲明不在專用之列
    ,系爭商標應無現行商標法第29條第3 項之適用。原告所舉
    其他有關「初鹿」之商標,其商標圖樣或指定使用之商品或
    服務,均與系爭商標不盡相同,且由於個案事實及證據樣態
    差異,具體個案中之審認結果自有不同,基於商標審查個案
    拘束原則,原告所舉其他商標案例自難比附援引,執為本件
    有利原告之論據,原告上開主張並非可採。

                                   

(商標 商標異議) Holiday Inn, H v. H:H商標申請人為善意,品牌設計理念定位客群訴求均有不同。

系爭商標

據以異議商標




 智慧財產法院104年度行商訴字第28號行政判決(104.9.30)  

(二)系爭商標並未違反商標法第30條第1 項第10款規定:...

   2.商標識別性之強弱:
      (1)按商標識別性越強,相關消費者就商品或服務之印象越
        深,他人稍有攀附,即可能引起相關消費者產生混淆誤
        認。原則上創意性的商標識別性最強,而以習見事物為
        內容的任意性商標及以商品服務相關暗示說明為內容的
        暗示性商標,其識別性較弱。
      (2)本件據以異議諸商標為「H」字母或「H」字母搭配堆疊
        的方塊圖形及「Holiday Inn」、「快捷假日酒店」、
        「Holiday Inn Express 」、「Holiday Inn Resort」
        等字所構成,其中主要顯著部分之「H 」字母,係由兩
        道直線間由一條向右上方略為揚起之橫線貫穿所構成,
        可辨識為英文字母「H 」,而以經設計之「H 」字母指
        定使用在第43類之住宿、餐飲等服務作為商標獲准註冊
        仍有效存在者,所在多有(見異議卷第348 至351 頁、
        本院卷一第85至90頁),且依我國法令,旅館業者除辦
        妥公司登記或商業登記外,尚須向地方主管機關申請登
        記,領取旅館業登記證及旅館業專用標識(見本院卷一
        第170 頁),該標識即為經設計之英文字母「H 」,由
        此可知,「H 」商標雖具識別性,然識別性不高,相關
        消費者不會僅見「H 」商標即與據以異議諸商標產生連
        結。
    3.商標是否近似暨其近似之程度:
      (1)商標近似,係指異時異地隔離與通體觀察,商標整體在
        外觀、觀念或讀音方面有相似處,若其標示在相同或類
        似的商品或服務時,具有普通知識經驗之相關消費者,
        於購買時施以普通之注意,可能會誤認兩商品或服務來
        自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯而言。又按兩
        商標是否近似,應就其商品之相關購買人之整體印象(
        即外觀、讀音或觀念組成)是否相近以為斷,不能違反
        通體觀察原則,任意將商標圖樣割裂觀察(最高行政法
        院91年度判字第1559號判決參照)。惟若商標圖樣中之
        一定部分特別引人注意,有此部分而商標之識別功能特
        別顯著者,自可就此部分加以比較觀察,以判斷兩商標
        是否近似,此與單純將商標割裂分別比較者不同(最高
        行政法院73年度判字第1144號判決意旨參照)。
      (2)系爭商標為經設計之「H 」字母,係由中文毛筆字型,
        以漢字基本筆畫撇、豎、捺所設計而成之深褐色抽象標
        識;至於據以異議諸商標,則由草寫設計之外文字母「
        H 」所組成,或由「H 」字母搭配上下或左右連續堆疊
        之方塊圖形,以及英文「H 」結合「Holiday Inn 」、
        「快捷假日酒店」、「Holiday Inn Express 」、「
        Holiday Inn Resort」等字所構成,且該「H 」字母為
        兩道直線間由一條向右上方略為揚起之橫線貫穿,外觀
        上仍可輕易辨識係常見之英文字體。兩商標相較,就據
        以異議1365321 號、1325056 號、1350997 號、142039
        8 號商標部分,因其等另有方塊圖形搭配「Holiday
        Inn 」等文字,整體與人寓目印象已與系爭商標僅以單
        一字母「H 」所構成不同,讀音亦為「Holiday Inn 」
        、「快捷假日酒店」、「Holiday Inn Express 」、「
        Holiday Inn Resort」等,不僅與系爭商標讀音僅為「
        H 」不同,表達之觀念亦為「便捷」、「度假」,與系
        爭商標有所差異,是上開商標與系爭商標相似度不高;
        至據以異議1329660 號商標與系爭商標雖均僅由「H 」
        所組成,讀音均為「H 」,然系爭商標予人觀感印象為
        一書法設計之抽象圖案,左撇、右捺之向下筆觸圖線條
        呈揮毫飛舞狀,且經設計後呈現中文「人」與數字「1
        」之視覺效果,並寓有人我為一之禪意,柔軟的東方文
        字與西方通用英文字母「H 」結合,傳遞中西合璧之旅
        店經營理念,而據以異議1329660 號商標為兩道直線間
        由一條向右上方略為揚起之橫線貫穿之「H 」字母,予
        人簡潔之印象,是兩者外觀上不僅有差異,所表達之觀
        念亦有別,兩者近似程度為中等。...

    5.系爭商標之申請人是否善意:
      原告與30世代新興藝術家王○○合作共同規劃系爭商標設
      計,將中國楷書的「人」字與英文的「HOME」字相互結合
      ,在中西文化的碰撞下,創作出蘊含「人住在家中」精神
      意念的系爭商標圖樣,且其經營主軸標榜「MIT 」,強調
      台灣風格,有關經營理念、品牌定位、客群訴求與據以異
      議諸商標均有所不同(詳後述),復參諸原告總經理接受
      媒體訪問之內容,並無任何攀附系爭商標商譽之情形(見
      本院卷一第246 至247 頁),且第三人以「H 」字母作為
      商標圖樣之一部取得註冊登記者所在多有,已如前述,以
      上,均可認系爭商標之申請人並無攀附據以異議諸商標之
      惡意存在。 

    6.其他混淆誤認因素:
      (1)除了前述因素外,在某些情形下也存在一些影響混淆誤
        認判斷之因素,例如兩商標所各自建立之品牌形象及產
        品定位迥異,相關消費者於接觸該等商標所提供之商品
        或服務時,可明顯區隔兩商標來源不同,因此在個案判
        斷上若有上開因素,亦應一併納入考量。又關於混淆誤
        認之虞各項因素之要求,在申請註冊時與註冊後發生爭
        議時,其程度也應有所不同,商標註冊後,若註冊人信
        賴該註冊,進而大量使用其商標,而無論就其申請商標
        之註冊或其後之使用態樣,均明顯係屬善意者,則在相
        關異議或評定案中,涉及有無混淆誤認之虞之判斷時,
        對於各項因素的要求,應高於一般申請註冊時的要求。
      (2)據以異議諸商標經參加人使用於台北深坑假日飯店(英
        文為HOLIDAY INN )、智選假日飯店(英文為Holiday
        Inn Express )、高雄義大皇冠假日飯店(Holiday
        Inn ),每家飯店提供少則百餘房間,以團體消費者及
        訴求便利、舒適、超值入住之休閒遊客或商務旅客為客
        群,並以簡單美式連鎖大型飯店、提供全方位國際水準
        優質服務為飯店風格(見異議卷外附證物1 至5 、本院
        卷一第171 至185 頁)。而原告以系爭商標所經營之「
        Home Hotel」飯店,坐落於台北信義區,為台北市精華
        地帶,鎖定年輕人、小家庭深度旅遊及商務旅客(甚少
        接待團體客戶),且強調台灣文創品牌,MIT 以及中西
        合璧的設計感,結合濃厚之中華文化及台灣元素風格以
        表彰小而美之精品旅店(見異議卷第62至203 頁);另
        原告近日開設之第二家「Home Hotel」,坐落於○○市
        ○○區之精華地段,品牌仍定位在「台灣風格」(Made
        in Taiwan ),從裝潢素材強調使用台灣桐木、裝潢元
        素結合台灣原住民文化,以及一系列強調中華傳統美學
        的吊卡、目錄、便條紙、周邊商品、購物袋、服務標示
        等,並全部採用台灣當代自創品牌及設計師產品,強調
        MIT 的原創性(見本院卷一第229 至245 頁)。由此觀
        之,兩者所提供之飯店服務,其品牌訴求、設計特色、
        經營理念及消費族群均有不同。又參加人以據以異議諸
        商標所經營之台北深坑等五家系列品牌飯店,至96年起
        至本件提起異議止,各年度營業收益為新台幣2 千餘萬
        元至1 億元不等(見本院卷一第91至92頁),而原告以
        系爭商標所經營之「Home Hotel」飯店,自100 年7 月
        起營業至今,年度營業額亦有1 億6 千萬元(見異議卷
        第204 至207 頁),並於2014年獲得Trip Advisor優等
        證書(見訴願卷第55頁),該飯店自開幕以來迭經媒體
        報導及網路部落客推薦(見本院卷一第246 至289 頁)
        ,足見原告以系爭商標所經營之飯店服務亦有一定之規
        模且受相關消費者之肯定。復參以本件原告於取得系爭
        商標註冊後持續經營其商標品牌,投入大量資金、心力
        建立品牌形象,並陸續擴展其經營據點,依其所提資料
        應認系爭商標品牌已在國內建立一定之商譽,復參以系
        爭商標強調「台灣文創精品飯店」、「簡約溫馨不失時
        尚品味」(見本院卷一第246 頁背面),與據以異議諸
        商標標榜「國際連鎖大型飯店」有迥異之訴求,準此,
        系爭商標與據以異議諸商標所提供之服務,其經營理念
        、品牌定位、客群訴求均有所不同,相關消費者應可輕
        易區隔,而無混淆誤認之可能。

          智慧財產法院第二庭
                                審判長法  官 李維心
                                      法  官 林秀圓
                                      法  官 蔡如琪



(商標 姓名權 國際條碼) 被告使用原告的國際條碼,與侵害原告的姓名權相當,應賠償原告的財產上及非財產上損害。

智慧財產法103年度民商訴字第53號院民事判決(104.10.12)

(二)被告是否構成侵害原告系爭國際條碼之侵權行為?按財團
      法人中華民國商品條碼策進會(GSI Taiwan)核發給特定
      公司專屬之「GS1 公司前置碼」,可做為該公司之國際商
      品條碼廠商編號及主體位址識別編號,確保產品在任何零
      售點銷售時都能被正確識別,加快交易夥伴的資料讀取,
      沒有加入條碼會員者,不可以自行編碼,盜用國際條碼應
      為侵權行為(參閱卷附財團法人中華民國商品條碼策進會
      網站下載參考資料,本院卷第78-100頁)。查被告公司將
      原告註冊使用系爭國際條碼使用在被告公司原證3 產品,
      顯然逾越授權範圍,應認被告未經原告同意使用系爭國際
      條碼0000000000000 於被告C12K蕉科植物萃取液、C-CL30
      0 薑科植物萃取液商品上,業已前述,且系爭國際條碼具
      有原告商品之識別性,被告未經原告同意使用系爭國際條
      碼於被告商品,將會造成交易夥伴的資料讀取上之混淆誤
      認係原告商品。而當企業有能力維持穩定之品質之時,商
      品價值更會提昇並建立良好商譽,當特定企業獲得良好之
      商譽時,若沒有法律保護該已經大量投資之商品,他人便
      可能藉由盜用國際條碼之商品獲取與特定企業商標相關聯
      之利潤,因為會讓消費者以為被盜用之國際條碼商品與原
      本之國際條碼註冊權人生產之商品是具有相同來源。故倘
      此等盜用他人註冊國際條碼的行為不僅欺騙消費者,使消
      費者購買到自己不想要的商品,也盜用競爭者的已經建立
      商譽,若消費者基於信賴而購買,但品質不符期待,將會
      使國際條碼註冊權人商譽受損、遭受營業上損失。故應認
      被告未經原告同意使用系爭國際條碼於被告商品,造成交
      易夥伴的資料讀取上之混淆誤認係原告商品,即會造成原
      告商譽之侵害,被告公司應構成侵害原告系爭國際條碼之
      侵權行為。
(三)原告得否依民法第19條、184 條第1 項後段、195 條、公
      司法第23條第2 項之規定,請求被告連帶賠償180 萬元?
      按「姓名權受侵害者,得請求法院除去其侵害,並得請求
      損害賠償」、「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由
      、信用、隱私、貞操,或不法侵害其他人格法益而情節重
      大者,被害人雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當之金
      額。其名譽被侵害者,並得請求回復名譽之適當處分」,
      民法第19條、第195 條第1 項定有明文。按系爭國際條碼
      具有原告商品之對外識別性,表彰原告商品對外之交易代
      號,應與「姓名權」保護相當,被告未經原告同意使用系
      爭國際條碼於被告商品,造成交易夥伴的資料讀取上之混
      淆誤認係原告商品,並應認與侵害「姓名權」相當,又被
      告方面應知悉或可得而知未經原告同意使用系爭國際條碼
      於被告商品,應具有可歸責事由,故原告得依民法第19條
      規定請求被告公司財產上損害賠償。另外,被告未經原告
      同意使用系爭國際條碼於被告商品,造成交易夥伴的資料
      讀取上之混淆誤認係原告商品,即會造成原告商譽之侵害
      ,依民法第195 條第1 項規定,原告亦可請求被告公司因
      名譽受損賠償非財產上損害。...
(四)原告得否依民法第19條、第195 條請求被告自然規律公司
      禁止使用系爭國際條碼?既然認被告自然規律公司未經原
      告同意使用系爭國際條碼於被告商品,造成交易夥伴的資
      料讀取上之混淆誤認係原告商品,並應認與侵害「姓名權
      」相當,亦屬造成原告商譽之侵害,原告自得依民法第19
      條「姓名權受侵害者,得請求法院除去其侵害」、第195
      條「其名譽被侵害者,並得請求回復名譽之適當處分」規
      定,請求被告公司禁止使用如附表包含所有經審核通過原
      告公司得使用之前置條碼編號所示000000000xxxx 之國際
      產品條碼。
                                   

2016年1月27日 星期三

(商標 刑事無罪 蒐證)

智慧財產法院刑事判決 104 年度刑智上易字第 7 號(104.8.19)

(商標 著名商標 公司名稱 混淆誤認之虞 減損識別性) 富蘭克林 v 富蘭德林證券公司、富蘭德林投資公司:被告應更名,不得使用「富蘭德林」或 相同或近似於「富蘭克林」商標之文字,並應銷毀行銷物件

智慧財產法院104 年度民商訴字第 4 號(104.11.23)

70


「被告富蘭德林證券股份有限公司、富蘭德林投資有限公司應將公司名
稱特取部分變更登記為非「富蘭德林」及非相同或近似於中華民國
註冊第 00131837 號「富蘭克林」註冊商標(下稱「富蘭克林」商標
)之名稱;並均不得於同一或類似於「富蘭克林」商標所指定之服
務及其服務有關之商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路或
其他媒介物,使用(包含持有、陳列、販賣、輸出、輸入)或授權
他人使用(包含持有、陳列、販賣、輸出、輸入)「富蘭德林」或
相同或近似於「富蘭克林」商標之文字;並均應銷毀自己使用或授
權他人使用含有「富蘭德林」字樣之招牌、名片、廣告、信紙、包
裝紙、提袋及其他行銷物件。」

智慧財產法院第三庭
 法 官 杜惠錦





(商標 刑事無罪) 藍田v.藍田產後護理之家:被告不知悉告訴人已將藍田二字註冊為商標,無侵害故意

智慧財產法院104年度刑智上易字第25號刑事判決(104.7.15)


  
但以上事證,並不足以證明被告犯罪,分述如下:
    (一)被告於103 年1 月6 日簽約購買址設新北市○○區○○○
      路○段○○○號7 樓之「喜寶人文汐止一館產後護理之家
      」作為擴大營運之據點,且其所屬員工確曾印製有如附圖
      2 所示商標圖樣之名片發放,因被告與告訴人於夫妻關係
      存續期間之95年4 月19日共同出資設立商號「藍田行」,
      用以經營址設臺北市○○區○○○路○段○○○巷○○號
      3 至5樓 之藍田產後護理之家、址設臺北市○○區○○路
      ○○○號2 樓之1 之藍田士林產後護理之家,迄至100 年
      1 月5 日離婚,雙方約定由被告負責經營,告訴人則依持
      股比例分配盈餘,嗣告訴人於101 年7 月16日自行將原先
      共同使用之「藍田」招牌圖樣向智慧局申請註冊核准登記
      ,而取得指定使用於如附圖1 所示服務之商標權,被告未
      曾與告訴人討論有意將被告於103 年1 月6 日所購得之「
      喜寶人文汐止一館產後護理之家」改名為「藍田汐止產後
      護理之家」等情,業經被告供明在卷(見臺灣士林地檢
      102 年度偵字第3151號卷宗,下稱偵卷,第8 至10、40至
      42頁、原審卷第17頁反面至第18頁、第77頁),復經證人
      即告訴人林婉琪於警詢、偵查指訴及於原審證述明確(見
      偵卷第19至21、41至42頁、原審卷第43頁至第47頁反面)
      ,並有經濟部商業司商業登記資料查詢、被告全戶戶籍資
      料查詢結果、99年12月3 日兩願離婚協議書、100 年4 月
      22日離婚協議財產分配協議等件存卷可考(見原審審查卷
      第29頁、原審卷第15、33至36頁)及智慧局商標資料檢索
      服務查詢結果及中華民國商標註冊證等在卷可稽(臺灣士
      林地檢102 年度偵字第3151號卷宗,下稱偵卷第22至23頁
      ),是此部分事實自堪認定,是被告辯稱其主觀上認為有
      權使用「藍田」之名義招攬坐月子中心業務乙節,並非無
      據。...

      卷內查無其他證據證明被告在告訴人於103 年1 月24日傳
      真通知不得繼續使用如附圖1 所示商標招攬坐月子中心業
      務前,被告已知悉告訴人取得如附圖2 所示之商標權,或
      被告在103 年1 月24日後有何繼續使用如附圖1 所示商標
      招攬業務之情事,尚難僅以證人即告訴人林婉琪上開所為
      證詞逕認被告有何違反商標法之故意。...

 告訴人於101 年7 月16日註冊取得系爭商
      標權保護後,雖知悉被告有繼續使用「藍田」字樣為經營
      之服務或商品名稱,然告訴人並未通知被告「藍田」業已
      經註冊取得商標權之保護,且被告主觀上認知其與告訴人
      離婚後仍可繼續合理使用「藍田」字樣,自難認定於告訴
      人註冊登記取得商標後,被告必然對於告訴人系爭商標之
      註冊有認識,進而認定被告有侵害系爭商標之故意或未必
      故意之事實。是被告辯稱其不知悉告訴人業將「藍田」登
      記註冊為系爭商標圖樣等語,足以採信,被告既不知悉系
      爭商標業經註冊登記,則自無可能有侵害系爭商標之故意
      。




                         

(商標 刑事無罪 意圖販賣輸入 明知) 被告為維修目的而輸入長江F8無背蓋手機供作備品使用,但內含iPhone仿冒手機14隻,遭到起訴。法官認為被告被告為維修目的而輸入長江F8無背蓋手機供作備品使用,但內含iphone仿冒手機14隻,遭到起訴。法官認為被告並非意圖販賣而輸入,亦非明知仿冒品而輸入,判決無罪。

智慧財產法院104 年度刑智上易字第 41 號(104.9.30)


據證人即關務署臺北關稽查組 行李檢查關員○○○證稱:扣押之手機於查驗時,每支均用紅 色防壓的氣泡袋包住,大約 10 支就疊成 1 組,捆在一起,一開 始是抽樣檢查,其將其中 1 、2 支手機之氣泡袋拆開,並沒有發 現「iPhone」字樣,在未拆開前要看到「iPhone」字樣有難度等 語(偵卷第 52 頁);又被告所購買長江品牌 F8 型號之手機與 附表二之手機二者體積相當,有卷附照片(偵卷第 39 頁、第 66 頁)可資憑比,亦難由外型體積差異區辨異同。是綜上各情, 堪認被告係向大陸深圳地區店家訂購長江品牌 F8 型號手機,且 於準備前往搭乘飛機前,方於所投宿飯店取得訂購之手機(包 含附表二所示之手機),而每支手機體積大小相當,均以紅色 氣泡袋包覆,且約 5 至 10 支不等捆在一起,如未將紅色氣泡袋 拆開檢視,難以看見手機背後之廠牌與型號等字樣,被告與證 人○○○、○○○於取得前開手機僅清點數量,並未將包裝該 等手機之紅色氣泡袋拆開,亦未將綑綁手機之橡皮筋或細繩拆 開逐一檢視,是由被告取得店家交付手機之態樣,尚難遽認被 告明知其輸入之手機當中,夾帶有附表二所示仿冒系爭商標圖 樣手機,故被告辯稱其不知道大陸廠商所交付之手機內有含附 表二所示之仿冒系爭商標圖樣手機等語,非無可採。 ○○○證稱:其和被告約自 100 年起,在網路上經營手機 買賣事業,利用露天以及奇摩網路拍賣作通路,一開始只賣長 江品牌的手機,起初長江公司有提供 1 年的保固,後來不再提 供保固,變成其等要自行幫客戶作保固,有些客戶購買手機超 過保固期間,也要提供維修服務,因此與明杰公司簽約合作維 修事宜,但是必須其等自己備料,材料是在台灣跟同行購買二 手機後,將零件交給維修廠商拆給客人維修,因該同行沒有存 8 貨,其與被告便去大陸深圳地區購買手機作為維修使用之備品 等語(原審卷第 21 頁背面至第 22 頁背面、第 24 頁至第 25 頁背 面),再依被告提出之露天拍賣販售手機之網頁資料(偵卷第 5 9 頁、第 60 頁、第 64 頁、第 65 頁),迄該資料列印時即 103 年 1 月 2 日止,被告已售出長江品牌手機數量合計高達 1,564 支 (619 支+945 支=1564 支),顯見被告售出長江品牌手機之數 量不少,且依上開網頁資料所載,被告販售長江品牌手機,有 提供 14 天至 1 個月之保固,是必有相當數量之維修需求。此外 ,復有被告所經營之飛躍國際電通有限公司變更登記表、國家 通訊傳播委員會電信管制射頻器材經營許可執照各 1 份、露天 拍賣網頁列印資料 2 份、支票 4 紙在卷可憑(偵卷第 42 頁至第 44 頁、第 46 頁、第 59 頁至第 65 頁),是被告辯稱其銷售長江 品牌手機予客戶,因原廠不提供保固,故向大陸深圳地區店家 購買本案手機作為維修使用等語,洵屬有據。又被告所輸入如 附表二所示之手機均無背蓋,而衡情被告如係為販賣而輸入如 附表二所示之手機,理當向大陸深圳地區店家購入背蓋及電池 後連同機體一併輸入,否則其於輸入後尚須另外尋找店家購入 背蓋,方得併同售予一般消費者,反而徒增販售之成本,悖於 常情,益徵被告上開辯稱輸入手機是為維修等語,其情非虛。 是故,被告既以維修為目的而輸入如附表二所示之手機,即非 基於販賣之意圖而輸入,況被告係認知購買長江品牌手機,不 知有取得附表二商標圖樣之手機,自不能遽以明知係侵害商標 權之商品而輸入之罪責相繩

況證人即關務署臺北關稽查組行李檢 查關員○○○證稱:扣押之手機於查驗時,每支均用紅色防 壓的氣泡袋包住,一開始抽樣檢查,其拆開其中 1 、2 支手機 之氣泡袋,並沒有發現「iPhone」字樣,在未拆開前要看到「i Phone」字樣有難度等語(偵卷第 52 頁),顯見檢查關員○○ ○起初抽檢 1、2 支手機時亦未發現附表二「iPhone」圖樣之 手機。況且附表二之 14 支手機約僅占被告該次購買 94 支手機 數量之 15%,比例不高,且夾雜於該次所購入之其他長江品 牌 F8 型號手機之中,並未單獨與 F8 型號手機分開包裝,每 支手機均以紅色氣泡袋包裝後,分成多捆以橡皮筋或細繩綑 綁在一起,俱如前述,縱被告於大陸深圳地區店家交貨時有 挑著將所購入之手機拆開檢視,亦未必即能挑到附表二之仿 冒系爭商標圖樣手機而加以檢視,自難據此逕為不利於被告 之認定。


2016年1月20日 星期三

(商標 刑事無罪 侵害行為) 檢察官應舉證被告有販賣、持有、陳列之行為。

智慧財產法院103年度刑智上易字第100號(104.5.20)

(四)本件查獲仿冒N 字鞋191 雙,係存放在潔米店三樓倉庫,並
    非陳列在一樓之店面,依檢察官所舉證據,不能認定被告有
    販賣之行為,已如前述,亦無從認定被告有意圖販賣而陳列
    之行為,檢察官認被告陳鼎哲之行為,縱無成立販賣仿冒商
    標商品罪,仍應構成與謝OO共同意圖販賣而持有,而有違
    反商標法第97條之意圖販賣而持有侵害商標權商品罪云云,
    亦非可採信。
                              

(商標 著名商標 減損識別性之虞 混淆誤認之虞 公平交易法 損害賠償) Red Bull

智慧財產法院103 年度民商上字第 9 號民事判決 (104.5.7)

「茲依被上訴人實際使用商標之情形,分析是否有違反商標法第 70 條第 1 款之情形如下: 1.附表三編號 1「Red Bull」之使用事實,有上訴人於原審所提 經公證人於 101 年 7 月 13 日公證之被上訴人公司網頁(見原 證 29,即原審卷一第 359、360 頁)及 102 年 11 月 5 日之統 一發票及商品照片(見原證 36,即原審卷二第 108、109 頁) 可資為證,該商標之使用與上訴人所有如附表一編號 1、2 商 標字樣完全相同,且係使用於上訴人所有附表一編號 1 商標於 2008 年註冊公告後。雖被上訴人係使用於汽機車之用油產品 上,與上訴人所有附表一編號 1 商標指定使用之商品或服務並 不相同,但由於二商標完全相同,且上訴人所有附表一編號 1 商標並僅於能量、運動飲料上著名,且已多角化經營,並常於 汽機車等運動競賽中使用,此有上訴人公司各式宣傳報導及網 路資訊在卷可憑(見原證 12 至 16,即原審卷一第 127 至 166 頁 )。被上訴人將相同或近似於上訴人所有系列商標之字樣或圖 形,使用於與汽機車用油有關之商品或服務上,亦與汽機車之 運動競賽有關,倘二商標併存於市場上,當然有致上訴人附表 一編號 1 、2 商標識別性之減損,故上訴人主張被上訴人使用 附表三編號 1 之商標,係明知為他人著名之註冊商標,而使用 相同或近似之商標,有致減損該商標之識別性之虞,非不可採 。 」

「七、著名商標之侵害態樣大致可分為三種類型:一為侵害著名商 標之識別性;一為侵害著名商標之信譽;一為榨取著名商標 之識別性或信譽以獲取不公平利益。前二種類型,為現行商 標法第 70 條第 1 、2 款規定之情形,第三種類型,即屬公平 交易法所應保護之類型。上訴人主張被上訴人之行為,亦違 反公平交易法第 25 條之規定,即「除本法另有規定者外,事 業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為 。」按本條規定之重點在於禁止事業有「足以影響交易秩序 」之「欺罔或顯失公平」之行為。而是否「足以影響交易秩 序」,應考量是否影響整體之交易秩序,是否妨礙事業間之 自由競爭等因素。另本條所稱欺罔,係對於交易相對人,以 積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊致引人錯誤之方式,從事 交易之行為;所稱顯失公平,係指以顯失公平之方法從事競 爭或商業交易。經查被上訴人確有明知與上訴人並無任何授 權或類似關係,竟以高度近似於上訴人所有系列商標附表一 編號 1 至 5 之字樣及圖形,為行銷之目的,經營汽機車油品 之商品及服務,致消費者有誤認其與被上訴人間存在關係企 業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之可能之行為,係 以顯失公平之方式從事競爭或商業交易,亦妨礙從事汽機車 油品間之自由競爭,故上訴人主張被上訴人之行為,亦屬違 反公平交易法第 25 條之事業亦不得為其他足以影響交易秩序 之顯失公平行為,為有理由。

「十、損害賠償之債,本即係對已發生損害之填補。雖被上訴人已 不再使用附表三編號 1、2 商標,但上訴人主張以其於 102 年 11 月 15 日所購得使用附表三編號 1、2、3 之商標商品價格, 作為本件依商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定之查獲侵權商品 價格,以計算本件之損害賠償額,應屬可採,且因被上訴人 仍繼續使用附表三編號 3 至 5 商標,侵害上訴人之商標權, 故無被上訴人所辯時效消滅問題,附此敘明。按商標法第 71 條第 1 項之規定,係一種法定計算損害賠償額之方式,並非 上訴人之實際損害賠償,故僅須該計算方式非不合理而致使 上訴人更有利益即應認為可採。爰審酌被上訴人因借用創意 不當而侵害上訴人之商標權、對上訴人實際營業所生侵害並 不明顯、被上訴人之營業規模不大、商品內容及販售金額均 非高價位產品等一切情狀,認上訴人主張依商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定,以「查獲侵害商標權商品之零售單價」700 元(見原證 36,即原審卷二第 108 頁)之 1,500 倍計算即 1,050,000 元(計算式:700 元×1,500 倍=1,050,000 元),應 屬上訴人因被上訴人之侵害商標權行為至少所受之損害賠償額 。上訴人就損害賠償金額之請求,於此範圍內,非不合理,逾 此範圍之請求,則因上訴人並未提出合法之計算基礎,而不可 採。」

(契約 代理銷售契約 競業禁止條款 保密條款 營業秘密) 皇家萬巒豬腳:代理銷售契約終止後的競業禁止條款,如有顯失公平情形,該條款無效。

智慧財產法院104年度民商上易字第1號民事判決(104.12.17)

「(二)關於系爭保密條款之部分:
  1.按「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約
    ,為左列各款之約定,按其情形顯失公平者,該部分約定無
    效:一、免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。二、
    加重他方當事人之責任者。三、使他方當事人拋棄權利或限
    制其行使權利者。四、其他於他方當事人有重大不利益者」
    ,民法第247 條之1 定有明文。由系爭契約形式觀之,既足
    認係上訴人一方使締約之他方簽立預定用於同類契約之條款
    所訂定之契約,則關於系爭競業禁止條款之效力,自應依民
    法第247 條之1 規定,判別是否具無效事由。且按約定受僱
    人離職後不得從事一定職業之競業禁止約款,限制受僱人自
    由選擇職業之權利,並因此使受僱人不得取得符合其個人技
    能之勞務對價,影響受僱人之人格與經濟利益,對該離職之
    受僱人言,自屬拋棄權利或限制其行使權利。故競業禁止約
    款若以附合契約方式訂定,則該競業禁止約款是否有效,即
    應依契約本質所生之主要權利義務審酌是否該當民法第247
    條之1 規定顯失公平之情形。
  2.經查,系爭保密條款約定:「立約人乙方萬碧霞於代理銷售
  {皇家萬巒豬腳}期間以及停止代理銷售業務後五年以內,
   不得從事製造,批發,販售萬巒豬腳,或向他人託售萬巒豬
    腳,以及洩漏營業秘密給第三人,如有上述之事情,經查獲
  立切結書人願意……賠償新台幣壹百萬元……。」(見原審
   卷第13頁),依上開競業約款內容觀之,其競業禁止期限長
    達5 年,且無任何地域之限制,而禁止工作之內容含括與萬
    巒豬腳相關之生產、販賣等一切商業活動,顯已逾保護上訴
    人利益之必要範圍,故不論就禁止期間、地域及職業活動之
    範圍而言,上開約定均已嚴重影響被上訴人之工作權,依其
    情形,顯失公平。又就補償措施而言,系爭保密條款並無補
    償措施之約定,相對於被上訴人須於終止代理銷售關係後,
    遵守系爭保密條款之規定,剝奪其選擇職業之自由,上訴人
    方面卻毋須提供任何對等之補償,雙方權利義務顯然不相當
    ,自有違公平原則,系爭保密條款顯難認合理適當,屬不當
    限制被上訴人之工作權,符合民法第247 條之1 規定顯失公
    平之情形,應屬無效。況營業秘密之保護客體,係指方法、
    技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或
    經營之資訊,且應符合秘密性、經濟價值及保密措施等要件
    。營業秘密法第2 條定有明文。系爭保密條款並未就營業秘
    密之對象及範圍予以定義,上訴人復未舉證證明其是否已盡
    合理且必要之保密措施,故難認屬營業秘密法規範之營業秘
    密,故被上訴人自未有侵害上訴人營業秘密之行為。」
                                  

(商標 商標使用 姓名權 公司名稱)OvisLink:代工回銷並非商標使用行為,不構成侵害商標權或他人公司姓名權。

智慧財產法院102年度民商上字第18號民事判決(104.5.21)
                                   

「 3.綜上所述,被上訴人桂盟公司為一代工廠商,於製造系爭商
    品時依法國之商標權人法國OvisLink公司,或西班牙之權利
    人西班牙傑普生公司之指示,為其等附加OvisLink圖樣之行
    為,及單純將產品運回有商標權或其他在先權利之所在國回
    銷行為,均非基於行銷之目的使用OvisLink商標行為。而法
    國OvisLink公司及西班牙OvisLink公司既有使用OvisLink商
    標或圖樣之權利,其係在法國或西班牙使用,鑑於商標屬地
    主義原則之前開說明,自不受上訴人在我國註冊取得之系爭
    商標權之拘束,故本件難認被上訴人桂盟公司或其公司前負
    責人即被上訴人張家振所為係故意或過失侵害上訴人在我國
    登記註冊之系爭商標權。」

「足徵被上訴人桂
    盟公司並非系爭商品外包裝盒之原始設計者,而係依委託者
    法國OvisLink公司及西班牙OvisLink公司之指示印製「Ovis
    Link Corporation」及自我宣告符合歐盟安規等字樣。且查
    ,委託被上訴人桂盟公司印製上開字樣之外國公司亦名為「
    OvisLink」,系爭商品又係回銷至法國及西班牙,未在我國
    境內銷售,換言之,被上訴人桂盟公司並未基於行銷之目的
    而將系爭商品上之「OvisLink」公司名稱表彰於外,而係各
    該外國公司在國外表彰自己之公司名稱,並以自己之名義自
    我宣告符合歐盟安規,故難認被上訴人桂盟公司之單純代工
    行為,有侵害上訴人之公司姓名權之故意或過失。
  3.另查,被上訴人上開單純之代工行為,並未侵害上訴人公司
    之系爭商標及公司姓名權,有如上述,雖被上訴人桂盟公司
    雖曾遭搜索扣押,然被上訴人經向OvisLink法國公司及西班
    牙安東尼歐確認後,得知被上訴人確實獲合法授權,被上訴
    人公司始將系爭產品委由大陸之投資公司生產製造,亦足認
    被上訴人並無侵害上訴人系爭商標及姓名權之故意或過失。」

2016年1月19日 星期二

(商標 最高法院 著名商標 混淆誤認之虞 減損識別性之虞) 「SWAROVSKI 」、「施華洛世奇」與天鵝圖樣商標v.施華洛婚紗攝影有限公司: 被告將原告的著名商標,使用於不具競爭關係或不類似之商品或服務上,亦有可能因普遍使用之結果,減弱著名商標之識別性。

最高法院102年度台上字第2408號民事判決(102.12.18)      

本件原審以:被上訴人係外國法人,其主張上訴人自民國九十四
年間起,在中華民國境內侵害其所有「SWAROVSKI 」、「施華洛
世奇」與天鵝圖樣等商標權之違反商標法及公平交易法事件,為
涉外事件,係在涉外民事法律適用法於一○○年五月二十六日修
正施行前發生,並持續發生至修正施行之後,依該法第六十二條
但書規定,應以施行後之第四十二條第一項、第二十七條本文規
定,以中華民國法律為準據法。查被上訴人自七十六年間起,就
「SWAROVSKI」 、「施華洛世奇」與天鵝圖樣陸續取得商標權,
指定使用於水晶、珠寶、化妝品、金屬製器具、眼鏡、鐘錶、文
具、皮件、傢具、燈具、玻璃飾品、紡織產品、服飾、包裝紙袋
、鈕扣、時尚表演、影音表演服務等商品或服務,並經大量行銷
後,業據經濟部智慧財產局(下稱智財局)於編製之「著名商標
名錄及案例評析附冊」及「著名商標案件彙編」中將上開商標列
為著名商標,有商標註冊登記及智財局文件可稽。上訴人於九十
三年十月間,以「施華洛」作為其公司名稱之特取部分(施華洛
婚紗攝影有限公司),經營攝影業、喜慶綜合服務業、美容美髮
服務業、租賃業等事業項目,並自九十四年間起在桃園縣桃園市
○○路○○○號懸掛「施華洛婚紗精品概念館」、「施華洛」、
「SWAROV」及天鵝圖樣之招牌,迄今仍使用有「SWAROV」、「施
華洛」、「施華洛婚紗精品概念館」及天鵝圖樣之名片、日曆小
卡與婚禮備忘錄等廣告宣傳資料,且使用「http://www.swarov.
com.tw」為網域名稱,亦為兩造所不爭。而被上訴人之「SWAROV
SKI」 、「施華洛世奇」商標,識別性極高;天鵝圖樣之商標雖
識別性較低,然因與前開二文字商標併同大量行銷使用,亦成為
識別性極高之著名商標;且「SWAROVSKI」、「施華洛世奇」 原
係無意義之大小相同文字,消費者對字首印象較深刻,與上訴人
基於行銷而使用之「施華洛」、「SWAROV」,僅在字尾「世奇」
、「SKI」 有所不同,二者自整體外觀、觀念、讀音予人之印象
類似,具有普通知識經驗之消費者觀之,構成近似;上訴人使用
二隻天鵝頭設計之天鵝圖樣,與被上訴人單隻天鵝之圖樣固有差
異,但二者在外觀及設計概念亦構成近似。加以被上訴人將「SW
AROVSKI」 、「施華洛世奇」及天鵝圖樣併同使用,係其給予消
費者之著名印象。上訴人以近似之「施華洛」、「SWAROV」及二
隻天鵝頭圖樣之商標併同使用,「施華洛」、「SWAROV」並無特
殊意義,其又未證明與該二字有淵源或關聯,況其於九十三年四
月間遭被上訴人申請評定時,應已知悉被上訴人著名商標之存在
,竟仍自九十三年十月間起,以「施華洛」作為公司名稱之特取
部分,並懸掛「施華洛婚紗精品概念館」、「施華洛」、「SWAR
OV」併同天鵝圖樣之招牌,迄今仍使用有「SWAROV」、「施華洛
」、「施華洛婚紗精品概念館」及天鵝圖樣之名片、日曆小卡與
婚禮備忘錄等廣告宣傳資料,且以「http://www.swarov.com.tw
」為網域名稱,應屬明知為他人著名之註冊商標,而使用近似之
商標,及以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、網域名稱或
其他表彰營業主體或來源之標識,致有減弱被上訴人之著名商標
識別性之虞,符合商標法第七十條第一、二款之規定。上訴人雖
辯稱:被上訴人之「施華洛」商標註冊公告於其設立公司之後,
不得對其主張權利云云。惟商標法第七十條第二款「以該著名商
標中之文字」,並未限定文字須完全一樣,上訴人使用「SWAROV
」及「施華洛」,即屬該規定規範之行為態樣,是項辯解,自無
可採。綜上,被上訴人依商標法第七十條第一、二款規定,請求
上訴人(一)不得使用相同或近似於「施華洛」或「施華洛世奇」之
字樣作為其公司名稱之特取部份,並應辦理商業名稱變更登記為
不含相同或近似於「施華洛」或「施華洛世奇」字樣之名稱;(二)
不得使用相同或近似於「SWAROVSKI」、「SWAROV」 之字樣作為
網域名稱之特取部份,並應辦理註銷「http://www.swarov.com.
tw」網域名稱之登記;(三)不得使用含有相同或近似於「施華洛」
、「施華洛世奇」、「SWAROVSKI」 或天鵝圖字樣之招牌、名片
、廣告、網頁及其他行銷物件,均為有理,應予准許。並說明兩
造其餘攻擊防禦方法無礙判決結果,因而維持第一審所為上訴人
敗訴部分之判決,並駁回其上訴。經核於法並無違背,至原判決
贅列之其他理由,無論當否要與判決結果不生影響。上訴論旨,
指摘原判決違背法令,求予廢棄,非有理由。末查,商標法第七
十條第一、二款規定:未得商標權人同意,有一明知為他人著名
之註冊商標,而使用相同或近似之商標,有致減損該商標之識別
性或信譽之虞;二明知為他人著名之註冊商標,而以該著名商標
中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體
之名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或
信譽之虞之情形,視為侵害商標權。其中「有致減損該商標之識
別性或信譽之虞」,係為避免著名商標原本強烈指示單一來源之
特徵及吸引力,遭他人不當淡化或減損,有造成消費者印象模糊
之虞為要件,故以擬制之方式視為侵害商標權,俾達保護著名商
標之目的。則縱令他人將近似於著名商標之商標或表彰營業主體
之名稱,使用於與著名商標指定之商品或服務間不具競爭關係或
不類似之商品或服務上,亦有可能因普遍使用之結果,減弱著名
商標之識別性,此即為商標淡化保護所要解決之問題。上訴人謂
:伊係將「SWAROV」、「施華洛」及二隻天鵝頭商標圖樣,使用
於婚紗攝影之服務,與被上訴人將著名商標使用於水晶、珠寶飾
品上,二者並無競爭關係,與商標法第七十條第一、二款規定不
符云云,不無誤會,附此敘明。
據上論結,本件上訴為無理由。依民事訴訟法第四百八十一條、
第四百四十九條第一項、第七十八條,判決如主文。
中    華    民    國  一○二  年   十二   月   十八   日
                      最高法院民事第六庭
                          審判長法官  陳  重  瑜  
                                法官  劉  靜  嫻  
                                法官  魏  大  喨  
                                法官  林  恩  山   
                                法官 林 金 吾  

2016年1月15日 星期五

(商標 最高法院 終止契約 公司名稱 網域名稱 進出口廠商登記)

最高法院104年度台上字第78號民事判決(104.1.15)         
 
上訴人:盧森堡商PM International AG
 
被上訴人:八馬國際事業有限公司
 
「  主  文
原判決廢棄,發回智慧財產法院。
    理  由
本件上訴人主張:伊於民國九十七年五月二十九日,與被上訴人
八馬國際事業有限公司(下稱八馬公司)之負責人王文欽簽署總
授權合約書(下稱系爭合約),約定被上訴人給付伊五萬七千五
百歐元後,取得台灣地區獨家銷售伊產品、經營直銷事業之權利
;被上訴人得使用伊台灣地區總部PMI TAIWAN National Headqu
arter(NHQ)之名稱與伊所有已註冊之「PM皮埃姆健康首選」、
「PM THEWELLNESS COMPANY」、「PM-INTERNATIONAL」、「FITL
INE」、「LAURENT CRISTANEL」商標(下稱系爭商標)。依系爭
合約第二條第七項約定,王文欽應每月給付實際售出商品金額百
分之一之商標授權費予伊,詎自九十八年五月間起,連續四個月
拒絕支付授權金,經伊催繳,仍置不理,積欠授權金及手續費共
計三千五百十二.○二歐元。另因被上訴人未按日傳遞實際產生
之客戶資料及營收數據,王文欽甚且偽造營業點數以賺取銷售佣
金,伊已依系爭合約第七條第一項及第三項規定,通知被上訴人
終止系爭合約,並告知停止使用上開商標,及返還所有存貨與客
戶資料相關之文件。惟被上訴人於伊終止系爭合約後,仍持續於
經濟部國際貿易局(下稱國貿局)進出口廠商登記資料中,使用
「PMI TAIWAN NHQ」名稱,並繼續使用「www.pm-taiwan. com」
作為八馬公司網域名稱,且於該網站及另一連結網站「http://b
log.sina.com.tw/pm168tw/」內,使用系爭商標之圖片,販售相
關產品。雖經伊於九十八年十一月九日向台灣桃園地方法院聲請
定暫時狀態假處分獲准,被上訴人仍續使用伊商標之文字於其公
司名稱、公司網域及進出口廠商登記等,顯係故意侵害伊商標,
並攀附伊商譽,嚴重影響交易秩序,違反商標法第六十二條與公
平交易法第二十條、第二十四條規定。伊依商標法第六十一條第
一項中段、後段及公平交易法第三十條規定,得請求排除、防止
渠等影響交易秩序之行為,並得依商標法第六十四條規定,請求
被上訴人連帶負擔費用將本判決書之內容登載於報紙等情。聲明
求為命(一)八馬公司不得使用相同或近似「PM-INTERNATIONAL」之
字樣作為在國貿局之公司英文名稱特取部分登記,(二)被上訴人連
帶負擔費用,將本件民事判決最後事實審判決書之當事人、案由
及主文之內容,於自由時報及蘋果日報全國版一版報頭下刊載面
積6.7公分乘以4.9公分之聲明啟事各一日之判決(未繫屬本院者
,不予贅述)。
被上訴人則以:依系爭合約第七條第一項、第二項及第三項約定
,當事人之一方若有終止契約之事由,終止前需先踐行警告通知
,於警告通知送達後倘有違約之情事時,則需再提出書面之特別
通知,除告知其違約事由外,並為終止契約之意思表示,始生終
止契約之效力。伊自九十八年五月起至同年八月止應給付之授權
金,業於一○○年三月八日給付上訴人,上訴人不得再以伊未按
時給付為由,終止系爭合約。又上訴人於九十八年十月五日之律
師函內容僅通知伊多報營收點數共六十三萬五千六百八十三點,
致其多付十九萬零七百零四.九歐元之佣金,且未經催告即終止
系爭合約,亦未證明伊有浮報營收點數情事等語,資為抗辯。
原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決,駁回其上訴,係以:上
訴人係外國法人,其主張被上訴人在我國侵害其商標權應負損害
賠償責任,依修正前涉外民事法律適用法第九條規定,應適用我
國法。另兩造系爭合約雖約定「本契約所生之任何糾紛均應由盧
森堡法院管轄,並依據盧森堡法律」,惟兩造均不爭執我國法院
有管轄權,且以提出盧森堡法律有困難為由,同意以我國法律解
釋系爭契約爭議,我國法院自有管轄權,並得依據我國法律解釋
系爭契約。次查上訴人與王文欽於九十七年五月二十九日簽訂系
爭合約,約定王文欽於給付五萬七千五百歐元之授權金後,得以
系爭商標在台灣地區獨家經營上訴人之直銷產品事業;上訴人嗣
於九十八年十月五日以書面通知被上訴人終止系爭合約,並要求
被上訴人立即停止使用其商標。上訴人雖以上開事由,主張其終
止契約合法,惟查被上訴人依約固應將其每月營業銷售總額向上
訴人報告,以計算被上訴人每月應給付上訴人之授權金,暨上訴
人應給付被上訴人佣金、獎金之數額。然被上訴人於收受上訴人
寄發之發票正本後,始負給付月授權金予上訴人之義務,如上訴
人僅傳真發票予被上訴人,被上訴人尚無給付義務。上訴人提出
之九十八年五月起至八月止之發票,為傳真發票,並非發票正本
,上訴人迄未舉證證明有交付發票正本予被上訴人之事實,則其
據以指摘被上訴人違約未給付自九十八年五月起至八月止之月授
權金,即非有據。況上訴人並不否認被上訴人於一○○年三月八
日已給付九十八年五月起至八月止之授權金合計三千五百十一.
○二歐元,上訴人自不得再以被上訴人未繳交授權金為由,於一
○○年三月二十五日終止系爭合約。上訴人雖稱其早在九十八年
十月五日即委由律師發函通知被上訴人終止系爭合約云云,惟上
開律師函之內容僅係告知被上訴人因其不實申報銷售數額致上訴
人溢付佣金,並非以被上訴人未繳納授權金為由終止契約,自難
採為有利上訴人之證明。又兩造簽訂系爭合約,主要係成立多層
次傳銷,即被上訴人向上訴人訂購貨品,同時取得使用相關商標
之授權,上訴人則依被上訴人陳報之銷售貨品計算點數,並依點
數計算佣金退還被上訴人。其作業方式係以被上訴人在電腦系統
中所輸入之銷售數量,由上訴人計算被上訴人可獲得之點數,再
依點數換算佣金給付被上訴人。依證人即上訴人國際銷售部門經
理Wolfgang Klaer及被上訴人國際銷售部門經理Siew Hon Foong
於本院之證述,可知上訴人早期所建置之電腦訂貨系統因存在無
法即時勾稽之缺失,致各地分公司有可能在訂貨量不足之情形下
,仍能申報超過訂貨量之銷售量,據以向上訴人領取依銷售量計
算之佣金。惟上訴人於被上訴人輸入銷售量時,其終端電腦已可
顯示該陳報之數量,被上訴人之進貨量究竟如何,亦可由上訴人
之終端電腦查核。上訴人所以遲未發現,係因其內部未即時查核
,而計算佣金部門僅依據陳報之銷售量,未合併審酌進貨量,致
有溢發情形。被上訴人雖提出進口報單、營業人使用二聯式統一
發票明細表、三聯式統一發票明細表、會員名冊、佣金統計表、
下線經銷商佣金統計表等資料,證明其確有銷售陳報之數量。惟
其中三聯式發票部分(即對象為法人者),有相當大比例之下線
會員均未記載其統一發票號碼,上開資料均為被上訴人所片面製
作,是否確有所列之下線會員購買商品,非無疑問。然上訴人就
上開資料之真偽並未爭執,是被上訴人是否有溢領佣金情事,上
訴人並未證明;且被上訴人如溢報銷售量而預先領取佣金,即負
有購買相關數量產品之義務,得以「預收佣金」認列,上訴人僅
以特定時間進貨、銷貨數量差異認被上訴人申報不實,同時拒絕
出貨,致被上訴人無從進貨以抵銷「預收佣金」,尚難認為被上
訴人確有溢領佣金情事。再被上訴人雖未按日傳遞實際產生之客
戶資料及營收數據,究非均未傳遞,難認係違約。至上訴人另以
「Total Swiss」 品牌從事直銷事業,違反競業禁止規定為由終
止系爭合約一情,屬被上訴人於原審始為主張之違約事由,依民
事訴訟法第二百五十五條第一項第二款規定之反面解釋,自不應
准許。系爭合約既未經上訴人合法終止,被上訴人自有權繼續使
用系爭商標及以「 PM-INTERNATIONAL TAIWAN CO., LTD.」、「
PMI TAIWAN NHQ CO., LTD.」文字作為其公司英文名稱之標示。
被上訴人經營銷售健康食品之直銷事業,無違反商標法第六十二
條、公平交易法第二十條第一項及第二十四條規定情形,上訴人
請求(一)八馬公司不得使用相同或近似「PM-INTERNATIONAL」之字
樣作為在經濟部國際貿易局公司英文名稱特取部分之登記;(二)被
上訴人應連帶負擔費用,將本件民事判決最後事實審判決書之當
事人、案由及主文之內容,於自由時報及蘋果日報全國版一版報
頭下刊載面積6.7×4.9公分之聲明啟事各一日,為無理由,不應
准許等詞,為其判斷之基礎。
查原審既認依證人Wolfgang Klaer及Siew Hon Foong於原審之證
述,可知上訴人早期所建置之電腦訂貨系統存在無法即時勾稽之
缺失,致各地分公司有可能在訂貨量不足之情形下,仍能申報超
過訂貨量之銷售量,據以向上訴人領取依銷售量計算之佣金,且
因上訴人內部未即時查核,致遲未發現有溢發佣金情形,而被上
訴人提出之三聯式發票部分(即對象為法人者),其中有相當大
比例之下線會員均未記載其統一發票號碼(應係買受人統一編號
之誤),上開資料均為被上訴人片面製作,是否確有所列之下線
會員購買商品,非無疑問;竟又以被上訴人是否確有溢領佣金情
事,上訴人並未證明,難認上訴人主張被上訴人溢領佣金一事可
採為由,為上訴人不利之論斷,前後理由已有矛盾且所謂被上
訴人可溢報銷售量,事後再進貨抵銷云云,係憑何認定,此方式
是否符合契約約定?亦滋疑義。原審未遑細究,遽以上開理由而
為上訴人敗訴之判決,並嫌速斷。上訴論旨,執以指摘原判決違
背法令,求予廢棄,非無理由。
據上論結,本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第
一項、第四百七十八條第二項,判決如主文。
中    華    民    國  一○四  年    一    月   十五   日
                      最高法院民事第七庭
                          審判長法官  高  孟  焄  
                                法官  袁  靜  文  
                                法官  鄭  雅  萍  
                                法官  鍾  任  賜  
                                法官  陳  光  秀」  

(最高法院 商標 肖像權 姓名權 人格權 財產權 繼承) 白花油:肖像與姓名可能具備經濟利益而具備財產權價值,可得繼承。

本案與其說是商標問題,
不如說是基本的民法問題。

創辦人的肖像具有人格利益,但也具有財產利益,
肖像在登記為商標的時候,肖像的財產利益因此而具體化,肖像的財產利益則已經展現在商標上面。
含有肖像的商標既然經過創辦人移轉給繼承人其中一方,財產利益已經發生移轉,其他方繼承人應不得再主張肖像權的財產利益。

以上純個人意見,覺得最高法院的見解值得挑戰!


最高法院104年度台上字第1407號民事判決(104.7.29)       
 
上訴人:顏○○ 

被上訴人:白花油國際有限公司  
     顏玉瑩和興化工廠有限公司 
        統一藥品股份有限公司  
 
「  主  文
原判決廢棄,發回智慧財產法院。
    理  由
本件上訴人主張:伊分別係訴外人顏玉瑩之配偶(顏何秀)及
女兒(顏福燕),被上訴人白花油國際有限公司(下稱白花油公
司)及顏玉瑩和興化工廠有限公司(下稱顏玉瑩和興公司)之共
同法定代理人顏福成為顏玉瑩之子。顏玉瑩已於民國七十年三月
二十日死亡,其生前創立「和興白花油」,藥效顯著,以「白花
油」品牌公諸於世,並於台灣、香港分別以「萬應白花油」、「
和興白花油」稱之,所成立之和興白花油國際公司(下稱香港白
花油公司)尚於香港公開上市,為享譽東南亞之「白花油藥油大
王」,其姓名及肖像使用於商業交易,具有相當財產價值,於顏
玉瑩死亡後,得由繼承人繼承。乃顏福成未經伊及顏玉瑩其他繼
承人同意,擅自將「顏玉瑩」之中文姓名及肖像使用於白花油公
司所生產「萬應紅花油」、「萬應白花油」產品之包裝盒、容器
、仿單上,委託被上訴人統一藥品股份有限公司(下稱統一藥品
公司)代理銷售,該二公司分別在其網站上公開展示上開產品。
另顏福成以「顏玉瑩」姓名設立顏玉瑩和興公司,該公司並以顏
玉瑩中文姓名、英文姓名(MR. GAN GEOK ENG)及肖像(下稱系
爭姓名肖像)連用,或顏玉瑩中文姓名分別與「和興」、「萬應
」、「白花」連用方式,申請多類商品之商標權登記,均不法侵
害與顏玉瑩姓名權、肖像權、人格權具有財產價值相關之權利。
伊本於繼承法則,依民法第十八條、第十九條、第一百八十四第
一、二項、第一百九十五條、第二百十三條等規定,求為命:(一)
白花油公司不得使用系爭姓名肖像作為商標,亦不得使用系爭姓
名肖像於其產製之商品、容器、包裝、仿單、標籤、廣告物(下
合稱商品包裝等)上。(二)統一藥品公司不得公開展示、販售以系
爭姓名肖像作為商標之商品,亦不得使用系爭姓名肖像於其產製
之商品包裝等。(三)顏玉瑩和興公司不得使用系爭姓名肖像作為商
標,亦不得使用系爭姓名肖像於其產製之商品包裝等。(四)顏玉瑩
和興公司應向主管機關經濟部申請變更其公司名稱特取部分為「
顏玉瑩」以外名稱之判決。
被上訴人白花油公司、顏玉瑩和興公司以:顏何秀與顏玉瑩間
並無婚姻關係存在,對顏玉瑩無繼承權,就本件訴訟欠缺權利保
護之必要。顏玉瑩死亡後,其人格權即歸消滅,無從侵害;且其
姓名、肖像等人格權,專屬其一身,並非財產法益,非上訴人可
得繼承。況顏玉瑩死亡後,上訴人與其之配偶、親子關係隨之消
滅,已無身分法益可言。和興白花油廠即顏福和於五十六年間即
以「顏玉瑩姓名及真像」為商標,申請註冊獲准,顏玉瑩於五十
八年間創立和興白花油廠有限公司(下稱和興白花油廠公司),
即使用「顏玉瑩姓名及真像」為商標,產銷白花油。顏玉瑩死亡
後,和興白花油廠公司仍繼續使用上開商標,並無侵權之問題。
嗣顏福成設立白花油公司,生產萬應白花油等商品,係延續顏玉
瑩先前作法,並無不法,亦無侵害顏玉瑩或上訴人之人格權。顏
玉瑩和興公司於九十九年間經主管機關實質審查合格,准商標註
冊登記,即取得商標權,自得使用註冊商標,無侵害顏玉瑩或上
訴人之人格權,亦未違反保護他人之法律。被上訴人使用上開商
標,乃正當權利之行使,無悖善良風俗,並無不當得利,上訴人
亦無權益受損。顏玉瑩和興公司之名稱,既由經濟部審查合格,
准予登記,無理由禁止其使用,上訴人起訴顯然無據等詞。被上
訴人統一藥品公司則以:系爭姓名肖像等商標權人均為顏福成,
上訴人無權禁止他人使用。伊係白花油公司之經銷商,由白花油
公司提供商品,伊僅揭露商品外觀及名稱,並非使用系爭商標,
且伊無污衊或毀損顏玉瑩姓名及肖像之不法行為等語,資為抗辯
。
原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決,駁回其上訴。係以:和
興白花油廠即顏福和於五十六年間以「顏玉瑩姓名及真像」為商
標,申請註冊獲准,嗣於六十五年三月十一日將該商標移轉予和
興白花油廠公司,移轉當時該公司董事長為顏玉瑩,顏玉瑩於七
十年三月二十日死亡,顏何秀於七十五年六月五日接任該公司
董事長。顏玉瑩和興公司於九十九年一月二十九日設立,申請獲
准以系爭姓名肖像分別連用為註冊商標,為兩造不爭之事實。查
顏何秀與顏玉瑩係在香港地區結婚,依修正前涉外民事法律適
用法第十一條第一項規定,應適用香港地區法律判斷該婚姻效力
。而香港地區原為英國殖民地時,存在中國傳統之一夫多妻制,
香港政府承認在西元一九七一年十月七日香港婚姻改革法令生效
前,所有以傳統三書六禮締婚成立之妾侍身分。核顏何秀與顏
玉瑩結婚時有舉行婚禮宴客,嗣與顏玉瑩原配即訴外人劉崑珠聯
袂出席正式公開場合,與顏玉瑩家人同登記為和興白花油廠公司
股東,已為顏玉瑩家人接納為永久妾侍,依香港地區法律,為合
法配偶關係。雖顏玉瑩之繼承人除兩造外,尚有顏福偉等其餘繼
承人,然上訴人所請求者,乃排除對於系爭姓名肖像權之侵害,
無庸繼承人全體共同起訴,則上訴人起訴自無不適格可言。按繼
承人自繼承開始時,雖承受被繼承人財產上之一切非專屬權利與
義務,然專屬於被繼承人本身之權利與義務,則非繼承之標的。
而姓名權及肖像權均為人格權,與權利主體有不可分離之密切關
係,具有專屬性與不可讓渡性,即非繼承之標的。顏玉瑩已於
七十年間死亡,其姓名權及肖像權於其死亡時即歸消滅。白花油
公司及顏玉瑩和興公司之法定代理人顏福成為顏玉瑩之子,於顏
玉瑩死亡後,使用系爭姓名肖像為商標登記或產製商品,並於公
司名稱特取部分登記顏玉瑩之中文姓名,無侵害顏玉瑩之肖像權
或姓名權可言。且被上訴人使用系爭姓名肖像,並非偏激、粗鄙
、歧視、或給予他人不快印象之文字或圖形,且無刻意醜化或詆
毀之情形,難謂有破壞維護國家社會之優良秩序或違反一般道德
標準,而有悖公序良俗。又上訴人並未舉證證明顏玉瑩為著名姓
名,佐觀以顏玉瑩姓名(中文或英文)命名者甚多,依社會通念
,無禁止他人使用該名稱之必要;且對死者姓名、肖像之侵害,
並不等同對繼承人或家屬之侵害。復民法第一百九十五條第三項
規定所指身分法益,係指基於特定身分而發生之權利,如親權、
配偶權及繼承權等,上訴人請求排除被上訴人使用系爭姓名肖像
所生之損害,與上開規定顯不相符。再修正後商標法第三十條第
一項第十三款本文(同修正前商標法第二十三條第一項第十五款
本文)雖有未得同意,不得以他人之肖像或著名之姓名、藝名、
筆名、字號者,為商標註冊之規定,然該規定所保護者乃生存者
之肖像姓名等權利,並不及於已死亡者之肖像姓名等,是白花油
公司、顏玉瑩和興公司以系爭姓名肖像申請商標註冊,並無違反
商標法之前開規定。至上訴人主張人格特徵之姓名或肖像為重要
經濟財貨,具有財產價值,為防止權利主體死亡後,遭無權商業
利用,應使繼承人得對於無權使用者,主張權利,始得有效保護
云云,與民法規定有違,非實務所採,自無庸審究。綜上,上訴
人依民法第十八條、第十九條、第一百八十四條第一、二項、第
一百九十五條第一、二、三項、及第二百十三條等規定,請求禁
止被上訴人使用系爭姓名肖像為商標、或使用於其產製之商品包
裝等,或顏玉瑩和興公司應變更其公司名稱特取部分等,均非有
理等詞,為其判斷之基礎。
按傳統人格權係以人格為內容之權利,以體現人之尊嚴及價值的
「精神利益」為其保護客體,該精神利益不能以金錢計算,不具
財產權之性質,固有一身專屬性,而不得讓與及繼承。然隨社會
變動、科技進步、傳播事業發達、企業競爭激烈,常見利用姓名
、肖像等人格特徵於商業活動,產生一定之經濟效益,該人格特
徵已非單純享有精神利益,實際上亦有其「經濟利益」,而具財
產權之性質,應受保障。又人之權利能力終於死亡,其權利義務
因死亡而開始繼承,由繼承人承受。故人格特徵主體死亡後,其
人格特徵倘有產生一定之經濟利益,該人格特徵使用之權利尚非
不得由其繼承人繼承,而無任由第三人無端使用以獲取私利之理
。本件上訴人及白花油公司與顏玉瑩和興公司之共同法定代理人
顏福成均為顏玉瑩之繼承人,和興白花油廠即顏福和於五十六年
間即以「顏玉瑩姓名及真像」為商標,申請註冊獲准,嗣並將該
商標移轉顏玉瑩任董事長之和興白花油廠公司,為原判決認定之
事實。果爾,系爭姓名肖像於顏玉瑩生前,似已具相當之經濟利
益,倘其死亡後,該經濟利益依然存在,顏福成於顏玉瑩死亡後
,使用系爭姓名肖像得利,或無不可;然若被上訴人使用系爭姓
名肖像為商標或商品包裝等,獲取私利之舉,僅獲顏福成一人之
同意,未經顏玉瑩其餘繼承人全體或多數之同意,且其使用方式
已妨礙上訴人等其餘繼承人之合法利用,則上訴人主張被上訴人
侵害顏玉瑩人格權及人格特徵所具財產法益之相關權利,依繼承
法則,得請求回復云云(原審卷第三三頁),是否毫無足取,非
無研求之餘地。原審見未及此,徒以系爭姓名肖像屬顏玉瑩之人
格權,不得繼承為由,逕謂白花油公司及顏玉瑩和興公司使用系
爭姓名肖像為商標或商品包裝等,無侵害上訴人之權利,進而為
其敗訴之判決,即有可議。上訴論旨,指摘原判決違背法令,求
予廢棄,非無理由。末顏玉瑩和興公司所有之系爭姓名肖像多組
商標,註冊公告日期似為五十六年五月一日、九十四年四月十六
日、九十四年五月一日,或在顏玉瑩七十年三月二十日死亡前,
或在顏玉瑩死亡後,該公司九十九年一月二十九日設立前;白花
油公司之商品包裝等多見系爭姓名肖像之商標圖樣(見一審卷(一)
第二九至三九頁、五六至六○頁),則各該商標登記之始及嗣後
登記為顏玉瑩和興公司所有之詳情究竟如何?原判決謂和興白花
油廠即顏福和於五十六年間以顏玉瑩姓名肖像登記,嗣移轉與和
興白花油廠公司之商標是否亦在上列?顏玉瑩和興公司為各該組
商標登記之權源?白花油公司商品包裝等所使用之商標,是否屬
顏玉瑩和興公司上列商標範圍者?抑或另有商標權人?又倘若上
開各商標登記為合法,被上訴人亦屬有權使用,則上訴人於各該
商標經法定程序撤銷或廢止前,得否禁止被上訴人使用,亦非無
疑。案經發回,宜均併注意及之。
據上論結,本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第
一項、第四百七十八條第二項,判決如主文。
中    華    民    國  一○四  年    七    月  二十九  日
                      最高法院民事第三庭
                          審判長法官  陳  重  瑜  
                                法官  林  恩  山  
                                法官  林  金  吾  
                                法官  簡  清  忠  
                                法官  劉  靜  嫻  

(著作權 損害賠償 刊登判決) iFit

智慧財產法院105年度附民上字第1號刑事附帶民事訴訟判決(105.5.31)

「  (二)次按,「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權
    者,負損害賠償責任」、「前項損害賠償,被害人得依下列
    規定擇一請求:一、依民法第216 條之規定請求。但被害人
    不能證明其損害時,得以其行使權利依通常情形可得預期之
    利益,減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額,為其所
    受損害。二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人
    不能證明其成本或必要費用時,以其侵害行為所得之全部收
    入,為其所得利益」、「依前項規定,如被害人不易證明其
    實際損害額,得請求法院依侵害情節,在新臺幣1 萬元以上
    1 百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者
    ,賠償額得增至新臺幣5 百萬元」,著作權法第88條第1 項
    前段、第2 項、第3 項分別定有明文。又被害人依著作權法
    第88條第3 項規定請求損害賠償,應以實際損害額不易證明
    為其要件,且法院酌定賠償額,亦應按侵害之情節定之(最
    高法院97年度台上字第375 號、第1552號判決意旨參照)。
    經查:
    1.被上訴人雖於原審提出原證2 至原證8 之授權暨商業合作
      合約書、內容授權合約書、Yahoo!奇摩廣告價目表、和解
      暨授權協議書、和解協議書等資料,用以證明其實際損害
      額。然查,依原證2 之合約書,雖記載授權費用為10 萬
      元,授權期間為1 年,惟其授權標的係包括iFit圖文及商
      標,且依合約第3 條第2 項約定,被上訴人得為雙方商業
      合作及共同推廣之目的,而免除全部或部分之授權金(見
      原審卷(一)第25、26頁)。況上開授權合約之授權數量亦不
      明確,尚難據以判斷系爭圖片之授權交易價格。原證3 之
      合約書係被上訴人授權第三人香港雅虎公司使用圖文內容
      、新聞評論、瘦身食譜、健身影片及QA實例問答等內容,
      然該合約並無授權費用之約定,而係無償授權(見原審卷
      (一)第27至30頁),亦難以證明系爭圖片之授權交易價格。
      原證4 為Yahoo !奇摩廣告價目表,本案並未涉及網路廣
      告刊登行為,上開價目表亦與系爭圖片之授權交易無涉(
      見原審卷(一)第33至35頁)。至於原證5 至8 之和解暨授權
      協議書、和解協議書等資料,均係被上訴人查悉第三人侵
      害著作財產權之行為後,第三人與被上訴人達成和解,並
      支付和解金,被上訴人因此放棄或撤回對第三人之一切民
      、刑事追訴權利之協議(見原審卷(一)第36至47頁),而侵
      權行為發生後,當事人於訴訟外和解之金額,通常係考量
      雙方資力條件、權利侵害情形、進行訴訟可能花費之時間
      與金錢支出、對當事人聲譽之影響等因素而綜合決定,亦
      非系爭圖片通常客觀之授權交易價格。準此,被上訴人所
      提出之上開證據資料,尚無法直接證明被上訴人就上訴人
      未取得授權而重製、公開傳輸系爭圖片所受損害之具體金
      額,抑或上訴人所得利益之具體金額,故本件有不易證明
      其實際損害額之情形,是被上訴人請求依著作權法第88條
      第3 項之規定,由本院依本件侵害情節酌定賠償額,即無
      不合。」

「  (四)再按被害人得請求由侵害人負擔費用,將判決書內容全部或
    一部登載新聞紙、雜誌,著作權法第89條定有明文。觀其條
    文,未如同法第85條侵害著作人格權之民事責任明示以侵害
    著作人格權為限,應無排除著作財產權受侵害之情形,該規
    定非單純為回復名譽之適當處分,尚具公示及懲罰作用,使
    社會大眾知悉行為人不當行為,避免遭受損害,並保障著作
    財產權人之權益(最高法院102 年度台上字第2465號判決參
    照)。經查,上訴人等確有侵害系爭圖片之著作財產權,業
    經認定如前,是被上訴人依著作權法第89條規定,請求上訴
    人等應負擔費用,將本件刑事附帶民事訴訟之最後事實審判
    決書刊登於報紙,即屬有據。然關於刊登之內容及版面,被
    上訴人雖請求將前揭判決之主文及事實欄以12號字體及24.8
    公分寬、15.9公分長之篇幅刊登於刊登於聯合報、自由時報
    及蘋果日報之全國版第1 版面1 日,惟審酌本件事實審判決
    書事實欄之全文字數非寡,第三人經由政府資訊之公開即可
    得知判決事實之內容,然上訴人等係以重製後上傳至網路公
    開傳輸系爭圖片之方式侵害被上訴人著作財產權,其向公眾
    傳達系爭圖片內容之期間及範圍較廣,認以將本件刑事附帶
    民事訴訟判決書之最後事實審判決書主文欄(含法院名稱、
    案號),以細明體7 號字體,登載於聯合報之全國版任一版
    面1 日,應足以公示週知。被上訴人逾此範圍之請求,即不
    應准許。另關於登載判決書費用之負擔,核其性質應屬損害
    賠償之一部,本院認應由上訴人劉育弦、健而婷公司連帶負
    擔,併此敘明。」