2015年11月26日 星期四

(著作權) 「SPSS統計分析軟體」講義:語文著作、原創性、重製、改作、公開口述



    (1)系爭講義一為被告任職告訴人公司期間所撰寫之授課講義
      ,主要以文字敘述,搭配AMOS軟體相關操作介面、資料輔
      以說明,該文字敘述中,包含有使用問題、使用準則、時
      機、狀況之判斷、分析步驟及配合相關的SEM 模型(圖形
      ),三篇講義有各自的主題、獨特的內容敘述及配合課程
      內容深淺,顯係被告依個人之意見、想法,將相關資料吸
      收彙整後予以撰寫所完成,足以表現一定程度之創意及作
      者之個性,具有原創性,自為著作權法所保護之語文著作
      。
    (2)被告固稱:系爭講義一多為討論結構方程式時通用「專有
      名詞」,欠缺原創性之「數據」、「數據表達」、「模型
      之標準畫法」與「軟體操作畫面」等,依著作權法第9 條
      第1 項第3 款之規定,不構成著作權之標的云云,並提出
      網路搜尋資料為佐(見原審卷二第10至22頁)。惟有關結
      構方程式之中英文文獻、參考資料眾多,被告於撰寫課程
      講義之過程,必先經過蒐集、閱讀、消化、摘錄重點之後
      ,再依其專業知識,依照課程內容之深淺,加以撰寫成系
      爭講義一之基礎篇、進階篇、應用篇等不同之講義,其內
      容有分使用問題、使用原則、時機和方法、狀況之判斷、
      分析步驟等等,是被告撰寫該三篇講義教材時,顯係經過
      理解、吸收及轉化之過程,是系爭講義一自具有原創性無
      疑。被告前開抗辯,洵無足採。
    (3)被告雖又稱:系爭講義一於綱目編排、主題、問題論述之
      順序與方法,乃研究結構方程式領域內通用之表達方式,
      此結構方程式乃學術思想之有限表達方式之必然結果,不
      構成侵權等語,並提出案外人邱○○所著「量化研究典範
      的革命–結構方式模式概說」節錄本、陳○○暨黃○○所
      著「組織公民行為量表在男女員工群體上之測驗恆等性之
      檢定」節錄本、被告92年碩士論文資料概述、本院101 年
      度民著訴字第41號侵害著作權有關財產權爭議事件(下稱
      系爭民事事件)證人陳○○所為之證詞為憑(見原審卷一
      第138 至164 、166 至168 頁)。然查,證人陳○○於系
      爭民事事件係證稱:「(問:講義內容哪些屬於結構方程
      式AMOS程式原有之符號、公式、數表及表格?)看起來都
      是結構方程式AMOS程式分析的畫面,蒐集來的數據,圓圈
      、方形、箭頭都有各自所代表的內容,數據可以自己蒐集
      也可以自己編輯,在教學上並沒特別強調數據要如何而來
      ,通常是自己蒐集,然後再輸入到結構方程式AMOS程式裡
      面去,一樣的問卷、同樣的問題,會獲得不同數據。……
      我在學校有教多變量分析,有寫過這樣的講義,其中一個
      章節就是結構方程模型。我寫的講義,會有相同的說明順
      序流程,但是舉的案例可能會不一樣,說明順序流程一樣
      原因是因為大部分的以AMOS程式為分析方法的文章,都會
      以類似的流程進行分析,等於是有一個SOP 標準作業程序
      ,同領域的人都會有類似的看法,雖然沒有人規定,我看
      過坊間的AMOS程式書籍,也是類似」、「我覺得大致上是
      相符,不會完全一樣,因為我在寫文章分析時,就是參考
      此領域相關的文獻資料所舉出之步驟,再重新分析,因為
      別人也是用類似的步驟,會不一樣是因為有些人是大師,
      也可以用不一樣的步驟來投稿也會被錄取」等語,而證人
      陳○○所述「參考、重新分析」,即代表有挑選、摘取而
      非完全照抄引述之意,故不同之人所撰寫之講義,仍可能
      選擇不同之素材及表述方式,此從被告為告訴人所撰寫之
      系爭講義一,與其為鼎茂公司所撰寫之系爭講義二,其大
      綱、標題、編排方式、取材內容等,均較為相似【參告訴
      人所製作之講義比對資料(見外放證物)】,反觀被告所
      舉之學術論文綱目,與系爭講義一之著作相較,相似度遠
      不及系爭講義二益明,足認縱係論述結構方程模型之文章
      、書籍,在論述之順序、編寫之內容、題材上,仍可能有
      不同之表達方式。是以,被告辯稱系爭講義一僅係研究結
      構方程式之通用表達方式一節,要非可採。」


  3、再按「重製」係指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆
      錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作;「改
      作」係指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原
      著作另為創作,著作權法第3 條第5 款、第11款分別定有
      明文。又就原著作改作之創作為衍生著作,以獨立之著作
      保護之,著作權法第6 條第1 項亦有規定,足見以原著作
      為基礎另為創作時若已挹注創作人的精神思想在內,致其
      所另為創作之著作已達著作權法最低創意程度之要求時,
      即為改作,若與原著作之內容同一而未有改作人之精神創
      作在內,即為重製。查依附表一「二者比對異同情形」欄
      之記載,可知系爭講義二固與系爭講義一關於大綱、標題
      、編排方式、講述內容相似度甚高,但仍有些許不同,亦
      即除編排之順序、引用之數據、列舉之案例稍有不同外,
      系爭講義二另有增、刪部分內容,而該等相異之內容既係
      被告依系爭講義一,再參考其他資料另外撰寫而成,則此
      相異部分自屬被告重新之創作,且從系爭講義二整體觀之
      ,已有被告之最低程度之創意在內,是被告辯稱伊改作之
      行為核屬未遂,依法應屬不罰之行為等語,要無足取。



(二)被告於附表二所示之時、地所使用之系爭講義二,係其非
      法改作系爭講義一所載之語文著作,業經本院認定如前。
      然按公開口述,係指以言詞或其他方法向公眾傳達著作內
      容,著作權法第3條第1項第6款定有明文。故口述者係向
      公眾直接、完整傳達著作之內容,未加以其他之演繹及創
      作,始足當之。本件系爭講義一所載之著作為簡報檔,將
      教學內容提綱挈領舉其大要,以輔助教學,被告於附表二
      所示時、地授課時,係以口語方式將SEM結構方程式之數
      據、圖表、模型、公式、專有名詞與軟體操作畫面等,以
      學員容易理解之方式解說,並非完全照本宣科,讀誦重複
      講義之內容,自非屬公開口述之行為。檢察官起訴認被告
      講課之行為,侵害告訴人上揭語文著作之公開口述權,於
      法尚有未合。此外,復查無其他積極證據足資證明被告有
      公訴意旨所指非法公開口述侵害著作財產權之犯行,揆諸
      前開說明,被告此部分犯罪應屬不能證明,自應為被告無
      罪之諭知。」

(著作權 出版契約) 東京日本語研修所v.宇田出版社:出版契約未約定重製載體,被告以CD出版,並無逾越授權範圍。終止契約時應注意是否符合契約及法律規定。

智慧財產法院104年度刑智上訴字第22號刑事判決(104.8.20)


(一)系爭出版契約一第2 條係約定:「(1)甲方(即日本語研修
      所)同意乙方(即宇田出版社)將本作品(即原審判決附
      表一編號2 、3 所示書籍)再印版得在臺灣獨家出版、銷
      售、公開。(2)甲方同意乙方將本作品附屬錄音帶之複製得
      在臺灣獨家出版」等語(參原審卷一第83頁),亦即日本
      語研修所將系爭著作所附屬之錄音帶授權被告(即宇田出
      版社)重製,至於重製之載體為何,並未特別約定。而本
      案所涉原審判決附表一編號2-1 、3-1 所示之CD光碟內容
      ,與被告依系爭出版契約一取得授權之錄音帶內容,均屬
      相同之錄音著作,僅係依附之載體不同。再參以科技日新
      月異,一般消費者已不再使用錄音帶,倘墨守系爭出版契
      約一第2 條有關「錄音帶」之用語,反而將無法達到促銷
      系爭著作之經濟目的,故被告為銷售系爭著作,將系爭著
      作所附錄音帶改以光碟方式燒錄,搭配系爭著作銷售,難
      認有何侵害告訴人日本語研修所著作財產權之「故意」。
      至系爭出版契約一第11條固約定:「本作品所含電影、戲
      劇、廣播、錄音、映像、電子出版、數據資料庫等之二次
      使用,不包含在本契約承諾事項當中」等語(參原審卷一
      第85頁),惟此係禁止將系爭著作另以電影、戲劇、廣播
      、錄音、錄影、電子出版、數據資料庫等其他著作型態發
      行。其中關於「錄音」之二次使用,應係指被告不得將系
      爭著作另行錄製錄音著作,而非指本件錄音帶之重製。是
      以,自難僅憑被告將系爭著作所附錄音帶之內容轉錄為光
      碟,即遽認被告有侵害告訴人日本語研修所著作財產權之
      故意。再者,著作權法第37條第1 項雖規定:「著作財產
      權人得授權他人利用著作,其授權利用之地域、時間、內
      容、利用方法或其他事項,依當事人之約定;其約定不明
      之部分,推定為未授權。」然此係在契約約定不明之情況
      下,為解釋契約授權範圍之規定,但契約既約定不明,則
      契約當事人就該條文之解釋即可能有所不同。本案被告就
      系爭出版契約一第2 條約定,認定告訴人日本語研修所係
      將系爭著作所附屬之錄音帶授權被告重製,而不問重製之
      載體為何之情況下,將該錄音帶轉錄為光碟,縱已逾越契
      約解釋後之授權範圍,亦難認被告於重製當時有侵害告訴
      人日本語研修所著作財產權之故意。此外,系爭出版契約
      一第12條係約定:「乙方依本契約,不得將再印版權及錄
      音帶拷貝複製權轉讓第三者,或者以其他出版品來發行」
      等語(見原審卷一第85頁),亦即被告不得將系爭著作之
      再印版權及附屬錄音帶之複製權讓與第三人。本案被告業
      已否認伊有將系爭著作附屬錄音帶之複製權讓與宇田公司
      ,而卷附之標準書號申請單上所填載之申請人固為宇田公
      司,且扣案之CD光碟上亦印有宇田公司(參本院卷第87至
      88、91至93、95頁),然此究非等同被告將錄音帶之複製
      權讓與宇田公司。何況,宇田出版社與宇田公司,其等之
      特取名稱相同,而被告亦陳稱二者係在同址辦公,故是否
      因此而誤將標準書號申請單上申請人記載為宇田公司,且
      於複製之CD光碟上標示宇田公司,確非無疑。至被告之名
      片縱載明伊為宇田公司之社長,且被告曾通知客戶將款項
      匯至宇田公司之帳戶(參本院卷第90頁),然此或能證明
      被告與宇田公司之關係匪淺,但尚難因此而遽認被告確有
      將錄音帶之複製權讓與宇田公司。據此,檢察官認被告業
      已違反著作權法第91條第3 項、第2 項意圖銷售而擅自以
      重製光碟之方法侵害他人之著作財產權,及著作權法第91
      條之1 第3 項、第2 項明知係侵害著作財產權之光碟重製
      物而散佈等罪嫌,即非可採。」
 
「(二)按非對話而為意思表示者,其意思表示,以通知達到相對
      人時,發生效力,民法第95條第1項前段定有明文。又所
      謂達到,係指意思表示達到相對人之支配範圍,置於相對
      人隨時可了解其內容之客觀狀態而言(最高法院54年台上
      字第952號判例參照)。是以,非對話意思表示之發生效
      力,固無須使相對人取得「通知」之占有,亦不問相對人
      之閱讀與否,然必須合法送達,始足當之。查卷附「研究
      社編輯部版權擔當- 鈴木美和」於97年3 月14日出具之書
      面信函,其內容雖謂:「上記二本書的版稅【指原審判決
      附表一編號1 (含1-1CD 光碟)、2 所示之中級學日本語
      系列書籍、編號4 (含4-1 錄音帶)、5 、6 (含6-1 錄
      音帶)所示之上級學日本語系列書籍】,從初版發行以來
      ,再版的通知及版稅支付的記錄都沒有。如已絕版,請在
      一個月內通知尚在販售的庫存。如在收到此信後一個月內
      沒有回覆的話,則本契約終止,臺灣版的各種權利歸研究
      社」等語(參原審卷一第47、48頁),然被告否認有收受
      上開信函,而檢察官就此復未提出被告確已收受上開終止
      契約意思表示之證據,自難認系爭出版契約二業因前揭書
      面信函之寄發而生終止契約之效力。至原審函詢告訴人株
      式會社研究社,其回覆原審之說明書,係提及「回證部分
      ,因時間久遠,目前無法查得」等語(見原審卷一第164
      頁),此僅能說明告訴人株式會社研究社無法查得回證,
      尚難解釋為確有回證之存在,僅因時代久遠而無法查得。
      何況,縱曾有回證之存在,惟該回證之記載是否確能證明
      係由被告收受,並進而證明被告確已收受終止之意思表示
      ,均有不明。是以,系爭出版契約二是否因前揭書面信函
      之寄發而生終止契約之效力,確非無疑。再者,被告固有
      於97年12月4 日收受尚昂公司寄發內容載有請被告停止販
      售中級與上級日本語系列書籍之存證信函(參臺灣士林地
      方法院檢察署101 年度偵字第1748號卷第26至30頁),惟
      尚昂公司究非系爭出版契約二之契約當事人,僅係自告訴
      人株式會社研究社取得上開書籍授權之另一被授權人,其
      所為之前揭通知自難認已生終止契約之效力。準此,檢察
      官既未舉證證明告訴人株式會社研究社所為終止系爭出版
      契約二之意思表示業已合法送達被告,則檢察官依系爭出
      版契約二終止後之法律效果,認被告業已侵害告訴人株式
      會社研究社之著作財產權,亦無可取。」                                  

(著作權) 樂活第五台數位機上盒中,有提供用戶連結至中國大陸「快播網」觀賞影片之功能,並無公開傳輸行為,亦不構成共犯。

智慧財產法院104年度刑智上易字第20號刑事判決(104.8.31)
 
「被告提供數位機上盒予承租客戶,
    使客戶得透過機上盒連結至大陸地區之「快播網」,觀賞該
    網站上由不詳年籍姓名之人所傳送上網之視聽著作,惟被告
    本身並無將視聽著作之內容上傳至網路之行為,因此被告提
    供數位機上盒之行為,並非以公開傳輸之方式利用著作之行
    為。」 

「本案所爭執者,
    係被告出租數位機上盒提供連結至大陸地區「快播網」之功
    能,是否侵害系爭視聽著作公開傳輸權之行為,至於證人張
    ○○向大陸廠商購買之數位機上盒,由大陸廠商將被告優達
    公司所需之功能內建至機上盒內,故電視畫面會顯示「優達
    樂活第五台」及被告公司名稱、播放說明等,與上開爭點並
    無必然關連。參酌現今網際網路上有各式各樣之影音網站可
    供不特定人將視聽影片上傳至網路空間,以提供大眾觀看,
    由於上傳影片之人及上傳之影片內容均不特定,亦無從事先
    管理及審查,故所上傳之影片是否為著作權法保護之標的,
    及有無獲得著作權人之同意或授權,均屬不明,雖然其中不
    乏有未得著作權人授權而非法上傳之影片,惟亦不排除有部
    分影片係由著作權人或經其同意或授權之人合法上傳者,本
    案數位機上盒僅係提供連結至大陸地區「快播網」之功能,
    被告無法控制大陸地區「快播網」提供之影片內容,亦難逐
    一查證是否經合法授權,本院認為尚無從認定被告明知大陸
    地區「快播網」所播放之影片全部均為非法影片,仍提供數
    位機上盒予客戶連結至該網站觀看之事實。又本案數位機上
    盒之電視螢幕所顯示之內容,與一般使用者自行以電腦連結
    網際網路至大陸地區之「土豆網」、「迅雷」、「風行網」
    、「优酷網」等影視播放網站,亦出現電影選單,點選影片
    後會出現簡體字之片名、演員姓名、導演、上映日期、劇情
    介紹等介紹之情形,並無不同,檢察官認為任何人由簡體字
    顯示之劇情說明,一望即知係提供未經授權之盜版影片播放
    云云,未見提出合理說明,尚難採信。」

「  (五)本院依檢察官之聲請,向財團法人中華工商研究院調閱原審
    囑託該機關進行本案數位機上盒之鑑定過程錄影光碟,經本
    院會同兩造當庭勘驗上開錄影光碟,並提示告訴人所提錄影
    光碟譯文,檢察官及被告均無意見(見本院卷第250 頁),
    查鑑定機關進行鑑定時,另案被告張○○及被告曹皓雯均在
    場,並由張○○協助架設機器及設備連線,張○○於點選首
    頁第一個選項「樂活頻道」時,無法進入,張○○表示這應
    該是沒有開,這個要開就是要有繳錢,並稱如果要看的話,
    要請機房將樂活頻道打開,其他多媒體、像生活資訊這些都
    只是一些附加的功能,他原來機器本來就有的附加功能(5
    分07秒至5 分39秒)。嗣張○○點選首頁第四個選項之免費
    服務,進入後可看到由左至右分別為APK 安裝器、Network
    si、Youku 、系統升級、視頻輸出設置、網路影院,再點選
    網路影院,即無法進入,張○○稱,這可能更新過的版本(
    6 分24秒至6 分45秒)。嗣張○○表示其可以把樂活頻道打
    開,並至螢幕前檢查機器,將該機器之序號唸出,由被告曹
    皓雯之助理撥打手機後,被告曹皓雯接過手機並將序號告知
    受話人員後,再重新開機並進入首頁,點選首頁第一個選項
    之樂活頻道,並選取樂活頻道節目選項,即可以播放樂活頻
    道影片(17分08秒至21分20秒)(見本院卷第182-183 頁、
    191-194 頁本院勘驗筆錄及告訴人提出之錄影光碟譯文)。
    上開錄影光碟內容,顯示被告可以機器序號開啟權限後即可
    收看其自製之「樂活頻道」之節目,並無顯示被告曹皓雯或
    張○○具有控制或開啟「免費服務」中「網路影視」之權限
    ,被告曹皓雯亦辯稱,勘驗時我是打電話到優達公司工讀生
    ,把機號告訴工讀生,讓工讀生知道我們哪台機器要開,工
    讀生會再與尼○○公司聯繫,至於尼○○公司的哪一個人將
    機台打開我們並不知道,我們優達公司並無機房,沒有辦法
    開關。我們電視螢幕上有五個圖示,只有第一個圖示樂活頻
    道需要進行開關,另外四個只要網路設定成功,就可以使用
    。線上影院是在首頁第四個,與樂活頻道無關,若用戶沒有
    支付租金的話,則無法觀看樂活頻道,但是其他的四個功能
    還是可以正常使用,我後來才知道線上影院是連接到大陸的
    快播網,所以機上盒只是提供一個連接上網的功能等語(見
    本院卷第184 頁)。上開鑑定過程之錄影光碟,僅能證明被
    告可以以數位機上盒序號打開「樂活頻道」功能,尚無法證
    明被告對其他四個功能(LIVE直播TV、生活資訊、免費服務
    、娛樂多媒體)亦有控制權,檢察官主張由上開錄影光碟可
    證明被告可以開啟或關閉數位機上盒,故對於「網路影視」
    服務具有控制權,並進而主張被告有將系爭視聽著作內容向
    公眾提供之公開傳輸之行為,尚非可採。
  (六)本件檢察官無法證明大陸地區「快播網」播放之影片,均係
    未經授權之視聽著作,及被告明知該網站提供之系爭視聽著
    作均未經授權,仍然提供數位機上盒予承租客戶,使客戶得
    透過數位機上盒連結至「快播網」觀看侵權影片,再者,究
    係何人將系爭視聽著作公開傳輸至大陸地區「快播網」,亦
    屬不明,自無從認定被告曹皓雯與該不詳之人間,有何犯意
    之聯絡及行為分擔,即無成立共同正犯可言,又基於幫助犯
    之從屬性原則,正犯既無由成立,被告亦無成立侵害著作財
    產權之幫助犯之餘地。」

2015年11月21日 星期六

(商標 商標使用 護髮油) 「M Moroccanoil」商標 v. M moroco hairoil:被告逾五年未對原告商標申請評定,不得於民事訴訟中抗辯原告商標無效。

智慧財產法院103年度民商上字第11號民事判決(104.9.17)
 
 
 
「  (一)系爭商標撤銷原因之判斷:
    1.按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者
      ,法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷,不適用民事
      訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗
      法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。智慧財產案件審
      理法第16條第1 項定有明文。民事訴訟當事人就智慧財產
      權之有效性爭點,得於民事訴訟主張或抗辯之事由,應以
      依法律規定,其得循相關法定程序請求救濟者為限,倘依
      法不得於行政爭訟程序中主張之事由,民事法院不得賦予
      當事人在民事訴訟事件中,較行政訴訟就智慧財產之有效
      性更大之抗辯範圍。申言之,同一事實及證據業經行政爭
      訟程序認定商標異議或評定不成立確定,或已逾申請異議
      或評定之法定期限等情形,商標法已規定不得再行申請異
      議或評定者,當事人不得於侵害商標權有關財產權爭議之
      民事訴訟事件,復以該異議或評定事由,爭執商標之有效
      性。
    2.再按商標僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料
      、產地或相關特性之說明所構成者,不得註冊,商標法第
      29條第1 項第1 款定有明文。又按商標之註冊違反第29條
      第1 項規定之情形者,利害關係人或審查人員得申請或提
      請商標專責機關評定其註冊。商標之註冊違反第29條第1
      項第1 款規定之情形者,自註冊公告日後滿五年者,不得
      申請或提請評定。商標法第57條第1 項、第58條第1 項定
      有明文。查本件上訴人屈臣氏公司、柏善勤雖於103 年2
      月17 日 原審審理中,上訴人瑞鈦公司、汰芮公司、陳耀
      盛於10 3年9 月15日本院審理中,抗辯系爭商標有商標法
      第29條第1 項第1 款不得註冊事由(見原審卷二第30頁、
      本院卷一第68頁背面),然系爭商標係於97年11月16日註
      冊公告,有智慧局商標資料檢索結果在卷為憑(見原審卷
      一第18至19頁),無論係距本件言詞辯論終結日時(103
      年8 月20日),或距上訴人於原審或本院提出上開抗辯事
      由時,顯均已逾系爭商標註冊公告之日起5 年之法定除斥
      期間,上訴人復未證明其於該5 年除斥期間內已向智慧局
      提出評定,揆諸前揭說明,上訴人已無法據此事由申請或
      提起評定,則上訴人在本件民事訴訟事件自不得再以該評
      定事由,爭執系爭商標權之有效性,是上訴人辯稱系爭商
      標有商標法第29條第1 項第1 款之撤銷原因、被上訴人於
      本件民事訴訟中不得對上訴人主張系爭商標權云云,並不
      足採。」 

(二)系爭產品上藍綠底色搭配橘色大型字體「M 」及白色較小字
    體「morocco hairoil 」係作為商標使用:
    1.按為行銷之目的,將商標用於商品或其包裝容器,或持有
      、陳列、販賣、輸出或輸入該等商品,並足以使相關消費
      者認識其為商標,即為商標之使用,此觀商標法第5 條第
      1 項自明。而判斷是否作為商標使用,應綜合審酌其平面
      圖像、數位影音或電子媒體等版(畫)面之前後配置、字
      體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性,並考量
      其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務
      來源,暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客
      觀證據綜合判斷。
    2.查系爭產品包裝係使用藍綠底色搭配橘色大型字體「M 」
      及白色較小字體「morocco hairoil 」,此為上訴人所不
      爭執,上訴人雖辯稱:「M 」字代表產品名稱「Magic 」
      之字首,而「morocco hairoil 」僅係商品品質、用途、
      原料、產地及相關特性之說明,並非作為商標使用云云,
      惟觀之系爭產品之外包裝標示方式,其以斗大之橘色「M
      」字置於外包裝正中央上方,較小之白色「morocco
      hairoil 」二字則分上下兩排置於「M 」字下方,再以藍
      綠色作為整個包裝之底色,以使斗大之橘色「M 」字及較
      小之白色「morocco hairoil 」字體得以跳脫其色彩,以
      吸引消費者注意,是由「M 」字及「morocco hairoil 」
      於系爭產品外包裝所呈現之字體大小、排列方式、顏色設
      計等觀之,其已非單純的商品說明,使用者主觀上不僅有
      以之為行銷之目的,客觀上亦發揮區辨商品來源之功能,
      應認其為商標之使用無誤,上訴人上開置辯,要無足採。」

(商標) 追加公司實際負責人為被告,逾時遭到駁回。

智慧財產法院103年度民商訴字第53號民事裁定(104.9.15) 
 
「二、本件原告原係聲明求為「1.被告等二人應連帶給付原告新臺
    幣(下同)180 萬元及自書狀繕本送達之翌日起至清償日止
    按年息百分之五計算之利息之判決;2.禁止被告自然規律生
    物科技有限公司使用如起訴狀附表所示之條碼為產品條碼」
    ,嗣於第1 次至第4 次言詞辯論期日,均係就此項聲明為辯
    論。至第4 次言詞辯論期日終竣後,原告未得被告同意,將
    原訴追加被告李○成,聲明求為判決「1.被告等三人應連帶
    給付原告180 萬元及自書狀繕本送達之翌日起至清償日止按
    年息百分之五計算之利息之判決;2.禁止被告自然規律生物
    科技有限公司使用如起訴狀附表所示之條碼為產品條碼」。
三、查本件原訴之辯論,已去成熟不遠,而且兩造同意主張之爭
    點係「原告是否得請求被告依民法第19條、184 條第1 項後
    段、195 條、公司法第23條第2 項之規定,請求被告(即自
    然規律生物科技有限公司及黃貴蓮連帶賠償180 萬元」(本
    院卷第132 頁),原告將原訴追加被告李○成,顯然非兩造
    協議爭點之範圍。再依民事訴訟法第270 條之1 第3 項規定
    ,原告應受兩造協議爭點之拘束,若准許原告追加,徒使訴
    訟之終結延滯。此外,原告固然主張稱「於民國104 年8 月
    17日言詞辯論庭中,李○成以證人身分出庭時,自稱其為自
    然規律公司之實際負責人,自然規律公司之業務執行、大小
    事宜皆由其為之,是除自然規律公司之法定負責人黃○蓮外
    ,自然規律公司所為行為導致侵害原告之權利,自係導因於
    實際執行業務之李○成所為,是李○成實同為侵權行為人無
    疑,自有追加其為被告之必要」云云,惟查,於104 年8 月
    17日之言詞辯論程序,到庭作證之另位證人童○燦亦明確證
    述原告與被告公司合作期間被告公司事務是由李○成負責、
    不是黃○蓮處理等語(本院卷第150-151 頁),且證人童○
    燦係為原告公司負責研發之員工,在本件訴訟起訴之時,對
    於被告公司實際業務負責人為李○成,原告方面自可由其員
    工童○燦得知詳情,尚難諉為不知,亦可認未盡查證之責,
    即原告未將李○成列為被告及作為請求損害賠償對象爭點之
    一部,顯非因不可歸責於原告之事由。是以原告為本件訴之
    追加,未經被告同意,並有礙訴訟之終結,自不應准許。」 

(法務部) 中國大陸公司未經認許,不得在臺灣提起刑事告訴、自訴

法檢字第 10404500950 號
民國 104 年 01 月 19 日
臺灣高等法院高雄分院檢察署


案    由:甲、乙二台商赴大陸經商,各依大陸公司法成立 A、 B  公司,互有交易
          往來(訂出貨地點均在福建地區),且該二公司設廠營業均在大陸福建省
          ,未在台灣地區成立分公司。嗣甲明知 A  公司經營不善虧損,竟於公司
          歇業前向 B  公司大量訂購原料變現,旋即無預警歇業返台謀生,積欠 B
          公司之貨款人民幣 300  萬元迄未清償。乙台商查知甲在台住所後,以 B
          公司、代表人乙之名義,具狀向其住所地檢察署告訴甲涉嫌詐欺罪,其告
          訴是否合法?嗣檢察官查認甲罪嫌不足而予不起訴處分,乙復以上開方式
          聲請再議,二審檢察官應如何處理?
說    明:(一)甲說:告訴合法,聲請再議案應實體審查決定處分駁回或撤銷發回
                      。
                       1、按「犯罪之被害人,得為告訴」,刑事訴訟法第 232
                          條定有明文。而刑事訴訟法稱犯罪被害人,係指自然人
                          及法人,亦即民法上有權利能力者(最高法院 86 年台
                          上字第 4411 號判決參照)。台灣地區與大陸地區人民
                          關係條例(下稱兩岸人民關係條例)第 46 條第 2  項
                          規定「大陸地區之法人、團體或其他機構,其權利能力
                          及行為能力,依該地區之規定。而大陸公司法第 3  條
                          之規定,有限責任公司、股份有限公司是企業法人,中
                          華人民共和國民法通則第 36 條規定,法人具權利能力
                          及行為能力。因此依上開準據法,B 公司應具有權利能
                          力。
                       2、兩岸人民關係條例第 78 條規定「大陸地區人民之著作
                          權或其他權利在台灣地區受侵害者,其告訴或自訴之權
                          利,以台灣地區人民得在大陸地區享有同等訴訟權利者
                          為限」。上開規定雖未明示大陸地區法人可否告訴或自
                          訴,惟依台灣高等法院暨所屬法院 89 年 11 月法律座
                          談會審查意見(參附件),認大陸地區之法人雖未在我
                          國設立登記,惟其能否在我國對台灣某公司提起自訴,
                          應視「我國人民在大陸是否亦享有同等訴訟權利為準」
                          ,亦肯認大陸地區法人仍得依該條例第 78 條決定有無
                          告訴或自訴權。
                       3、依香港澳門關係條例第 46 條第 2、3 項規定,未經許
                          可或認許之香港或澳門法人,其權利在臺灣地區受侵害
                          者,以臺灣地區法人在香港或澳門享有同等權利者為限
                          ,得提出告訴或自訴。是大陸地區法人,亦應基於相同
                          之法理,認兩岸人民關係條例第 78 條之大陸地區人民
                          應包括大陸地區法人,而以有無對等互惠之狀況,視為
                          得否提出告訴或自訴之依據。依中國大陸目前刑事訴訟
                          法,並無明文限制台灣地區人民或法人不得在大陸提出
                          告訴。
                       4、綜上,應認乙台商以上開方式對甲提出詐欺告訴,應屬
                          適法,二審檢察官對於一審檢察官不起訴處分之聲請再
                          議案,應進行實體審查決定處分駁回或撤銷發回。
          (二)乙說:告訴不合法,聲請再議案應予簽結。。
                       1、B 公司非依我國公司法成立,非屬台灣地區法人,亦非
                          經認許之外國法人,僅係非法人團體性質,不具法人資
                          格,無從以被害「人」之資格提出告訴。(參附件之乙
                          說)。
                       2、兩岸人民關係條例第 46 條第 2  項「大陸地區之法人
                          、團體或其他機構,其權利能力及行為能力,依該地區
                          之規定」,係規定在該條例第三章民事部分,考其立法
                          理由為「大陸地區法人、團體或其他機構權利能力及行
                          為能力之有無及限制,與臺灣地區所規定者未盡相同,
                          為兼顧實情及交易安全,爰於第 2  項規定,仍適用大
                          陸地區之規定」,實係針對兩岸事實上存在之特殊現況
                          ,為規範民事法律行為而制定之準據法,應非刑事訴訟
                          程序認定得否告訴、自訴之依據,否則同條例第 78 條
                          實無須再以互惠原則,限制大陸地區人民之告訴、自訴
                          權。
                       3、兩岸人民關係條例第 78 條關於刑事告訴權互惠之規定
                          ,係針對「大陸地區人民」而言,依同條例第 2  條第
                          4 款之立法解釋,及同條例施行細則第 2  條「本條例
                          第 1  條、第 4  條、第 6  條、第 41 條、第 62 條
                          及第 63 條所稱人民,指自然人、法人、團體及其他機
                          構。」亦未將第 78 條規範在內,足見第 78 條規定之
                          「大陸地區人民」係指在大陸地區設有戶籍之自然人,
                          不包括大陸地區法人在內,故大陸地區法人因犯罪被害
                          時,不能引用兩岸條例第 78 條之規定,作得為提出告
                          訴之依據。香港澳門關係條例第 46 條第 1、2 項之互
                          惠規定,係針對經認許、未經認許之香港或澳門法人,
                          其權利在「臺灣地區受侵害者」,得為告訴、自訴之規
                          定。此與本件犯罪地均在大陸地區、B 公司權利是在大
                          陸地區受侵害之情形有別,自不得比附援引上開互惠規
                          定作為認定大陸地區法人有無告訴權之依據。
                       4、從上開二條例均以互惠規定,限制大陸地區人民、港澳
                          地區法人在台灣地區之告訴、自訴權,法理上即有限制
                          大陸地區人民或法人告訴、自訴權之旨,因此,兩岸人
                          民關係條例既未明定未經我國依法認許之大陸地區法人
                          ,就發生在「大陸地區」之犯罪行為,得在台灣地區提
                          出告訴、自訴,自不得逕認其就此類犯罪行為具有告訴
                          權,否則不啻造成大陸地區法人得自行選擇興訟地點,
                          甚或可能就同一案件併存取得台灣、大陸地區之司法書
                          類,日後能否執行、如何執行,均有爭議,凡此,事實
                          上均非我國偵審、執行資源所能負荷處理。
                       5、依法務部審定之第二審檢察官辦案手冊(中)第 5  頁
                          之(二十)香港澳門地區之公司在臺灣地區提出告訴之
                          刑事案件,若該公司未經我國政府之許可或認許,不得
                          告訴及聲請再議。(廿一)依兩岸人民關係條例第 40
                          條之 1  第 1  項及第 40 條之 2  第 1  項規定,大
                          陸地區之營利事業,經我國主管機關許可,並在臺灣地
                          區設立分公司者,得在臺灣從事業務活動,自得告訴及
                          聲請再議。本件 B  公司未經我國政府認許,亦未在臺
                          灣地區設立分公司,應不具法人資格,而不得認係犯罪
                          之被害人。
                       6、綜上,應認台商乙以上開方式對甲提出詐欺告訴,告訴
                          不合法,二審檢察官對於一審檢察官不起訴處分之聲請
                          再議案,應予簽結。(附件:台灣高等法院暨所屬法院
                          89  年 11 月法律座談會 1  份。)
討論意見:多數決採乙說。
審查意見:
決    議:多數決採乙說。
臺灣高等法院檢察署研究意見:
          採乙說。
法務部研究意見:
          B 公司未依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第 40 條之 1  及大陸地區
          之營利事業在臺設立分公司或辦事處許可管理辦法第 7  條、第 9  條等
          規定,經主管機關許可於臺灣地區設立分公司或辦事處;且非自然人,不
          適用臺灣地區與大陸地區人民關係條例第 78 條規定,B 公司在臺灣地區
          無告訴權。

(臺灣高等法院高雄分院檢察署 101  年 4  月檢察官會議法律問題提案(二))
資料來源:
法務部
相關法條:
  • 刑事訴訟法 第 232 條(99.06.23版)
  • 臺灣地區與大陸地區人民關係條例 第 40-1、40-2、46、78 條(100.12.21版)
  • 臺灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則 第 2 條(92.12.29版)
  • 香港澳門關係條例 第 46 條(95.05.30版)
司法判解:
  • 最高法院 86年台上字第 4411 號 刑事判決
  • 臺灣高等法院暨所屬法院 89 年法律座談會刑事類提案 第 42 號

(最高法院) 未經認許之外國法人,不得提起刑事自訴,亦無法補正。

最高法院97年度台上字第2774號刑事判決

「本件原審經審理結果,以犯罪之被害人得提起自訴;又
不得提起自訴而提起者,應諭知不受理之判決,刑事訴訟法第三
百十九條第一項前段、第三百三十四條定有明文。次按刑事訴訟
法第三百十九條所稱得提起自訴之被害人,以具有法律上人格之
自然人或法人為限。未經認許其成立之外國法人,僅能認係非法
人之團體,不能認其為法人,是未經我國政府認許之外國公司,
除法律有特別規定外(例如:著作權法第一百零二條、商標法第
七十條等),不得提起自訴。是以未經認許之外國公司,就本件
違反公司法等罪,不得提起自訴。本件提起自訴者係上訴人即自
訴人萬里行有限公司(後經認許為新加坡商康劑行有限公司),
起訴之時其雖以新加坡商康劑行有限公司名義向經濟部申請認許
,然經第一審向經濟部函調,據復並無其公司登記、認許等相關
資料等情,有經濟部民國九十三年十二月三日經商字第0九三0
二二0六六六0號函附卷可稽(見第一審卷第一0二頁)。是上
訴人於起訴時,在我國並無法人人格,僅屬非法人之團體,無自
訴當事人能力,因欠缺形式訴訟條件不得提起自訴,且當事人能
力為形式訴訟條件,於起訴當時即應具備,不因上訴人事後補正
而治癒其瑕疵,是第一審判決以上訴人提起本件自訴時無當事人
能力,認起訴之程序違背規定,就其自訴被告甲○○、乙○○、
丙○○、丁○○及戊○○涉犯違反公司法第九條第一項等部分為
自訴不受理之諭知,經核並無不合,予以維持,駁回上訴人此部
分在第二審之上訴,已依據卷內資料詳予說明。從形式上觀察,
原判決關於得上訴第三審部分並無足以影響判決結果之違法情形
存在。上訴意旨略稱:原判決有違反刑事訴訟法第三百七十九條
第四、五、十、十二、十四款及第三百七十八條規定,又原判決
引用最高法院二十七年上字第一一九一號判例係違憲;上訴人既
經認許為新加坡商康劑行有限公司,自訴即屬合法等語。惟查:
本院二十七年上字第一一九一號判例揭示:「……自訴須犯罪之
被害人而有行為能力者,始得提起。非法人之團體無所謂行為能
力,則該團體縱設有董事等代表或管理之人,亦不得由其提起自
訴。」等旨,認非法人之團體不得提起自訴,並無違憲之可言。
又新加坡商康劑行有限公司雖於第一審判決(九十三年十二月十
日)後之九十四年二月五日獲經濟部認許,投資設立台灣分公司
,有上訴人在原審提出之經濟部函影本可稽(見原審卷第二0、
二一頁)。但欠缺當事人能力並非得補正事項,上訴意旨以其事
後業經認許取得法人之人格,而指摘原判決不當,尚非可取。」      

2015年11月20日 星期五

(商標 著作 設計契約 ) 「十將燒肉町JUSOSU燒 鳥.鍋物」商標:委託他人設計商標,未買斷權利卻將設計圖申請註冊為商標,違反設計契約,並構成著作權侵害。

智慧財產法院103年度民商上易字第5號民事判決(104.9.17)
 
「(一)上訴人將系爭著作持向智慧局申請註冊商標,有無違反兩
      造間之系爭設計契約?有無侵害被上訴人所有系爭著作之
      重製權?
 1、經查,上訴人委請被上訴人設計燒烤餐廳之商標圖樣及形
      象識別標誌,被上訴人先後以三張報價單向上訴人報價,
      並將相關契約條件載明於報價單,經上訴人同意後簽署,
      是兩造間之意思表示已經合致,相關權利義務自應依報價
      單之約定。又第一份報價單第10條約定:「本次報價為優
      惠買方僅購買標的物使用權,設計品完成後將提供JPG 或
      PDF 檔……」;第11條約定:「買方付清總貨款後得享有
      標的物之單店使用權,如需延伸至其他店使用,則需付使
      用權利金,此權利金為原始報價的1.5 倍」;第12條約定
      :「買方仍可於本次定金交付後一年內以原始報價的兩倍
      價格買斷原檔,但需一次購買此商標下所有委託設計品項
      ,超過一年後另行報價」;第20條約定:「買方尾款付清
      前產權仍屬賣方所有」。而上開相同約定亦可見於第二份
      報價單之第8 至10條及第19條,及第三份報價單之第8 至
      10條及第17條【參臺灣彰化地方法院103 年度智字第2 號
      卷(下稱彰化地院卷)第4 頁背面至第5 頁】。依上開約
      定,被上訴人為上訴人設計之商標圖樣,僅限於單店使用
      ,若須延伸至其他店使用,須另付該報價單所載價格之1.
      5 倍權利金,上訴人如欲買斷系爭著作之所有權利,亦須
      另行支付買斷價金(一年內以原始報價的兩倍價格買斷原
      檔,超過一年後另行報價),始得取得完整之權利。準此
      ,本件上訴人既未支付系爭著作之買斷價金,則上訴人之
      使用範圍應僅限於報價單上所載地址即彰化縣彰化市○○
      路○○○ 號之店面。惟上訴人竟未得被上訴人之同意,將系
      爭著作圖樣交予郭○○持向智慧局申請商標註冊,由上訴
      人取得商標權,得在中華民國領域內,排除他人且包含被
      上訴人本人之使用,顯已逾越契約之目的及被上訴人授權
      之範圍,而違反兩造間系爭設計契約甚明。...」 

  3、上訴人固又稱:系爭設計契約既約定上訴人得享有系爭著
    作之使用權,則不論依著作權法規定或就契約內容整體以
     觀,上訴人所為商標註冊行為,應係符合使用之規範,並
      核屬合理使用之情形,且此方符合上訴人出資委請被上訴
      人設計之原意。何況,被上訴人應早有預見於交付「JPG
      或PDF檔」後,上訴人可自行為任何廣告、銷售或經營所
      必須之各項註冊或公告行為,是上訴人自無違反契約及債
      務不履行之情事可言等語。惟查,上訴人自承伊僅有在一
      家店使用,當時是希望若能做得順利,就跟被上訴人買斷
      ,但目前並無展店的想法等語(參本院卷第77頁),可知
      上訴人委請被上訴人設計系爭著作後,基於其他因素之考
      量,方與被上訴人約定系爭著作被授權之範圍限於位於彰
      化縣彰化市○○路○○○號店面之使用權,而所謂單店使用
      權,既與註冊之商標專用權賦予權利人專有使用商標於註
      冊商品或服務以及排除他人侵害之權利不同,則兩造就系
      爭著作之使用權利自不包括商標註冊之申請,方符兩造之
      真意。被上訴人固曾交付上訴人交付系爭著作之JPG或
      PDF檔,惟此並不代表被上訴人業已同意上訴人將系爭著
      作申請註冊商標。且參酌被上訴人陳稱:「原證12是我交
      給被告(即上訴人)的設計圖JPG 電子檔,但因為被告沒
      有買斷,所以我們沒有給被告原檔。原檔內有前述設計範
      圍的原始檔案,我的軟體是用ADOBE ILLUSTRATOR 才能打
      開檔案,這是專業人員使用的軟體,如果要就圖案修改,
      就必須要有原檔,且原檔內就圖樣的顏色有詳細的數字標
      註,原檔的修改是利用向量的方式去修改,並非使用一般
      軟體複製或刪除的方式修改。沒有原檔後續要製作招牌或
      印刷,會非常麻煩,被告委託他人製作招牌之廠商,也曾
      向我要原檔,但是依照契約,被告沒有付清買斷金,所以
      我不能交付原檔」等語(見原審卷第135 至136 頁),益
      徵被上訴人未交付系爭著作原始設計圖檔,僅交付JPG 或
      PDF 檔予上訴人,乃無移轉系爭著作所有權利予上訴人之
      意思。是以,上訴人就此部分所為之抗辯,不足採信。
  4、至上訴人雖另提出彰化地檢署檢察官不起訴處分書及高檢
      署智慧財產分署再議駁回處分書為據,主張其將系爭著作
      申請商標註冊,為符合營業行銷目的之行為,並無侵害重
      製權之犯罪故意等語,然細譯高檢署智慧財產分署再議駁
      回處分書,可知其就彰化地檢署檢察官不起訴處分書所為
      契約真意之解釋乃認「尚須再予斟酌,惟最後結論認本件
      應依民事途徑解決,被告(即上訴人及郭○○)尚乏刑事
      之犯意,並無不當」等情(參原審卷第21頁背面),故將
      再議予以駁回。由此可見,高檢署智慧財產分署再議駁回
      處分書亦非肯認彰化地檢署檢察官不起訴處分書關於系爭
      設計契約真意解釋之認定。何況,檢察官所為之不起訴處
      分書與本院所為之民事判決係各自依其證據、當事人舉證
      程度不同,而各自認定事實,彼此不受拘束。是以,上訴
      人自難以上開不起訴處分書及再議駁回處分書執為有利之
      論據。
 5、按著作人除本法另有規定外,專有重製其著作之權利,著
    作權法第22條第1 項定有明文。本件上訴人未得被上訴人
     同意將系爭著作交予郭○○於101 年6 月28日向智慧局申
      請註冊系爭商標,並將系爭著作重製於申請文件,自屬侵
      害被上訴人之重製權無訛。

(商標) 「引藻」商標v.三利養殖「黃金引藻魚」:引藻非「著名商標」,被告無「商標使用」行為。

智慧財產法院103年度民商上字第16號民事判決(104.9.24)
 
「      次按「商標者,乃用以表彰商業主體商品或服務之標識,
      受保護之商標須具有顯著性,亦即應足以使商品或服務之
      相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識,並得藉以與
   他人之商品或服務區別。基於表彰商品或服務之目的將商
   標使用於商品或服務,始為商標法上所謂之商標使用;若
    非因表彰商品或服務之目的,形式上縱有商標用於商品或
   服務之事實,審酌其目的與方法,僅係用以表示商品或服
   務之相關說明者,而不具有商標使用之意圖者( intent
    to use),乃屬通常之使用,非商標法所稱之商標使用。
      」(最高行政法院98年度判字第1487號判決參照),依此
      ,他人侵害商標權之行為,應就交易過程中對於使用商標
      之實質內涵,判斷該使用是否足以使消費者認識該商標。
  3.上訴人對被上訴人使用「黃金引藻魚」字樣認侵害其商標
    權之證據分別於原審提出原證1 之「黃金引藻魚」銷售包
     裝照片(見原審卷一第18頁)、原證26至原證30即富統食
      品等海鮮產銷店在其等網站推銷魚類產品中有記載「黃金
      引藻魚」字樣(見原審卷二第9 至16頁)及上證15被上訴
      人在臉書上開設之「三利養殖場」有使用該字樣等(見本
      院卷第211 至212 頁)。經查:
      (1)原證1 之外包裝內容係在中間以行書印製之「黃金引藻
        魚」字樣,其中「黃金」二字是以較小不同淺顏色字體
        ,而「引藻魚」三字則以大號黑色字體,其旁另外載有
        「新鮮」「安全」「健康」之印刷字體,而其右下方則
        有「三利養殖及圖」之標示。
      (2)原證26至30內容係各海鮮經銷網站就其銷售關於與黃金
        引藻魚有關之產品,其中富統食品網站以「黃金引藻魚
        」「黃金引藻魚【鱸魚】」「黃金引藻魚【全魚】」、
        海鮮帝國網站載「黃金引藻魚片」、西普客網站記載「
        西普客有機硒生機引藻魚【生魚片】、億興冷凍網站記
        載「新鮮鱸魚、黃金引藻魚各式水產」、愛上新鮮網站
        記載「媽媽您辛苦了..」「純黃金引藻魚鬆、黃金引藻
        魚清肉」等產品名字,上述「黃金引藻魚」字樣均在其
        旁配合產品照片。
   (3)上證15內容係「三利養殖場」臉書於104 年2 月15日載
     「近期黃金引藻魚的知名度有一點打響了..但市面上有
      許多賣金目鱸魚的也打著我們黃金引藻魚的名號招搖撞
       騙..」、104 年2 月9 日有「松鼠引藻魚」、「三杯引
        藻魚」、「麻油引藻魚」等字樣照片。
    4.依上開證據,原證1 顯示被上訴人使用之黃金引藻魚字樣
      ,其右下方之三利養殖場及圖之標示,而同包裝中尚有其
      他文字記載如營養標示、處理方式、保存方式、解凍方式
      、保存期限、有效日期、重量、原產地等,自該字樣在外
      包裝顯示功能而觀,應係指產品之名稱;而原證26至30亦
      係各海鮮經銷商將「黃金引藻魚」當作銷售產品之一,尚
      有許多產品,須瀏覽人逐項點閱;而上證15係被上訴人經
      營三利養殖臉書文章中對消費者之呼籲,係文字敘述引用
      到「黃金引藻魚」,相關消費者見到原證1 、25至30及上
      證15之外包裝及網頁,會認知該「黃金引藻魚」係指銷售
      之產品名稱,不會認為該「黃金引藻魚」字樣屬於與他人
      商品或服務相區別之表徵,故自上開證據顯示「黃金引藻
      魚」字樣之實質內涵而觀,其目的與方法係用以表示商品
      之相關商標,尚難認具有商標使用之意圖,為通常之使用
      ,而非商標法所稱之商標使用,是不致使消費者混淆誤認
      ,自不構成商標法第68條第1 項第2 款、第3 款侵害商標
      權規定。」 
 

2015年11月12日 星期四

(營業秘密) 意圖在外國使用而有侵害營業秘密行為,處一年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百萬元 以上五千萬元以下之罰金。

臺灣士林地方法院103年度智訴字第4號刑事判決(104.3.23)
 
「被告犯營業秘密法第十三條之二意圖在外國使用
而未經授權重製營業秘密罪,處有期徒刑壹年壹月。緩刑貳年。」 
 
「被告為印尼籍人士,
    其自民國101 年7 月21日起至102 年12月31日止,受僱於台
    耘工業股份有限公司(址設臺北市○○區○○路0 段000 號
    10樓,以下稱台耘公司)擔任業務專員,負責印尼地區靜電
    集塵器設備產品之銷售與開發工作。JENNI TJANDRADJAJA明
    知於任職台耘公司期間,其在職務上持有如附表所示台耘公
    司之業務圖檔、說明書、作業流程、報價單、客戶訂單、客
    戶詢問事項、業務報告等營業秘密資料,依台耘公司規定,
    未經台耘公司之同意或授權,不得擅自重製。詎JENNI TJAN
    DRADJAJA因欲自台耘公司離職,竟意圖在印尼、泰國等外國
    地區使用,基於為自己不法之利益,接續於102 年12年27日
    、同年12月30日(起訴書誤載為102 年6 月15日、同年11月
    15日、同年12月25日,應予更正),在台耘公司內,利用台
    耘公司配置予其使用之電子郵件信箱(帳號:jenni.tjandr
    a@taichyun.com.tw ),將載有如附表所示營業秘密檔案之
    電子郵件,轉寄至其私人使用之帳號jenni.tjandra@gmail.
    com 電子郵件信箱中,而未經授權重製如附表所示營業秘密
    ,損害台耘公司之利益。」   
 
營業秘密法第13-1條
意圖為自己或第三人不法之利益,或損害營業秘密所有人之利益
,而有下列情形之一,處五年以下有期徒刑或拘役,得併科新臺
幣一百萬元以上一千萬元以下罰金:
一、以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取
    得營業秘密,或取得後進而使用、洩漏者。
二、知悉或持有營業秘密,未經授權或逾越授權範圍而重製、使
    用或洩漏該營業秘密者。
三、持有營業秘密,經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後,不
    為刪除、銷毀或隱匿該營業秘密者。
四、明知他人知悉或持有之營業秘密有前三款所定情形,而取得
    、使用或洩漏者。
前項之未遂犯罰之。
科罰金時,如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額,得於所得
利益之三倍範圍內酌量加重。 
 
營業秘密法第13-2條
意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用,而犯前條第一項各款
之罪者,處一年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百萬元
以上五千萬元以下之罰金。
前項之未遂犯罰之。
科罰金時,如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額,得於所得
利益之二倍至十倍範圍內酌量加重。  

2015年11月10日 星期二

(著作權) 不得撤銷自認、不得逾時提出攻擊防禦方法

這個案例告訴我們,
訴訟策略應儘早擬定。
不爭執哪些事項,應謹慎提出,
應爭執哪些事項,應儘快提出。 
 
智慧財產法院 104年度民著上字第2號民事判決(104.9.3)
 
「(一)上訴人不得撤銷自認:
  1.撤銷自認之要件:
   按當事人主張之事實,經他造於準備書狀內或言詞辯論時或
  在受命法官、受託法官前自認者,無庸舉證。自認之撤銷,
   除別有規定外,以自認人能證明與事實不符或經他造同意者
  ,始得為之。當事人對於他造主張之事實,而於言詞辯論時
    不爭執者,視同自認。民事訴訟法第279 條第1 項、第3 項
    及第280 條第1 項前段分別定有明文。職是,當事人於訴訟
    上所為之自認,其於辯論主義所行之範圍,有拘束當事人及
    法院之效力,法院應認其自認之事實為真,以之為裁判之基
    礎,在未經自認人合法撤銷其自認前,法院不得為與自認之
    事實相反之認定。而自認之撤銷,自認人除應向法院為撤銷
    其自認之表示外,尚須舉證證明其自認與事實不符,或經他
    造同意者,始得為之(參照最高法院93年度台上字第2341號
    民事判決)。
  2.上訴人自認侵害被上訴人所有系爭韌體著作財產權:
  (1)被上訴人於101 年8 月16日起訴,上訴人於102 年1 月8 日
    自承對於侵害被上訴人著作財產權事實並不爭執,僅爭執損
    害賠償金額之計算(見原審卷一第100 頁),原審即依兩造
    已限縮之爭點進行調查,並據此核發秘密保持命令。足認被
    上訴人主張上訴人侵害系爭韌體著作財產權之事實,業經上
    訴人自認在案,即發生推定之效果,被上訴人即無庸舉證證
    明上訴人侵害系爭韌體著作財產權之事實。倘上訴人欲撤銷
    該自認,則舉證責任轉換至上訴人,其應證明自認與事實不
    符,始得撤銷所為自認。
  (2)上訴人除就被上訴人改作他人著作所衍生之系爭韌體,是否
    未取得原著作權人同意而不得享有著作財產權,未舉證以實
    其說外,亦未就系爭韌體是否侷限於硬體規格,其所為機械
    性之對應必然結果,不具備創作性之要件,舉證證明之。參
    諸上訴人於原審與本案相關新北地院102 年度智訴字第14號
    (見本院卷一第275 頁背面、第276 頁背面、第278 頁背面
    、第295 頁背面),均自認與未爭執被上訴人享有系爭韌體
    之著作權。再者,新北地院102 年度智訴字第14號與本院10
    3 年度刑智上訴字第51號刑事判決,均認定上訴人粘○源意
    圖銷售而擅自以重製之方法侵害系爭韌體之著作財產權;上
    訴人公司、易廣公司法人之代表人粘○源,因執行業務,犯
    意圖銷售而擅自以重製之方法侵害系爭韌體之著作財產權在
    案(見原審卷三第77之3 至77之10頁;本院卷二第89至100
    頁)。職是,上訴人未能積極證明其自認與事實不符,被上
    訴人亦不同意其撤銷自認,上訴人不得再對該自認事實,有
    所爭執。
(二)上訴人逾時提出新攻擊防禦方法:
  1.攻擊或防禦方法之提出時期:
    按攻擊或防禦方法,除別有規定外,應依訴訟進行之程度,
    於言詞辯論終結前適當時期提出之。當事人意圖延滯訴訟,
    或因重大過失,逾時始行提出攻擊或防禦方法,有礙訴訟之
    終結者,法院得駁回之。當事人雖不得提出新攻擊或防禦方
    法。然第二審有下列情形之一者,不在此限:(1)因第一審法
    院違背法令致未能提出者。(2)事實發生於第一審法院言詞辯
    論終結後者。(3)對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補
    充者。(4)事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權
    調查證據者。(5)其他非可歸責於當事人之事由,致未能於第
    一審提出者。(6)倘不許其提出顯失公平者。民事訴訟法第19
    6 條第1 項、第2 項前段及第447 條第1 項分別定有明文。
    職是,審判所追求者,為公平正義之實現,倘依個案具體情
    事,不准許當事人提出新攻擊或防禦方法,顯失公平者,應
    例外准許當事人提出之,以兼顧訴訟當事人之權益,並維持
    實質之公平。是當事人逾時提出之新攻擊防禦方法,是否可
    發生不得提出之失權效果,仍應由法院依具體個案情形妥適
    裁量之(參照最高法院102 年度台上字第1245號民事判決)
    。
  2.上訴人不得提出新攻擊防禦方法:
  (1)上訴人於原審就侵害被上訴人系爭韌體著作財產權之事實並
    不爭執,僅爭執損害賠償金額,上訴人於原審103 年9 月30
    日言詞辯論終結期日與本院審理期間提出系爭韌體不受著作
    權法保護之防禦方法,核屬新攻擊或防禦方法,並與上訴人
    自認之事實有違。再者,觀諸上訴人所據以主張被上訴人所
    有系爭韌體為衍生著作之證據,為Howard、Marco 前於美國
    訴訟之聲明書與作證紀錄,其日期分別為2010年11月29日、
    同年12月8 日(見原審卷三第301 至307 頁)。足認上訴人
    於美國訴訟早已知悉該等證據,渠等於本件訴訟長達逾2 年
    期間之訴訟程序中均得提出,並無難以提出之情形,且上訴
    人無法證明自認與事實有違。揆諸前揭說明,上訴人不得提
    出上開之新攻擊防禦方法。
  (2)上訴人原審訴訟代理人陳稱:本件有關系爭韌體
    之著作權是否受有侵害,經當事人討論與指示後,其始於法
    院口頭及書狀陳述,事前有經當事人指示,當事人事後亦未
    不同意等語(見原審卷三第282 頁)。足見上訴人於原審訴
    訟程序進行,對於侵害被上訴人系爭韌體事實,並未爭執之
    ,嗣於103 年9 月30日始提出新攻擊防禦方法,顯因重大過
    失逾時提出防禦方法,且其抗辯有礙訴訟之終結。職是,益
    徵上訴人逾時提出新攻擊防禦方法。

(加盟契約 經銷契約 管轄合意條款) 加盟契約的合意管轄條款因顯失公平而遭到法院認定為無效。

智慧財產法院104年度民著抗字第4號民事裁定(104.9.15)
 
「一、排除合意管轄之例外規定:
    按民事訴訟,由被告住所地之法院管轄。當事人得以合意定
    第一審管轄法院,倘(1)當事人之一造為法人或商人,(2)依其預定
    用於同類契約之條款而成立,(3)依其情形顯失公平者,他造於
    為本案之言詞辯論前,得聲請移送於其管轄法院。民事訴訟
    法第1 條第1 項本文、第24條第1 項本文、第28條第2 項分
    別定有明文。審諸立法意旨,係當事人之一造為法人或商人
    時,通常占有經濟之強勢地位,倘因契約涉訟而須赴被告之
    住、居所地應訴,無論在組織及人員編制,均無重大不便。
    如法人或商人以預定用於同類契約之債務履行地或合意管轄
    條款,而與非法人或商人之他造訂立契約時,他造就此類條
    款雖有締約與否之自由,然實際幾無磋商或變更之餘地。一
    旦因該契約涉訟,他造必須遠赴法人或商人以定型化契約所
    預定之法院應訴,在考量應訴之不便,且多所勞費之程序不
    利益之情況,經濟弱勢者往往被迫放棄應訴之機會,除顯失
    公平外,亦某程度侵害經濟弱勢者在憲法上所保障之訴訟權
    ,是特別明文排除合意管轄規定之適用。準此,定型化契約
    當事人因此爭執涉訟時,倘法人或商人據此向合意管轄法院
    起訴,在不影響當事人程序利益及浪費訴訟資源之情況,非
    法人或商人之他造於為本案之言詞辯論前,得聲請移送於其
    管轄法院。」 

(一)抗告人單方擬訂臺北地院為第一審管轄法院顯失公平:
    抗告人起訴請求相對人給付損害賠償金,兩造所簽訂之系爭
    合約第15條,固約定合意管轄,雙方同意因本合約所生之法
    律訴訟,以臺北地院為第一審管轄法院(見原審卷第13 頁
    背面)。惟參酌系爭合約內容,除加盟者、授權經銷點等文
    字係以粗體字記載外,其餘條款均為相同印刷字體。觀諸合
    約書右上方載有「神乎奇指經銷商合約-一般條款96.01.01
     」 等字樣。依系爭合約第6 條就商品價格、銷售區域、訂
    貨量等約定,相對人需符合抗告人之要求。系爭合約第12條
    關於違約條款,亦僅針對相對人違約時,有沒收保證金與授
    權金等約定(見原審卷第8 至14頁)。故形式足認為抗告人
    單方所預先擬定,屬於定型化契約之一種。衡諸相對人於訂
    立契約時,側重抗告人之ㄧ方,關於雙方同意,如因本契約
    所生之訴訟糾紛以臺北地院為第一審管轄法院等文字,並無
    由相對人得為勾選、增刪或調整之可能。準此,相對人就系
    爭管轄約定條款,實無磋商或變更之餘地,現因該契約涉訟
    ,即須遠赴抗告人以定型化契約所預定之原法院應訴,不僅
    應訴不便,且多所勞費,考其於程序所受不利益之情況,確
    有顯失公平處。
(二)應由臺灣高雄地方法院為第一審管轄法院:
    本院參酌相對人之住所在高雄市,有戶籍資料查詢結果在卷
    可稽(見原審卷第26、30頁),系爭合約第1 條約定之授權
    經銷點,亦坐落高雄市(見原審卷第9 頁),顯見兩造締約
    時預見之債務履行地及相對人之日常生活作息地,均在高雄
    市,故因系爭合約發生紛爭致須訴訟時,自以在高雄市應訴
    最稱便利。抗告人主張兩造終止系爭合約後,相對人未經授
    權,即於設址高雄市路○區○○路○○巷○號1 樓所開設之
    美語補習班,使用抗告人之教學軟體(見原審卷第5 至7 頁
    )。申言之,依抗告人主張之事實,相對人違約應負損害賠
    償責任之行為地發生於高雄市,自亦以高雄市調查證據較為
    便利。準此,相對人於原審言詞辯論開始前,聲請移送至臺
    灣高雄地方法院(下稱高雄地院)。揆諸前揭說明,自與民
    事訴訟法第28條第2 項規定相符。
(三)抗告人至高雄應訊未有重大不便:
    抗告人雖主張相對人為逾50歲成年人,兩造明示合意由臺北
    地院為第一審管轄法院。抗告人於全臺之據點均為加盟代理
    人,非其所有,因相對人侵害其教學軟體之權利,致無法營
    生,為經濟上之弱者云云。然抗告人為法人,通常占有經濟
    上之強勢地位,參諸其於全臺加盟點高達100 家以上,自可
    知悉(見原審卷第35頁)。至於抗告人所提出之法務部行政
    執行署臺北分署之通知函,觀其案由均為勞工退休條例費用
    執行事件,其與營生是否困難無涉,難據以認定抗告人為經
    濟弱者(見本院卷第7 至11頁)。詳言之,因契約涉訟而須
    赴相對人之住居所地應訴,無論在組織及人員編制,均尚難
    稱有重大不便。況相對人係為取得銷售抗告人英語電腦教材
    之權利,而與抗告人簽訂系爭合約,相較於抗告人而言,顯
    係經濟之弱勢。且相對人之年紀為何,暨其是否有議約、磋
    商變更系爭合約條款之能力無涉。故抗告人執之為抗告理由
    ,洵無足採。」

2015年11月9日 星期一

(商標侵害 漱口水 SOSORO v. SOSOLOHAS)

臺灣臺北地方法院100年度智易字第36號刑事判決(101.12.21)     

陸哲之、黃暉盛共同犯商標法第九十五條第三款之侵害商標權罪
,各處有期徒刑陸月,如易科罰金,均以新臺幣壹仟元折算壹日 
。扣案如附表所示之物均沒收。」 

(二)被告將「SOSOLOHAS 」作為扣案商品品名,係出於行銷目
      的,將之用在辨識商品之來源,自屬商標之使用。又商標
      最主要之功能,在表彰自己之商品,以與他人之商品相區
      別;就商品之消費者而言,則是藉由商標來識別不同來源
      之商品,俾以進行選購。是以商標最主要之功能即在於識
      別商品來源,商標法第1 條揭櫫之立法宗旨為保障商標權
      及消費者利益,維護市場公平競爭,促進工商企業正常發
      展。為能確實達到此一立法宗旨,其核心工作即在確保商
      標識別商品來源之功能。因此,混淆誤認的禁止一方面是
      確保商標識別功能的必要手段,另一方面混淆誤認也是禁
      止第三人使用商標的範圍限制。是以,混淆誤認的判斷,
      可謂是商標法最核心的課題之一。智財局為我國商標業務
      之專責機關,為正確判斷有無混淆誤認之虞亦訂頒有「混
      淆誤認之審查基準」。又真正形成商標衝突的最主要原因
      ,也是最終的衡量標準乃在於相關消費者是否會混淆誤認
      。至於「商標的近似」及「商品的類似」,應該是在判斷
      有無「混淆誤認之虞」時,其中的二個必備的參酌因素。
      次以商標近似之意義係指二商標予人之整體印象有其相近
      之處,若其標示在相同及類似的商品上時,具有普通知識
      經驗之消費者,於購買時施以普通之注意,可能會有所混
      淆而誤認二商品來自同一來源或誤認不同來源之間有所關
      聯;又拼音性之外文例如英法德日語,其起首字母在外觀
      與讀音上,對於整體字詞給予消費者之印象有極重要之影
      響,判斷近似時應賦予比重較重之考量(見上開審查基準
      5.2.1 、5.2.6.5 )。查扣案之「SOSOLOHAS 」商標漱口
      水與告訴人「SOSORO」商標指定使用於漱口水商品,經本
      院勘驗結果:「兩者瓶身均為白色塑膠材質。瓶身兩側,
      A 商品(被告生產扣案物)略呈弧線設計,B 商品(告訴
      人商標商品)略呈斜線設計。瓶身高度A 商品約為18.5公
      分,B 商品約為20.5公分。瓶身正面均貼有銀色系底、紅
      色英文及日文字體(左側標示商品名即商標名,右上側標
      示為成分,右下側標示漱口水譯名及內容量)的標籤,均
      無中文標示。瓶身標籤A 商品正反面環狀相連,B 商品正
      面為長方形銀色底標籤,背面則為長方形白色底標籤。正
      面文字標示部分,A 商品字體區由左上向右下傾斜排列,
      B 商品為直向排列。兩者標示商品名均有放大處理,A 商
      品字中LO再做放大,字尾HAS 有做部分反白處理。標示內
      容量A 商品300 毫升,B 商品為500 毫升。背面標示部分
      ,兩者均為紅色日文字體,及標示商品名、內容量、全成
      分項目,右上角均註記『洗口液』、『口腔化粧品』字樣
      ,A 商品另貼有中文紅字標籤(說明品名、容量、成分、
      用途、使用方法、保存方法、注意事項、產地台灣、製造
      廠地址及工廠登記字號、建議售價1,080 元),B 商品日
      文註明原產國美國、日本製造販賣者地址及聯絡方式」等
      情,有勘驗筆錄可認(見本院卷2 第155 反面-156頁),
      可知兩者商標均由英文字母構成,字母同以「SOSO」起首
      ,字詞中「LO」與「RO」讀音亦屬近似,均為擬聲狀態音
      節,見諸字辭典並無相對應之單字文義可解,結合此部分
      音節部分連音朗讀,幾近相同,就此即應賦予比重較重考
      量,如經異時異地隔離觀察,於國內市場一般消費者交易
      之際,兩者商標於觀念、讀音上即難以立即區辨。又扣案
      被告使用「SOSOLOHAS 」商標製造及販賣之商品為漱口水
      ,與告訴人「SOSORO」商標指定使用商品相同,兩者產製
      者、行銷管道、販賣場所、用途上及消費客群顯有重疊及
      關聯之處。再者,比對兩者商品外觀,均為白色塑膠材質
      瓶裝,正面均以紅色字體顯現在銀色系底色之商品瓶身標
      籤上,就商標名稱、成分、漱口水譯名等標示位置或語文
      、用詞均雷同(尤其均以漱口水英、日文標明右下角處至
      為明顯),在瓶身式樣、標籤文字排列上,幾近相同,至
      瓶身高度、內容量、瓶身造型設計略有差異,唯尚非明顯
      ,自屬同一或高度類似之商品,以一般僅具有普通知識經
      驗之消費者,於購買時施以普通之注意,極可能會誤認被
      告商標與告訴人商標係同一來源廠商,或存在關係企業、
      授權關係、加盟關係或其他類似關係,而發生混淆誤認之
      虞。參以,智財局就本件亦認:「金祿公司生產之
      SOSOLOHAS 口腔保健液商品,其瓶身正、背面標示之外文
      『SOSOLOHAS 』,與註冊第00000000號『SOSORO』商標相
      較,二者除皆由單純外文組成,且均以外文『SOSO』起首
      外,『SOSOLOHAS 』商品係將『LO』以較大字體突顯,其
      讀音上『LO』與『RO』亦有相近之處,則二商標整體於外
      觀、讀音上皆相彷彿,以具有普通知識經驗之消費者,於
      購買時施以普通所用之注意,可能誤認二商品來自同一來
      源,或雖不相同但有關聯之來源,應屬構成近似之商標」
      等語,該局亦業於99年12月2 日發函陸造源公司,就「
      SOSOLOHAS 設計字」商標註冊案之申請,認與「SOSORO」
      商標近似,復指定使用於同一或類似商品,有致相關消費
      者混淆誤認之虞,有同局99年9 月30日(99)智商0212字第
      00000000000 號函、99年12月2 日核駁理由先行通知書在
      卷可認(見偵字卷第40-41 頁、第176-177 頁)。是以,
      被告係於同一商品,使用近似於他人註冊商標之商品,已
      堪認定。
(三)再者,被告陸哲之於偵查中供稱:「當初本來我們是要用
      LOHAS ,用漱漱有樂活的概念,才取這名字,LOHAS 送去
      在(98年)12月被駁回」、「我將SOSOLOHAS 標籤設計好
      ,交給黃進忠(黃暉盛之原名)處理,我們是設計公司,
      做商標規劃,但都是幫人家做產品,我做商標時並無跟黃
      進忠討論過」、「因為日系設計較容易銷售,商品後面說
      明寫日文,我們也有將它翻成中文在明顯處標示」、「我
      們商標先做出來,再去雙羊公司,當時流感流行,雙羊認
      為做茶的漱口水可以有賣點,我只知道購物台,黃進忠有
      告訴我他是找MOMO台販賣」等語(見偵字卷第205-206 頁
      ),其於本院審理時以證人身分結稱:「我自己設計
      SOSOLOHAS 商標,於98年11月至12月初委託商標專利代理
      人事務所向智財局申請送件,98年12月底到99年1 月初找
      黃暉盛雙羊公司生產商品,我是負責商品廣告的設計包含
      平面廣告、電視廣告,黃暉盛跟雙羊是負責商品生產行銷
      」、「SOSOLOHAS 設計構想,是來自於LOHAS 是一個樂活
      主義,現代人追求樂活所以我希望讓樂活變成一個朗朗上
      口的訴求。LOHAS 在商標局已經過不去了,因為它是一個
      慣用名詞,所以不管如何圖形變化都沒有辦法核准,所以
      我才加了SOSO。第一個SO是代表漱口的漱,第二個SO是代
      表速度的速,所以要讓現代人瞭解可以漱速樂活,因為SO
      諧音可以很容易上口的,又因SO的諧音也是瘦,將來還可
      以去作纖體產品」、「標籤上的成份是黃暉盛拿工廠資料
      給我,其餘的都是我決定的。我跟黃暉盛家裡就合作很多
      次,我們做生意都是口頭講的,我們合作過各類化妝品保
      養品,所以這次是在99年1 月1 日簽約前2 、3 天有討論
      ,合作模式就是我們設計好商品,由黃暉盛他們去做行銷
      。在跟黃暉盛討論時,就已經有講這個SOSOLOHAS 要提供
      給黃暉盛作商品行銷使用,當時就有講到要用在漱口水、
      牙膏、牙刷,還可以往洗髮精、沐浴乳發展。黃暉盛有跟
      我講雙羊找富邦代理」、「我們是用商品的銷售獲利分配
      的,我負責廣告製作,黃暉盛負責商品行銷,我可以分得
      銷售淨利百分之30。SOSOLOHAS 口腔漱口液的成份主要是
      茶多酚,是黃暉盛決定的」、「我有拍一個SOSOLOHAS 的
      口腔保健液VCR 廣告交給黃暉盛,第一段的部分是用日文
      配音的,是後來黃暉盛因為購物台的要求要作成電視台的
      規格,才製作成好幾段,廣告裡面會有SOSOLOHAS 在日本
      狂賣358 萬本的影像,只是廣告訴求誇大,產品已經有標
      示產地清楚表示產地在何處」等語(見本院卷1 第47頁以
      下),核與被告黃暉盛於偵查中供稱:「包裝設計都是陸
      哲之做的,做好後我們拿去工廠包裝,市面上很多產品都
      是做成像日本進口的產品一樣,比較好賣」等語相符(見
      偵字卷第212 頁),另有陸造源公司、雙羊公司簽訂之商
      標授權合約書可佐(見偵字卷第120 頁),可知被告陸哲
      之設計「SOSOLOHAS 」商標並向智財局申請註冊後,即於
      98年12月至99年1 月間,與雙羊公司之被告黃暉盛進行合
      作,討論使用在草本漱口水商品上,並由黃暉盛決定商品
      成分,及委託金祿公司、富邦公司量產、銷售事宜,另由
      陸哲之的陸造源公司製作廣告,由被告黃暉盛提供與媒體
      作行銷使用,顯然被告黃暉盛對於商標使用商品之發想、
      產製及行銷過程均經手參與。再者,經本院當庭勘驗上開
      影音廣告,結果為:「一片頭開始是日文的文字,之後是
      日文的發音SOSO『RO』,並沒有SOSOLOHAS 的發音,同步
      出現商品的文字是SOSOLOHAS 。(『RO』內的發音辯方主
      張此部分的發音為LO,以下均同)。二在播放時間50秒之
      前的廣告內容消費者使用漱口水的情況全數都是以日文發
      音,在49、50秒的時候都是以日文發音SOSORO SUKIRI ,
      但發音出現時,同步商品上商標文字及標題都是
      SOSOLOHAS ,字母LO有做明顯的特取放大,如陸哲之100
      年5 月25日被證一、二SOSOLOHAS 商標及商品照片所示。
      三播放時間第54秒開始的第二段影片以中文發音,1 分12
      秒的廣告詞發音為『SOSORO口腔樂活新革命』、『對不起
      ,讓你久等了』,但發音出現時,同步商品上的商標文字
      及標題都是SOSOLOHAS ,字母LO有做明顯的特取放大,如
      陸哲之100 年5 月25日被證一SOSOLOHAS 商標照片所示,
      畫面上的文字為『口腔-新革命』、『待
      (讓您... 久等了)』。四畫面時間1 分19
      秒旁白內容『推出一周在日本狂賣358 萬本』,畫面出現
      的地點是藥粧店的場景,招牌及所有畫面出現之商品標誌
      均為SOSOLOHAS 。五畫面時間1 分23秒、1 分33秒、2 分
      1 秒旁白發音是SOSORO,畫面1 分48秒旁白的發音是
      SOSOLOHAS 。畫面時間1 分22秒出現的商標及商品名稱是
      SOSOLOHAS 。畫面時間2 分14秒、2 分16秒、2 分17秒、
      2 分20秒商品上的商標文字及標題都是SOSOLOHAS ,字母
      LO有做明顯的特取放大。畫面時間2 分22秒以日文發音
      SOSORO SUKIRI 。六畫面時間2 分30秒『特點一口氣清新
      不刺激』,2 分44秒『沒有一般漱口水的嗆辣感』,3 分
      18秒、3 分19秒廣告中文旁白『特點二30秒立即見效』,
      3 分50秒旁白是『抽菸喝酒飲食熬夜都在破壞口腔的天然
      環境』,畫面時間4 分50秒以日文發音SOSORO SUKIRI 。
      畫面時間2 分31秒到2 分39秒、2 分55秒、3 分18秒、3
      分23秒、3 分29秒、3 分31秒、3 分44秒到49秒、4 分39
      秒、4 分48秒到4 分52秒商品上的商標文字及標題都是
      SOSOLOHAS ,字母LO有做明顯的特取放大。畫面時間4 分
      37秒到49秒,畫面人群呼喊SOSORO兩次。七畫面時間5 分
      15秒、5 分21秒到5 分37秒、6 分01秒、6 分11秒到14秒
      、6 分38秒到46秒,商品上的商標文字及標題都是
      SOSOLOHAS ,字母LO有做明顯的特取放大。畫面時間5 分
      39秒畫面右方出面『真理法律事務所何乃隆大律師見證』
      ,5 分15秒、5 分33秒、6 分27秒、6 分39秒、6 分46秒
      有SOSORO的發音(第3 段至第6 段影音內容或有畫面無聲
      音,或內容重覆,從略)」等情,有本院勘驗筆錄可認(
      見本院卷1 第103-104 頁、卷2 第2-3 頁),又被告刊登
      在通路銷售商即富邦公司MOMO購物平台上廣告中,亦可見
      其以放大字體標示「侯昌明夫婦介紹、日本藥妝狂銷NO.1
      」,並文圖併茂呈現「日本超人氣、1 週販賣3,500 
      、日本. 現在唯一市販」、「人
      氣最新日本技術」等內容,亦有
      99 年7月23日網路列印資料可佐(見偵卷第101 、105 頁
      ),可見被告明知「SOSOLOHAS 」非日本進口或技術移轉
      、合作研發的產品,卻在製作播送「SOSOLOHAS 」漱口水
      商品行銷廣告內容中,大量使用日語配音或旁白,並在商
      品名稱發音強調「SOSORO」或「SOSOLO」音節部分。此外
      ,扣案商品與「SOSORO」商標漱口水商品具有相當類似性
      ,亦如上述。是以,一般廣告閱聽者或商品使用者於消費
      之際,極易將被告所產製漱口水與來自日本國之告訴人「
      SOSORO」商標漱口水商品產生聯結。另參諸被告陸哲之於
      98年12月31日向智財局提出申請「SOSOLOHAS 」之商標字
      樣設計,亦將其中「LOHAS 」拆解為「LO」、「HAS 」,
      其中「LO」字母與「SOSO」連接併列,「HAS 」則予縮小
      特別處理,且申請商品類別、名稱亦為漱口水等商品,此
      有案外人陸亨盈提出商標資料檢索服務查詢可認(見偵字
      卷第201 頁),顯然刻意將「LOHAS 」依音節予以拆解重
      組,與其所謂表意強調「樂活」(Lifestyles of Health
      and Sustainability)概念,亦有不符,難認其單純出於
      此概念發想。又被告黃暉盛為雙羊公司總經理,以經營商
      業為其專業,於本件中又負責商品產製、行銷事宜,對於
      產品特色屬交易重要之點自知之甚明,對於上開諸節,既
      係其商品廣告訴求重點,更無以諉稱不知,否則於販售中
      如何因應客戶詢問或提供售後服務。衡以,被告既欲投入
      漱口水等口腔商品市場,事先自會就該類商品市售狀況進
      行市場調查及客源分析,俾以瞭解同業競爭之狀況,以求
      獲利,對於市售相關產品資訊,更無從卸稱毫無所悉,況
      被告黃暉盛於偵查中亦供承:「做成像日本進口的產品一
      樣,比較好賣」等語,已如前述,同認其於產製過程中有
      參考日本相類商品之情。綜此,被告2 人明知上情,仍於
      99年3 月16日「SOSORO」在我國經註冊公告取得商標權後
      ,繼續使用與之近似「SOSOLOHAS 」商標在同一漱口商品
      上,並據以行銷販售,顯然刻意攀附日本產製「SOSORO」
      漱口水商品,在主觀上有商標法上所指行為人「搭便車」
      之惡意,而有違反商標法之犯意已明。故被告陸哲之辯稱
      其於設計及使用商標過程中未接觸或知悉「SOSORO」商標
      或商品,被告黃暉盛辯稱於產製行銷漱口水過程中並未過
      問商標相關事宜,均無侵害「SOSORO」商標犯意云云,所
      辯無非犯後卸責之詞,不能採信。再扣案「SOSOLOHAS 」
      漱口水商品,經採樣檢視,製造日期為99年6 月10日,有
      勘驗筆錄照片可認(見本院卷2 第75頁下方照片),另雙
      羊公司自99年3 月20日至99年10月1 日間,仍有多次收取
      「SOSOLOHAS 」商標漱口水貨品之情,亦有銷貨單在卷可
      認(見偵字卷第148-154 頁),則被告於99年3 月16日後
      ,有持續在同一商品上使用近似註冊商標及販售之客觀行
      為亦明。
(四)至被告陸哲之認經其向路人進行隨機訪查,路人均稱「
      SOSOLOHAS 」、「SOSORO」商標來源不同,應無混淆之虞
      ,並提出錄影光碟為。經查,受訪之12位民眾,經訪查人
      員出示繪製有「SOSOLOHAS 」、「SOSORO」等3 項商品立
      牌供受訪者辨識,詢問其上商標是否一樣,受訪者大都覆
      以「不一樣」等情,固有勘驗筆錄、翻拍照片及譯文在卷
      可認(本院卷2 第60-61 、64-69 頁,本院卷1 第121-
      123 頁)。惟查,本件受訪地點在臺北市民生公園附近,
      受訪者約20餘人,業據辯護人陳明在卷(見本院卷1 第
      103 頁),而被告僅擷取援用其中12位受訪者訪查結果,
      則採樣之地域、人數是否具代表性,而有統計學上意義,
      已非無疑。又按判斷近似應採行「異時異地」、「隔離觀
      察」原則。易言之,應設想一般實際購買行為態樣,即一
      般消費者是憑著對商標未必清晰完整的印象,在不同的時
      間或地點,來作重覆選購的行為,而不是拿著商標以併列
      比對的方式來選購,所以細微部分的差異,在消費者的印
      象中難以發揮區辨的功能,判斷商標是否近似時,得無庸
      納入考量(混淆誤認之虞審查基準5.2.4 參照)。是以,
      被告將不同商標同時併列展示於立牌中,圖示中間又另外
      穿插「SOSORO」之橫式列印商標,顯然不符上開原則,其
      所為市場調查,自難採擇為其有利之認定。
(五)綜上所述,被告陸哲之、黃暉盛2 人確有共同為行銷目的
      ,未經商標權人同意,於同一商品使用近似註冊商標之商 
      標犯行,事證明確,應依法論科。

(商標侵害 化妝品Bioneo) 商標權人得選擇計算損害賠償的方式

智慧財產法院102年度附民上字第10號刑事附帶民事訴訟判決(102.10.31)

「  (二)損害賠償範圍:
  1.按損害賠償理論係為實現公平正義之理念,旨在使被害人之
    損害得以獲得實質、完整之填補,此即損害賠償之填補損害
    機能,而非對加害人(行為人)加以懲罰(王澤鑑,侵權行
    為法第1 冊,第8 頁參照)。再按侵權行為賠償損害之請求
    權,乃在填補被害人之實際損害,而非更予以利益,故損害
    賠償以受有實際損害為成立要件,若絕無損害亦即無賠償之
    可言(最高法院19年度上字第363 號民事判例參照)。
  2.按(第1 項)商標權人請求損害賠償時,得就下列各款擇一
    計算其損害:一依民法第216 條之規定。但不能提供證據方
    法以證明其損害時,商標權人得就其使用註冊商標通常所可
    獲得之利益,減除受侵害後使用同一商標所得之利益,以其
    差額為所受損害。二依侵害商標權行為所得之利益;於侵害
    商標權者不能就其成本或必要費用舉證時,以銷售該項商品
    全部收入為所得利益。三就查獲侵害商標權商品之零售單價
    500 倍至1,500 倍之金額。但所查獲商品超過1,500 件時,
    以其總價定賠償金額。(第2 項)前項賠償金額不相當者,
    法院得予酌減之。(第3 項)商標權人之業務上信譽,因侵
    害而致減損時,並得另請求賠償相當之金額,92年5 月28日
    修正公布之商標法第63條第1 項至第3 項亦有明文。又(第
    1 項)損害賠償,除法律另有規定或契約另有訂定外,應以
    填補債權人所受損害及所失利益為限;(第2 項)依通常情
    形,或依已定之計劃、設備或其他特別情事,可得預期之利
    益,視為所失利益,民法第216 條亦有明文。
  3.92年5 月28日修正公布之商標法第63條第1 項明定受侵害之
    商標權人得擇一計算損害之方式,其中第1 款係以商標權人
    所失利益及所受損害為範圍,倘無法證明所受損害時,得以
    通常可得利益與受侵害後之所得利益之差額計算;第2 款係
    以加害人因其侵害商標權行為所得利益為範圍,如無法證明
    其成本或必要費用時,即以全部銷售收入計算;第3 款則為
    法定賠償額之規定,以查獲侵害商標權商品之零售單價500
    倍至1,500 倍為範圍。本件兩造對於被上訴人於第一及二審
    主張之損害計算方式係依上揭商標法63條第1 項第2 款規定
    為之,並無爭執(見本院卷第117 頁),原審未予釐清,竟
    逕以同條項第3 款為計算損害賠償之方法,洵屬不當。
  4.查本件上訴人侵權期間係於99年12月9 日至起100 年4 月20
    日期間,在富邦momo-1台銷售杏醫公司生產之「柏妮」、「
    Bioneed 」品牌「青春露」、「白金魚子DNA 精華」護膚保
    養商品時,擅自使用被上訴人系爭「BIONEO」、「百妮」商
    標,而侵害被上訴人之系爭商標之事實,業經本院以102 年
    度刑智上易字第34號刑事判決認定屬實,已如上述,則本件
    損害賠償之範圍即以此刑事判決認定之事實為據。
  5.依富邦公司102 年7 月29日函(即第二次函查,見本院卷第
    75至87頁)回覆,上訴人於99年12月9 日至起100 年4 月20
    日期間,銷售「柏妮」、「Bioneed 」品牌「青春露」、「
    白金魚子DNA精華」護膚保養商品之商品編號、商品名稱、
    淨銷售金額及上架費比率分別為:
    (1)0000000、Bioneed青春露、18,480元、52.38%。
    (2)644091、柏妮白金魚子DNA精華、8,260元、49.80%。
    (3)798164、柏妮青春露、5,720元、50.15%。
    (4)843068、柏妮白金魚子DNA精華、35,061元、53.28%。
    (5)843068、柏妮白金魚子DNA精華、1,860元、59.89%。
    (6)843105、Bioneed青春露、166,382元、47.43%。
    (7)843105、Bioneed青春露、337,263元、49.94%。
    (8)843105、Bioneed青春露、289,658元、50.00%。
    (9)995792、Bioneed 白金魚子DNA 精華、2,870 元、49.80%
      。
    (10)995795、Bioneed青春露、181,386元、50.15%。
    995796、Bioneed青春露、4,689,952元、54.29%。
    又上訴人抗辯應扣除其商品成本占售價50% 部分,業據其提
    出上證四同業利潤標準(見本院卷第113 至114 頁),主張
    化妝品批發的毛利率是27% ,足以對應扣除富邦公司的上架
    費即銷售商品金額的50% 乘以上訴人商品成本50% ,亦即上
    訴人販售商品的利潤大概是25% ,而與上證四所示之同業利
    潤標準27% 是相當的,足以證明上訴人所述成本占售價50%
    ,應為可採。被上訴人雖主張依最高法院99年度台上字第24
    37號判決見解,同業利潤不得採為計算標準,惟同業利潤是
    否可採為計算標準,最高法院有正反兩面見解,其中最高法
    院民事判決100 年度台上字第1505號判決認為「審酌被上訴
    人前開九十五年度營業淨利率約為百分之十一,與財政部公
    布之同業利潤標準表關於其他電腦組件製造項目之九十四、
    九十六年度淨利率均為百分之十二相當」等語,而對於原審
    判決予以肯認,另最高法院98年度台上字第1857號判決亦採
    肯定說,故在上訴人已證明依同業利潤為計算損害賠償金額
    之依據為相當之情形下,其抗辯成本占售價50% ,自應為可
    採,已如上述,被上訴人此部分之主張,為不足採。故本件
    被上訴人依民法第184 條第1 項、修正前商標法第63條第1
    項第2 款、第61條第1 項前段、民法第28條規定得請求上訴
    人連帶賠償金額為1,335,396 元,計算式:〔18,480×(1
    -0.5238)+8,260 ×(1 -0.498 )+5,720 ×(1 -0.
    5015)+35,061×(1 -0.5015)+1,860 ×(1 -0.598
    9 )+166,382 ×(1 -0.4743)+337,263 ×(1 -0.49
    94)+289,658 ×(1 -0.5 )+2,870 ×(1 -0.498 )
    +181,386 ×(1 -0.5015)+4,689,952 ×(1 -0.5429
    )〕×0.5 =1,335,396 (小數點以下四捨五入)。
  6.被上訴人雖主張富邦公司101 年5 月4 日函(即第一次函查
    ,見原審卷一第7 至8 頁)關於99年12月9 日部分亦應計入
    損害賠償額,但查第一次函查之銷售明細,除99年12月9 日
    商品編號644091柏妮白金魚子DNA 精華、843105Bioneed 青
    春露與本件有關外,其餘非本件應計算侵害系爭商標之商品
    ,而第一次函查之編號644091柏妮白金魚子DNA 精華、8431
    05 Bioneed青春露,已計入上揭第二次函查(2)、(6)至(8)項中
    ,不應重複計算,故被上訴人此部分之主張,亦無理由。
  (三)末按「冒用他人商標之商品,往往不循正常商業軌道銷售,
    其銷售數量多少,侵害人亦多祕而不宣,故被害人實際受損
    害之情形,往往難以計算或證明,復有侵害人於獲悉有人進
    行調查後,即不擇手段加速傾銷,對受害人往往造成更大之
    損害,而受害人能查獲之商品為數不多,受害人因無法證明
    實際損害,致不能獲得應得之補償,非僅有失公平,且助長
    此類侵害行為之滋生。英美法例雖設有由法院依侵害情節酌
    定超過實際損害額至3 倍之賠償,非僅在表面上使受害人成
    為不當得利之受益人,且對作為計算基礎之實際損害額仍無
    法免除其舉證責任,終不若以法律明定其法定賠償額為愈。
    爰於修正條文第1 項增列第3 款,使得就查獲商品零售單價
    之500 倍至1,500 倍之金額內求償。又為顧及被查獲商品數
    量過多,與實際損害不符,故加但書規定。」,至同條第2
    項係於78年5 月26日增訂,賦予法院酌減之權限。因此,衡
    諸92年5 月28日修正公布商標法第63條第1 項、第2 項之規
    範體系架構及修正理由,侵害商標權之損害賠償責任並未逸
    脫損害賠償理論中「填補損害」之核心概念,該條第1 項第
    3 款僅為免除商標權人就實際損害額之舉證責任,始以法律
    明定其法定賠償額,以侵害商標權商品之零售價倍數計算,
    認定其實際損害額。另一方面,立法者考量以倍數計算之方
    法,致所得之賠償金額顯不相當者,賦予法院依同條第2 項
    酌減之權限,使商標權人所得賠償與其實際上損害情形相當
    ,以杜商標權人有不當得利或懲罰加害人之疑。本件上訴人
    固辯稱其使用內含有自行耗資仟萬並享有著作權之廣告播放
    帶為侵權之行為,請本院按修正前商標法第63條第2 項之規
    定酌減賠償金云云。惟本件被上訴人既係依上揭商標法63條
    第1 項第2 款為損害賠償之計算方式,而非同條項第3 款,
    則上訴人所為酌減之請求,即非有據,不應准許。」
                                   

(商標侵害 化妝品Cher) 侵害商標以被告有故意仿冒商標之犯意為前提

智慧財產法院100年度刑智上易字第48號刑事判決(100.7.28)

「被告雖身為舒○美
  公司負責人,但基於業務關係必須常年在國外洽商,其於西
   元2010年出國20次,停留在國外居住日數高達228 日;西元
   2009年,有19次出國紀錄,停留國外日數亦有206 日;西元
   2008年出國23次,停留國外日數亦有195 日,此有被告入出
    國日期證明書可資證明(見本院卷第120 至121 頁),由此
    可知被告確實長期海內外往返頻繁,而舒○美公司使用「CH
    ER」於公司產品,係產品企畫承辦人楊○玉連同名稱及產品
    外觀委外設計後,鎖定產品目標客群,考量法文字義後提出
    7 至8 個法文,再由公司內部開會共同選出「CHER」,亦有
    當時討論之書面附卷可稽(見原審卷第38至39頁),復參佐
    被告係將系爭產品舖貨至全臺擁有超過400 間門市並提供超
    過2 萬項商品,每月服務顧客約500 萬人次之知名個人用品
    商店「屈臣氏」,有屈臣氏網頁在卷足證(見原審卷第40至
    41頁),若被告系明知「CHER」為告訴人所使用之商標,又
    何需投入費用自行開創通路,致陷己身於涉犯商標法刑責及
    侵權賠償之風險,足見被告並無故意仿冒告訴人商標之犯意