2015年9月13日 星期日

(專利 共同發明人) 原告起訴請求列為專利的共同發明人,但法院認為原告雖然參與化合物的結構解析、命名及處理及申請專利事宜,但並非對專利有實質貢獻之人。

智慧財產法院102年度民專上字第23號民事判決(103.12.14)
 
系爭專利一:「分離自藤黃樹脂的化合物以及包含有此等化合
    物的藥學組成物COMPOUNDS ISOLATED FROM GAMBOGE RESIN,
    AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING THE SAME
    」發明專利
 
 系爭專利二:「從藤黃樹脂所得到的分離部分以
    及含有此等分離部分的藥學組成物」發明專利
 
「三、本件依民事訴訟法第463 條準用同法第270 條之1 第1 項第
    3 款、第3 項規定整理並協議簡化爭點如下:(見本院卷(二)
    第191 至192 頁)
(一)上訴人是否為系爭專利一之共同發明人?
  1、原證1 、7 、8 、9 、11、12、13、14、17、18、19、23
      、證人○○○101 年11月2 日在原審審理時之證述、被上
      訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽
      暨答辯(二) 狀附件1 、上證1 、2 、6 、7 、8 、9 及
      上訴人於本院之陳述,是否足以證明上訴人為系爭專利一
      申請專利範圍第1 項之共同發明人?
  2、原證1 、2 、3 、7 、8 、9 、10、15、16、20、21、22
      、24、25及上訴人於本院之陳述,是否足以證明上訴人為
      系爭專利一申請專利範圍第2 、3 、4 項之共同發明人?
(二)上訴人是否為系爭專利二之共同發明人?
  1、原證1 、8 、9 、10、11、12、13、20、21、22、23、24
      、25、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、14、被上訴人
      101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽暨答
      辯(二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月7 日庭呈處理程序
      及上訴人於本院之陳述,是否足以證明上訴人為系爭專利
      二申請專利範圍第1 項之共同發明人?
  2、原證1 、8 、9 、10、11、12、13、20、21、22、23、24
      、25、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、14、被上訴人
      101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽暨答
      辯(二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月7 日庭呈處理程序
      及上訴人於本院之陳述,是否足以證明上訴人為系爭專利
      二申請專利範圍第2 至7 項之共同發明人?
  3、原證1 、2 、8 、9 、10、11、12、13、15、20、21、22
      、23、24、25、上證1 、2 、5 、10、11、12、13、14、
      被上訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制
      閱覽暨答辯(二) 狀附件1 、上訴人103 年7 月7 日庭呈
      處理程序及上訴人於本院之陳述、是否足以證明上訴人為
      系爭專利二申請專利範圍第8、9 項之共同發明人?」 

「(三)何謂共同發明人?
  1、按發明人係指實際進行研究發明之人,發明人之姓名表示
      權係人格權之一種,故發明人必係自然人,而發明人須對
      申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人,當申
      請專利範圍記載數個請求項時,發明人並不以對各該請求
      項均有貢獻為必要,倘僅對一項或數項請求項有貢獻,即
      可表示為共同發明人。所謂「實質貢獻之人」係指為完成
      發明而進行精神創作之人,其須就發明所欲解決之問題或
      達成之功效產生構想(conception),並進而提出具體而
      可達成該構想之技術手段。
  2、一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成,其中每
      一位共同發明人均必須對發明之構想產生貢獻。構想是在
      發明人心中,具有明確、持續一定的想法且應為完整可操
      作之發明,未來並可真正付諸實施,而無須過度之研究或
      實驗。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作
      ,若僅是依他人設計規劃之細節,單純從事於將構想付諸
      實施之工作,或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之
      工作,抑或使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗
      證,此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成,仍難謂係
      共同發明人。例如單純接受計畫主持人之指示,且依計畫
      主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理,並不能稱為
      共同發明人;或公司品管部經理提出產品缺點,交由研發
      部門改進開發新產品,則品管部經理不能稱為共同發明人
      ;或大學之實驗室分離出一純化合物,而交由大學之貴儀
      中心進行分析確認化合物之具體結構,該貴儀中心之分析
      人員不能稱為共同發明人;抑或公司專利部門之專利工程
      師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書,該專利工
      程師仍不能稱為共同發明人。
  3、發明的構想可以表現在專利之申請專利範圍中的每一技術
      特徵,而對一個共同發明之構想,每一位發明人雖無須對
      該發明做出相同形式或程度之貢獻,但每一位發明人仍必
      須做出重要的一部分才能有該發明。此外,確立發明的構
      想之後,如僅僅只是付諸實施之人並不能稱作發明人;且
      單純提供發明人通常知識或是解釋相關技術,而對申請專
      利發明之整體並無具體想法之人,亦不能稱作是共同發明
      人。再者,一位共同發明人並不需要對每一項申請專利範
      圍做出貢獻,而是對其中一項申請專利範圍有所貢獻即可
      ,且共同發明人必須有共同從事合作研究之事實,個別進
      行研究之兩人,縱基於巧合而研究出相同之發明,仍不能
      稱為共同發明人。」

「  1、原證1 、7 、8 、9 、11、12、13、14、17、18、19、23
      、證人○○○101 年11月2 日在原審審理時之證述、被上
      訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽
      暨答辯(二) 狀附件1 、上證1 、2 、6 、7 、8 、9 及
      上訴人於本院之陳述,是否足以證明上訴人為系爭專利一
      申請專利範圍第1 項之共同發明人?
  (1)對於「化合物」之發明構想,倘僅提出化合物之特定「
        結構」,但欠缺產生該化合物之「方法」,尚不得稱該
        化合物之發明構想已然形成,故「化合物」之發明構想
        必須包含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作
        方法。本件系爭專利一申請專利範圍第1 項之發明既為
        「化合物」,發明構想自應包含所請化合物之結構及其
        製造方法。準此,上開證據須足以證明上訴人對於系爭
        專利一申請專利範圍第1 項之12種純化自藤黃樹脂的新
        穎化合物之結構及製法具有實質貢獻,方可證明上訴人
        為系爭專利一申請專利範圍第1 項之共同發明人。
  (2)系爭專利一申請專利範圍第1 項包含之12種純化自藤黃
        樹脂的新穎化合物,其結構為申請專利範圍第1 項中所
        載之12個結構,依系爭專利一說明書第52至144 頁實施
        例3 為純化自分離部分1 至3 化合物之特徵鑑定(見本
        院卷(一)第204 頁反面至250 頁反面),其係對實施例2
        中所得到35種源自分離部分1 至3 的產物,進行物理以
        及化學性質分析,包括熔點、1H-NMR、13C-NMR 、同核
        關聯光譜(homonuclear correlation spectroscopy,1H
        -1H COSY) 、異核多量子關聯(heteronuclear
        multiple-quantum coherence, HMQC) 、異核多鍵關聯
        (heteronuclear multiple-bond coherence, HMBC) 、
        核奧佛豪瑟效應光譜(nuclear Overhauser effect
        spectroscopy, NOESY)、EIMS、HREIMS、FABMS 以及
        HRFABMS ,所得到的實驗數據歸納確認系爭專利一申請
        專利範圍第1 項之12種新穎化合物如下:
        化合物(1) 為產物Gh-2607-B 被命名為福木黃色素B (
        formoxanthone B );
        化合物(2) 為產物Gh-2607-1A被命名為表福木黃色素B
        (epiformoxanthone B);
        化合物(3) 為產物Gh-2508 被命名為β- 轉位藤黃樹脂
        酸(β-gambogellic acid );
        化合物(4) 為產物Gh-2507 被命名為β- 表轉位藤黃樹
        脂酸(β-epigambogellic acid);
        化合物(5) 為產物Gh-1631 被命名為福木黃色素C (
        formoxanthone C );
        化合物(6) 為產物Gh-105 0被命名為3 α- 羥基轉位藤
        黃樹脂酸(3 α-hydroxygambogellic acid);
        化合物(7) 為產物Gh-3 291被命名為福木黃色素D (
        formoxanthoneD);
        化合物(8) 為產物Gh-1052 被命名為福木黃色素F (
        formoxanthone F );
        化合物(9) 為產物Gh-1036 被命名為表福木黃色素F (
        epiformoxanthone F);
        化合物(10)為產物Gh-3353 被命名為福木黃色素G (
        formoxanthone G );
        化合物(11)為產物Gh-3311 被命名為表福木黃色素G (
        epiformoxanthone G);
        化合物(12)為產物Gh-3332 被命名為異福木黃色素I (
        i s oformoxanthone I)。
  (3)系爭專利一申請專利範圍第1 項之12種新穎化合物的製
        法,依系爭專利一說明書第47至52頁之實施例2 (見本
        院卷(一)第202 至204 頁),係將藤黃樹脂的丙酮萃取產
        物TSB-14進行半製備級RP-HPLC ,所得到的半製備級RP
        -HPLC 洗提圖形被顯示於系爭專利一之圖2 (見本院卷
        (一)第267 頁反面),顯示35個波峰區,即表示有35個不
        同化合物。將圖2 顯示的35個波○區○○○○ ○區段(
        sections)(亦即○區段○ ○區段3 ),其中區段1 含
        有波峰1 至12,滯留時間為第0 至42分鐘;區段2 含有
        波峰13至24,滯留時間為第42至135 分鐘;以及區段3
        含有波峰25至35,滯留時間為第135 至280 分鐘。之後
        ○區段○ ○區段3 之洗出物,得到分離部分1 至3 ,再
        進行半製備級RP-HPLC 及分析級RP-HPLC ,以分別得到
        分離部分1 之12種化合物、分離部分2 之12種化合物及
        分離部分3 之11種化合物,共35種化合物。最後,將這
        35種化合物依系爭專利一說明書第52至144 頁之實施例
        3 進行物理以及化學性質分析,始確認其具體結構式,
        其中即包含系爭專利一申請專利範圍第1 項之12種新穎
        化合物。準此,系爭專利一申請專利範圍第1 項之12種
        新穎化合物的製法,應為系爭專利一說明書第47至52頁
        實施例2 記載之製法(見本院卷(一)第202 至204 頁),
        主要係將藤黃樹脂的丙酮萃取產物TSB-14進行半製備級
        RP-HPLC 後,分為3 個分離部分後繼續進一步分離。
  (4)本件上訴人主張其為系爭專利一申請專利範圍第1 項之
        共同發明人,所使用之證據如下:
       原證1 為國立清華大學網站列印資料(見原審卷(一)第9
        頁),記載上訴人為國立清華大學化學系之退休教授,
        研究專長為有機化學及天然物化學。
       原證7 為王惠玲所著「發明專利申請實務─化學、醫藥
        、生物科技相關發明」第83、84頁影本(見原審卷(一)第
        72至75頁),記載物之發明的新穎性是建立在物本身的
        結構或性質,與物的製造方法或用途無直接關係,及化
        合物發明新穎性之判斷。
       原證8 為黃元照等人所著「蕨類生藥的研究與開發」第
        13及24頁影本(見原審卷(一)第76至77頁),記載在台灣
        蕨類生藥之化學成分等相關研究上,上訴人所進行的研
        究最為豐富。
       原證9 為被上訴人99年7 月30日寄予上訴人之存證信函
        影本(見原審卷(一)第78頁),記載上訴人係協助被上訴
        人代為解讀化學結構。
       原證11為上訴人主張聖島事務所提供之97年12月18日會
        議討論紀要影本(見原審卷(一)第81至82頁),記載討論
        TSB-14A 、TSB-14B 、TSB-14C 、TSB-14D 及TSB-14E
        的5 個分離部分之藥理實驗結果及其專利申請事宜。
       原證12為上訴人主張其回覆聖島事務所97年12月18日會
        議討論紀要之稿件影本(見原審卷(一)第83頁),記載討
        論TSB-14A 、TSB-14B 、TSB-14C 、TSB-14D 及TSB-14
        E 的5 個分離部分之止痛、消炎及抗癌活性,以及其專
        利申請事宜。
       原證13為上訴人主張其與聖島事務所往來討論系爭專利
        與前案專利之傳真稿件影本(見原審卷(一)第84至87頁)
        ,記載前案專利之國外對應申請案及TSB-14A 、TSB-14
        B 、TSB-14C 、TSB-14D 及TSB-14E 的5 個分離部分之
        藥理實驗結果及其專利申請事宜。
       原證14為上訴人主張其與泰國教授Karalai 於98年1 月
        26日之電子郵件影本(見原審卷(一)第88頁),記載上訴
        人與泰國教授Karalai於福木黃色素A、B、C
        (formoxanthone A, B, C )之命名有衝突,對該等命
        名進行討論之內容。
       原證17為高瞻自然科學教學資源平台網站之「分子式(
        Molecular Formula )與結構式(Structural Formula
        )」列印資料影本(見原審卷(一)第244 至246 頁),記
        載要瞭解分子內的原子連結情形需要結構式,而利用元
        素分析可以定出實驗式,與質譜儀配合可以定出分子式
        ,相較之下,決定結構式就難得多,通常需要多種實驗
        來找尋蛛絲馬跡,推論出分子的結構。
       原證18為上訴人主張其決定系爭專利及前案專利中新穎
        化合物結構式之草稿文件(見外放證物)。
       原證19為上訴人主張其對系爭專利及前案專利中新穎化
        合物進行IUPAC 名稱命名之草稿文件(見外放證物)。
       原證23為上訴人主張其為被上訴人擬定之研發實驗室作
        業標準書及測試標準書等之草稿文件影本(見原審卷(二)
        第17至41頁),記載化合物分離/ 純化作業標準書、單
        一化合物品質鑑定作業標準書、化合物定性測試標準書
        、混合物萃取作業標準書等。
       證人○○○於原審101 年11月2 日之證詞(見原審卷(一)
        第257至262頁)。
       被上訴人於原審101 年9 月3 日所提民事陳報暨聲請限
        制閱覽暨答辯(二)狀附件1 (見外放證物),為被上
        訴人委任聖島事務所之相關實體郵件、電子郵件、傳真
        、會議紀錄等文書影本。
       上證1 為聖島事務所之網站查詢列印資料(見本院卷(一)
        第71頁)。
       上證2 為聖島事務所台北所之專利申請報價函影本,(
        (見本院卷(一)第72至74頁),記載前案專利相關之內容
        。
       上證6 為羅必新著「用現代波譜方法分析鑑定有機化合
        物的結構」(見本院卷(二)第39至41頁)。
       上證7 為美國US 2007/0000000 A1號專利(見本院卷(二)
        第42至58頁)。
       上證8 為Jinxin Wang 等人著「Studies on chemical
        structure modification and biology of a natural
        product,gambogic acid (I): Synthesis and
        biological evaluationof oxidized analogues of
        gambogic acid.」(見本院卷(二)第59至68頁)。
       上證9 為Jinxin Wang 等人著「Studies on chemical
        modification and biology of a natural product,
        gambogic acid (II): Synthesis and bioevaluation
        of gambogellic acid and its derivatives from
        gambogic acid as antitumor agents.」(見本院卷(二)
        第69至79頁)。
       上訴人於本院之陳述(見本院卷(二)第98至101頁)。
  (5)依上訴人所提上開證據資料,原證1 記載上訴人經歷及
        研究專長,與待證事實即上訴人是否對於系爭專利一申
        請專利範圍第1 項之12種純化自藤黃樹脂的新穎化合物
        之結構及製法具有實質貢獻並無關聯。原證7 係說明對
        於物之發明的請求項,於專利要件中新穎性的判斷標準
        ,亦與上開待證事實無關。原證8 雖記載在台灣蕨類生
        藥之化學成分等相關研究上,上訴人所進行的研究最為
        豐富,惟亦與上開待證事實無關。原證9 、14、18、19
        固分別記載上訴人協助被上訴人代為解讀化學結構、上
        訴人與泰國教授Karalai 於福木黃色素A 、B 、C (
        formoxanthone A, B, C )之命名有衝突,對該等命名
        進行討論、決定系爭專利一新穎化合物結構式及進行
        IUPAC 名稱命名之草稿,姑不論依其上記載可否確認所
        解讀及命名之化合物是否即為系爭專利一申請專利範圍
        第1 項之12種新穎化合物,惟新穎化合物之結構解析係
        使該化合物進行各種光譜分析,例如質譜儀、核磁共振
        光譜儀(NMR) 或傅立葉轉換紅外線光譜(FTIR ) 等,由
        該等儀器所得到之光譜數據資料,依據一般光譜之解讀
        規則與化學分析之知識而予以解析,雖與IUPAC 名稱之
        命名均屬相當專業且困難之工作,但工作是否具專業性
        及困難程度,與可否列名為一發明專利之發明人完全無
        關,一發明專利即使非常簡單,只要是對該發明具有實
        質貢獻,即應列為發明人,故縱認上訴人曾對系爭專利
        一申請專利範圍第1 項之12種新穎化合物進行結構解析
        及IUPAC 名稱之命名,然倘若上訴人僅從事新穎化合物
        之結構解析及IUPAC 名稱之命名工作,難認對該新穎化
        合物之結構及製法具有實質貢獻,是上證6 至9 縱得證
        明新穎化合物之結構解析高度專業且困難,亦仍係使用
        他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證,難謂係共
        同發明人。另原證11、12、13、17、23、上證1 、2 並
        未顯示系爭專利一申請專利範圍第1 項之12種新穎化合
        物相關之結構及製法,均無法證明上開待證事實。再者
        ,依被上訴人於原審101 年9 月3 日所提狀附件1 縱可
        認上訴人與聖島事務所聯絡、討論系爭專利一之專利申
        請事宜,甚或提供資料、撰寫專利說明書,惟將一實際
        完成之發明轉化為發明專利之說明書或將該發明申請專
        利之過程,抑或協助發明完成之相關行政工作,亦與是
        否得列名為一發明專利之發明人無涉,當一發明由產生
        構想至真正付諸實施,應可謂已完成之發明,而任何人
        對已完成之發明所產生之貢獻,仍不足以使其列名為發
        明人,故上訴人縱協助系爭專利一完成申請專利之工作
        ,亦難謂係共同發明人。
  (6)證人○○○於原審結證稱:在被上訴人公司任職到94年
        9 月30日離職,擔任植物的分離和鑑定工作,但鑑定通
        常不會在伊這邊完成,伊只做從植物分離出純的化合物
        ,然後就交給上訴人,或者是開會時交給被上訴人法定
        代理人丁○○,○○○和伊一樣是做從植物萃取、分離
        及純化化合物,得到純的化合物後交給丁○○或上訴人
        伊只是在做前面的部分,得到純的化合物後送到貴儀中
        心去做光譜的鑑定,光譜圖是由上訴人負責鑑定,確認
        是那一種化合物,及是否為新的化合物,萃取分離及純
        化的階段,除遇到困難會請求上訴人協助,不然的話,
        這都是很例行的工作等語(見原審卷(一)第257 至262 頁
        )。尚無法證明上訴人參與系爭專利一申請專利範圍第
        1 項之12種新穎化合物相關結構及製法之工作,且證人
        ○○○僅在被上訴人公司工作至94年9 月30日,斯時系
        爭專利一申請專利範圍第1 項之12種新穎化合物是否即
        已萃取完成,上訴人亦無法證明。其次,依上訴人於本
        院之陳述,充其量亦僅得證明上訴人負責系爭專利一中
        新穎化合物的結構解析及命名之工作等節。惟上訴人縱
        負責系爭專利一中新穎化合物的結構解析、命名及處理
        系爭專利一申請專利之相關事宜工作,仍難認上訴人參
        與系爭專利一申請專利範圍第1 項之12種新穎化合物相
        關結構及製法之工作,已如上述。至上訴人雖陳稱曾協
        助解決系爭專利一中新穎化合物的分離製法所面臨之問
        題,及被上訴人為前案專利之發明人,因系爭專利一為
        前案專利之延伸,當然應列名為系爭專利一之發明人部
        分;然依上訴人所述及上開證據尚無法證明其確實曾協
        助解決系爭專利一中新穎化合物分離製法所面臨之問題
        及所協助解決之問題係對於系爭專利一申請專利範圍第
        1 項之12種新穎化合物相關結構及製法具有實質貢獻。
        另前案專利之公開日及公告日均早於系爭專利一之申請
        日,已為系爭專利一申請前周知之先前技術,故縱上訴
        人對於前案專利具有貢獻,亦不足以證明其對於系爭專
        利一之發明即當然具有貢獻,上訴人此部分所述,尚有
        未合。
  (7)準此,依原證1 、7 、8 、9 、11、12、13、14、17、
        18、19、23、證人○○○101 年11月2 日在原審審理時
        之證述、被上訴人101 年9 月3 日於原審所提出之陳報
        暨聲請限制閱覽暨答辯(二) 狀附件1 、上證1 、2 、
        6 、7 、8 、9 及上訴人於本院之陳述,尚無法證明上
        訴人對於系爭專利一之發明具有實質貢獻,不足以證明
        上訴人為系爭專利一申請專利範圍第1 項之共同發明人
        。
  (8)至上訴人雖聲請向中央研究院化學研究所及台灣大學化
        學系函查若以光譜分析方法進行未知化合物之結構解析
        ,是否僅係依據一般光譜的解讀規則與化學分析之知識
        ,予以解析各類光譜儀器所得到之光譜數據資料,即可
        完成化合物之結構鑑定?故以光譜分析進行化合物之結
        構解析,僅係從事熟練之技術事項而無創造行為於內之
        工作?或以光譜分析進行未知化合物之結構解析,係綜
        合各類光譜儀器所得到之光譜數據資料與化學知識、經
        驗,以茲判斷化合物之結構?結構解析之過程中需藉由
        各類光譜儀器所得到之光譜數據資料,以及化學知識、
        經驗,構想化合物可能之結構,再予以驗證?以光譜分
        析進行未知化合物結構解析之過程中,化合物之結構是
        否為待解決之問題,須構想可能之結構,再予解決?或
        是可直接以光譜的解讀規則與化學分析之知識轉錄或轉
        譯光譜數據資料,即可完成結構鑑定等事項。惟對於「
        化合物」之發明構想,倘僅提出化合物之特定「結構」
        ,但欠缺產生該化合物之「方法」,尚不得稱該化合物
        之發明構想已然形成,故「化合物」之發明構想必須包
        含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作方法,
        已如上述,本件系爭專利一申請專利範圍第1 項之發明
        既為「化合物」,發明構想自應包含所請化合物之結構
        及其製造方法,縱新穎化合物之結構解析高度專業且困
        難,亦係使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗
        證,仍難謂係共同發明人,是本件尚無函查之必要。

(專利 專利權歸屬 專利申請權) 原告公司將撰寫專利說明書的被告列為申請人,不足以認為公司有讓與專利申請權予被告的合意

智慧財產法院102年度民專上字第41號民事判決(103.2.14)

 
原審判決主文
確認中華民國專利申請案號第101205332 號之「作業流程管理系
統」新型專利,及申請案號第101109549 號之「作業流程管理系
統及方法」發明專利之專利申請權均屬原告所有。
 


 (三)被上訴人並未讓與系爭二專利申請權予上訴人、○○○:
    1.按當事人互相表示意思一致者,無論其為明示或默示,契
      約即為成立,民法第153 條第1 項定有明文。上訴人主張
      因上訴人團隊之努力完成系爭二專利說明書,兩造即於系
      爭二專利申請時(分別為101 年3 月23、20日)合意讓與
      系爭二專利申請權予上訴人、○○○云云(本院卷第38至
      39、41、212 、246 頁),被上訴人雖不否認上訴人及其
      團隊有參與專利說明書之撰寫與修改(本院卷第211 、21
      2 、229 頁),惟否認被上訴人有讓與申請權之意思表示
      等語,是上訴人自應就此有利於己之事實負舉證之責。
    2.上訴人主張系爭二專利申請書將其列為申請人,足見兩造
      有讓與合意云云(本院卷第283 頁至反面),且於本院審
      理時結證稱:當初因被上訴人寫不出來專利說明書,上訴
      人派其學生○○○一起來寫,因兩造約定依貢獻度決定智
      慧財產權的比例與歸屬,上訴人及其學生均未收受任何金
      錢,○○○請上訴人於被上訴人處在專利申請書上簽名,
      約在101 年3 月送出申請等語(本院卷第247 至248 頁之
      準備程序筆錄),並提出100 年9 月22日簡訊(本院卷第
      257 至261 頁)為證。惟查:
      (1)依上訴人所述,兩造係談妥合作案後,上訴人與學生參
        與系爭二專利說明書之撰寫(本院卷第247 頁)。然○
        ○○於本院審理時結證稱:其多次與上訴人接洽,希望
        能與被上訴人合作,並曾草擬3 份合約範本,協議在上
        訴人擔任被上訴人CTO 的情形下,上訴人整個團隊就日
        後新開發的技術或產品等,可按其貢獻比例分配獎金,
        至於權利人部分,上訴人可以掛名為發明人,但權利人
        仍為被上訴人,系爭二專利技術是被上訴人之前就已經
        完成,不在上開協議範圍內,然上訴人仍不願意簽約,
        其後100 年12月底因系爭二專利之申請尚有一些用辭尚
        未完成,即請上訴人配合專利代理人就日後會產生小幅
        度的用辭修改部分處理,至上訴人所提同年9 月22日電
        話簡訊內容與○○○陳述大致相符,但上訴人最後又反
        悔,不肯簽被上訴人所擬的3 份合約等語(本院卷第24
        8 至251 頁之準備程序筆錄)。且觀諸上揭電話簡訊(
        本院卷第257 至261 頁),至多僅能證明上訴人與○○
        ○確有討論兩造共同合作開發並考慮以貢獻度決定利潤
        分配比例等事宜,自最末2 句:「以上意見請卓參」「
        星期六見面再談」(本院卷第261 頁),可知相關合約
        內容有待兩造續行討論,當時顯未達成合作協議,遑論
        有何兩造約定依貢獻度決定智慧財產權的比例與歸屬之
        協議可言。上訴人復未能提出經兩造簽妥之合約書為佐
        證,亦未能說明所謂「按智慧財產權比例」究為何比例
        、及如何認定貢獻度等情,難認上訴人所辯兩造前已約
        定合作,嗣因上訴人及其學生撰寫系爭二專利說明書,
        有所貢獻,被上訴人遂讓與其專利申請權予上訴人乙節
        為真。
      (2)系爭二專利申請書第1 至2 頁固記載○○○、上訴人為
        申請人(系爭新型專利申請卷第15至14頁,系爭發明專
        利申請卷第36至35頁),然僅依前開申請書之形式記載
        ,尚不足以認定兩造、○○○有讓與系爭二專利申請權
        之合意,上訴人應再提出其他證據以實其說。惟上訴人
        不僅於原審辯稱系爭二專利為其帶領清大團隊研發而成
        云云,嗣經被上訴人就其創作、發明之事實善盡舉證責
        任,經原審判決敗訴後,上訴人始於本院審理時改稱:
        系爭二專利之技術係由○○○率領被上訴人之研發部門
        研發完成,上訴人並未參與研發工作,而僅參與系爭二
        專利申請書之撰寫等語。且如前所述,上訴人無法證明
        兩造已協議合作,約定按貢獻度決定智慧財產權的比例
        與歸屬之抗辯,是上訴人證稱其列名於系爭二專利申請
        書,係因兩造已有合作協議,嗣上訴人有撰寫說明書的
        貢獻,所以按智慧財產權比例等語(本院卷第247 至24
        8 頁),即無可採。而系爭二專利申請書之所以將○○
        ○、上訴人並列為申請人,經○○○證述當時過程:因
        原本負責撰寫系爭二專利技術文件之人(○○○)於10
        0 年12月底離職,即請上訴人配合專利代理人處理用辭
        修改部分,上訴人指派○○○與專利代理人合作,上訴
        人曾於101 年1 月間兩次透過○○○告訴○○○有關系
        爭二專利須為上訴人名義,但○○○以此非新開發案而
        拒絕,隨後上訴人於同年農曆年前表示其夢及○○○的
        舅舅將侵吞被上訴人公司財產,要求○○○將系爭二專
        利掛在其名下,以保護該部分財產,實際上系爭二專利
        仍為被上訴人所有,當時○○○考量兩造合作氣氛,避
        免投資者撤回資金,且上訴人為大學教授兼其碩士論文
        指導教授,且上訴人要求○○○拜其妻為密宗上師,並
        稱○○○的財產即上師的財產等,由於上開壓力,○○
        ○即簽署系爭二專利的申請文件,以○○○、上訴人為
        申請人等語(本院卷第250 頁之準備程序筆錄),觀諸
        上訴人、○○○於系爭二專利申請書簽名之經過,姑不
        論○○○所提上揭夢境、宗教上師等情,參酌被上訴人
        有關「源古集團2010~2012年營運計畫」將「FlexFlow
        」、「FusionFlow」及「G-Locus 」等技術之研發及客
        製化服務作為其核心目標,且以取得與清華大學產學合
        作為標的性任務(原審卷第1 冊第103 至128 頁之原證
        8 ),被上訴人顯然高度重視與系爭二專利有關之技術
        開發與業務發展。則○○○顧慮兩造未來合作願景、及
        上訴人為其碩士論文指導教授之師生關係,將其與上訴
        人並列掛名為系爭二專利之申請人,其證述核與常情相
        符。因此,本件難認於101 年3 月間系爭二專利申請之
        際,○○○有以被上訴人法定代理人身分,逕將被上訴
        人之專利申請權讓與○○○、上訴人之意思表示。
    3.上訴人另以被上訴人102 年2 月21日爭點整理狀第2 頁第
      二項之記載,辯稱兩造確有合意以上訴人為系爭二專利申
      請人云云(本院卷第283 頁反面)。然被上訴人上開書狀
      第2 頁第二項雖記載:「系爭專利於申請之初,原係規劃
      以被告○○○為創作人,以原告公司為申請人,係在遞出
      專利申請書前夕,方改為由被告○○○及被告鍾葉青同列
      為創作人及申請人......」,惟其後被上訴人業已敘明其
      理由在於考量上訴人之專業、上訴人為○○○之指導教授
      、擔心若未照辦上訴人將於求學過程中作梗、又擔心破壞
      雙方合作關係,始臨時將上訴人列為創作人等語(原審卷
      第1 冊第94頁),是此部分陳述自無足證明兩造間有讓與
      專利申請權之合意,上訴人逕自斷章取義,委無可採。
    4.綜上,被上訴人並無讓與系爭二專利申請權予上訴人、○
      ○○之意思表示,依民法第153 條規定,上訴人所謂讓與
      專利申請權之意思表示並未合致,即不成立所謂讓與專利
      申請權之契約。」
                                   

(專利 專利權歸屬 借名登記) 真正專利權人可主張借名登記

智慧財產法院103年度民專訴字第3號民事判決(103.10.31)

               主  文
被告應將第M340149號新型專利移轉登記予原告。
被告應將永昌電機行負責人登記移轉予原告。

「  原告簡勝己將永昌電機行及系爭專利移轉登記於被告名義下
    是否為借名登記:
    1.按「稱借名登記者,謂當事人約定一方將自己之財產以他
      方名義登記,而仍由自己管理、使用、處分,他方允就該
      財產為出名登記之契約,其成立側重於借名者與出名者間
      之信任關係,及出名者與該登記有關之勞務給付,具有不
      屬於法律上所定其他契約種類之勞務給付契約性質,應與
      委任契約同視,倘其內容不違反強制、禁止規定或公序良
      俗者,當賦予無名契約之法律上效力,並依民法第529 條
      規定,適用民法委任之相關規定。」(最高法院99年度台
      上字第1662號民事判決、98年度台上字第990 號民事判決
      參照)。是如借名登記契約成立,仍以借名人為真正所有
      權人,出名者並非該登記財產之真正所有權人,兩者之權
      利義務關係適用民法關於委任規定。
    2.原告簡勝己主張系爭專利為其提出構想,由原告簡志騰完
      成實際產品再申請專利,係為供簡氏後人所用,因原告將
      設立之永昌電機行登記在被告名下,而該行無法人人格,
      乃以被告名義申請系爭專利,此係借名登記,並無要使被
      告取得專利權,被告非真正權利人等語,業據提出台北市
      政府於67年4 月14日核發以原告簡勝己為負責人之永昌電
      機行之營利事業登記證、訴外人晉真企業社負責人李○○
      於99年10月31日簽署之承製模具證明、訴外人泰興鐵工廠
      張○○於99年10月31日簽署之承製模具證明及原告等以永
      昌電機行名義為申請人之新型專利申請書為證(見原證1
      至3 ,本院卷第11至33頁)。前開專利申請書記載:「..
      三創作人:簡志豪(本件原告簡志騰更名前之名字)
      簡志瑋..」並引用上述證人李○○在本院102 年度民專訴
      字第121 號,由本件被告訴由原告簡志騰侵害專利權事件
      中之言詞辯論筆錄(見原證4 ,本院卷第70至80頁)為證
      。證人李○○於上開事件結證稱:其係受兩造委託幫忙開
      橡膠模子,該模子要用在何處並不清楚,與其接洽開模事
      宜的人均為被告,他畫圖予我,只說要做馬桶,被告叫我
      怎麼做我就做出來,做完交貨時,到兩造家中收款時曾見
      到原告,見到原告時,其未曾表示模具瑕疵問題,僅說東
      西不良要退貨,至於模具如何使用都是被告與其談論等語
      (見本院卷一第251 頁)。
    3.被告辯稱系爭專利係其創作,並經智慧局核准將其登記為
      專利權人,且永昌電機行由父親贈與伊,由其經營,非借
      名登記等情,並提出智慧局就系爭專利檢察內容及權利異
      動登記資料、永昌電機行現已登記伊為負責人之經濟部商
      業司登記資料、伊繳納系爭專利年費收據及永昌電機行存
      摺與大、小章等件為證,另引用本院102 年度民專訴字第
      121 號事件中之系爭專利證書及專利說明書等為證。
    4.系爭專利專利權人固登記為被告名下,惟兩造係簡氏家族
      成員,原告簡勝己為被告父親,而兩造就借名登記未有任
      何書面契約簽立,係家族成員間之口頭約定,是僅能依兩
      造提出之事證推論。依原告簡勝己在本院102 年度民專訴
      字第121 號事件中擔任證人之證述:其自13歲(民國47年
      )即從事水電業,並於67年間設立永昌電機行等情,則以
      其長年從事水電行業資歷而觀,其應有改良馬桶構造之能
      力,而依系爭專利申請書先前由永昌電機行名義申請並書
      立原告簡志騰為創作人之一,且證人李○○稱是原告簡志
      騰委託其打模之證言,則原告等謂係簡勝己構想,原告簡
      志騰完成等,並非無據。因之,被告謂系爭專利為其所創
      作即應再為舉證。
    5.被告辯稱系爭專利係其改良法國SFA 公司生產之馬桶產品
      而創作系爭專利,但因離家出走,未把設計原稿帶走等情
      。然其在本院另案其訴由原告簡志騰所提出之參考法國產
      品而創作系爭專利之證明,僅提出系爭專利之改良技術特
      徵圖解,及其另其任尚德衛浴有限公司(下稱尚德公司)
      負責人與法國SFA 公司簽訂尚德公司2014年度為SFA 臺灣
      總代理之授權證書為證,然此均無法證明其參考法國SFA
      生產之馬桶而創作系爭專利。是於被告未能舉證其創作系
      爭專利之有效證明情形下,自足認原告簡勝己以其50年在
      水電行業經歷創作系爭專利,況原告簡勝己是為簡氏家族
      著想,希望子女即原告簡志騰及被告承繼其事業所為,此
      由其於95年間將永昌電機行移轉登記予被告,將原告簡志
      騰及被告列為系爭專利創作人之行為可徵。兩造就系爭專
      利所訂借名契約關係,是為家族之事業所需,不違反公序
      良俗。故原告簡勝己主張其為系爭專利真正權利人,系爭
      專利登記被告名下係屬借名登記,應可採信。
  如為借名登記,原告以起訴狀送達為終止契約之意思表示,
    被告應否將系爭專利及永昌電機行負責人名義移轉登記予原
    告:
    1.兩造間成立借名登記關係,真正權利人為原告簡勝己,並
      由原告簡志騰完成打模,業如前述。依前揭實務見解,借
      名契約為無名契約,適用民法委任規定。
    2.按民法第549 條規定:「當事人之任何一方得隨時終止委
      任契約。當事人之一方,於不利於他方之時期終止契約者
      ,應負損害賠償責任。但因非可歸責於該當事人之事由,
      致不得不終止契約者,不在此限。」。立法意旨係以「委
      任根據信用,信用既失,自不能強其繼續委任。故各當事
      人無論何時,均得聲明解約,然除有不得已之事由,而其
      事由又非可歸責於解約人者外,當事人之一方聲明解約,
      若在他方最不利之時,應使解約人賠償其損害,否則不足
      以保護他方之利益。此本條所由設也。」。次按「當事人
      之任何一方,得隨時終止委任契約,民法第549 條第1 項
      定有明文。又終止契約不失為當事人之權利,雖非不得由
      當事人就終止權之行使另行特約,然委任契約,係以當事
      人之信賴關係為基礎所成立之契約,如其信賴關係已動搖
      ,而使委任人仍受限於特約,無異違背委任契約成立之基
      本宗旨。是委任契約不論有無報酬,或有無正當理由,均
      得隨時終止。委任契約依民法第549 條第1 項規定,不論
      有無報酬,或有無正當理由,均得隨時終止。」(最高法
      院98年度台上字第218 號民事判決參照)。依此,借名契
      約適用委任關係,且亦以信賴關係為基礎,借名人與出名
      人間之信賴關係如為動搖,借名人亦得隨時終止委任關係
      。又按當事人依法律規定終止契約,準用民法第258 條規
      定,雙方當事人負回復原狀義務。依此,借名契約終止後
      ,借名人與出名人負有回復原狀義務,借名人應將原登記
      之借名標的,變更為為出名人。
    3.查原告等之起訴繕本於102 年12月26日送達被告,有送達
      證書可按(見本院卷第40頁),是本件借名契約於送達當
      日終止。被告即負有將系爭專利與永昌電機行移轉登記予
      原告之義務,原告等訴請被告移轉登記,應屬有據。」

2015年9月10日 星期四

(商標 關鍵字廣告) 香港商世界健身事業有限公司台灣分公司於 Google 網站購買競爭對手的營業表徵(如統一 健身、伊士邦、Being sport 等)之關鍵字廣告,呈現「 不用再找統一健身俱樂部…」等內容,為足以影響交易秩序之顯失公平行為,違反公平交易法第 25 條規定。處新臺幣 30 萬元罰鍰。



公平交易委員會處分書
公處字第 104079
被處分人:香港商世界健身事業有限公司台灣分公司
統一編號:27940499
址設:臺中市東區復興路 4 186 9
代 表 人:○○○
址:同上
被處分人因違反公平交易法事件,本會處分如下:
主文
一、 被處分人於 Google 網站購買競爭對手的營業表徵(如統一
 健身、伊士邦、Being sport 等)之關鍵字廣告,呈現「
 不用再找統一健身俱樂部…」等內容,為足以影響交易秩
 序之顯失公平行為,違反公平交易法第 25 條規定。
二、 處新臺幣 30 萬元罰鍰。
事實
一、 案緣統一佳佳股份有限公司(下稱檢舉人)來函檢舉,略
 以:檢舉人為統一健身俱樂部經營者,103 12 月間在
 Google 搜尋網站以「統一健身俱樂部」為關鍵字搜尋,發
 現被處分人購買的關鍵字廣告使用「不用再找統一健身俱
 樂部-worldgymtaiwan.com」等文字及被處分人官方網站連
 結「www.worldgymtaiwan.com」,檢舉人並表示被處分人案
 關不當關鍵字廣告雖於 12 16 日撤除,然被處分人以檢
 舉人經營之名稱等爭議廣告用語,導引潛在客戶進入被處
 分人網站,此類關鍵字廣告使用行為,已對檢舉人之營業
 信譽背後蘊含經濟成果之努力造成損害,並嚴重影響檢舉
 人商譽及市場競爭公平性,爰檢舉被處分人違反修正前公
 平交易法第 24 條(現行公平交易法第 25 條)之規定。
二、 檢舉人來函復表示,其 103 年用於會員關係維繫、招募及
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 品牌經營等,累計發出 11 萬通簡訊及 20 萬份傳單,花費
 高額行銷費用。在案關關鍵字廣告刊登時,檢舉人某分店
 會員招募人數較同年 11 月同期下滑 50%,俟案關關鍵字廣
 告撤除後始回升;而網站瀏覽人數更於該期間內二度降至
 低點,待該關鍵字廣告撤除後才回復平穩,應可認被處分
 人所為案關關鍵字廣告對檢舉人影響甚大
三、 為瞭解 Google 關鍵字廣告刊登流程及相關事業之交易關
 係,函請美商科高國際有限公司台灣分公司(下稱科高公
 司)、久大資訊網路股份有限公司(下稱久大公司)、想上
 廣告股份有限公司(下稱想上公司)與聖洋科技股份有限
 公司(下稱聖洋公司)書面陳述,彙整略以:
(一) 廣 告 主 刊 登 Google 網 站 關 鍵 字 廣 告 ( 即 Google
 AdWords,下同),其所購買者為「Google 搜尋網站上一
 獨立之廣告空間」,並非 Google 網站上的關鍵字,而該
 廣告空間可能會顯示在搜尋結果的上方或旁邊。關鍵字
 是廣告主選擇的字詞或詞組 當民眾在 Google 上搜尋廣,
 告主選擇的關鍵字時,廣告主之廣告就會顯示在 Google
 搜尋結果或 Google 聯播網等旁邊。Google 會自動使用
 廣告主設定的關鍵字比對出相關的多媒體廣告聯播網網
 站,藉以決定廣告顯示位置,廣告主亦可自行出價挑選
 特定刊登位置。Google 會用廣告評級來決定該顯示哪些
 廣告和顯示的次序,廣告評級則由廣告主的出價、廣告
 及網站的品質與廣告額外資訊等綜合考量。
(二) 科高公司為 Google 關鍵字廣告提供廠商 廣告主除直接,
 向科高公司購買 Google 搜尋網站上之廣告空間外 亦可,
 透過 Google 網站向 Google 集團其他公司(如 Google
 Ireland 或其他 Google 子公司)或向與科高公司簽約購
 Google 搜尋網站上廣告空間之廣告經銷商購買 因市。
 場上有專門人士或公司(如與科高公司簽約的廣告經銷
 商久大公司等)經營代為管理 Google AdWords 帳號之業
 務,故縱 Google AdWords 系統中有以某特定人或公司名
 稱之帳號,亦無法直接證明該帳號名稱之公司為實際操
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 作者。另因 Google 搜尋引擎係由美國之 Google Inc.
 司 負 責經 營及維 護 ,科 高公司 及 科高 公司之 總 公司
 Google International LLC)並不負責任何 Google
 搜尋引擎之業務與經營。
(三) 久大公司為科高公司授權的 Google AdWords 核心合作夥
 伴,負責銷售 Google AdWords 與帳號管理等業務之招
 攬,與想上公司、聖洋公司有合作銷售 Google AdWords
 之關係。
(四) 被處分人透過其廣告代理商時間軸科技股份有限公司
 (下稱時間軸公司)購買 Google 關鍵字廣告,時間軸公
 司再向聖洋公司購買,並取得聖洋公司為時間軸公司於
 想上公司開立的 Google 關鍵字廣告操作帳戶(具管理員
 存取權之最高權限) 由時間軸公司自行操作廣告內容上,
 稿相關事宜。
四、 函請時間軸公司書面說明及到會陳述意見,彙整略以:
(一) 時間軸公司主要經營業務為電子商務及數位行銷,包含
 媒體、活動網站、官網及 APP 製作等。
(二) 時間軸公司透過聖洋公司租借 Google 關鍵字廣告帳
 號,再依照時間軸公司客戶委託內容,發想字組、撰寫
 文案予客戶參考,俟客戶確認後,由時間軸公司進行關
 鍵字廣告之投遞,聖洋公司並未參與任何關鍵字廣告內
 容之審核,僅於帳號儲值金額將用盡時,再依簽署之媒
 體委刊單協助時間軸公司儲值。
(三) 一般廣告文案之廣告主因已有事前審核,且關鍵字廣告
 數量龐大,故廣告主事後通常不會另行檢查,時間軸公
 司則於每週向客戶提供廣告點擊效益等數據的分析報
 表,然該分析報表不會有廣告文案內容,僅有分析效益
 (如曝光數、點擊數、點擊率、實際花費等)的數字。
(四) 被處分人於 103 11 27 日向時間軸公司提出關鍵字
 廣告需求,並於同年月 28 日(週五)確定委託時間軸公
 司代為處理關鍵字文案撰寫、關鍵字購買建議及相關成
 效分析等關鍵字廣告相關事務後,要求需於同年 12 1
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 日(週一)進行關鍵字廣告刊登。原定分工情形為時間
 軸公司員工依被處分人提供之活動訊息等資訊發想製作
 關鍵字廣告文案,完成後由主管進行初步審閱,通過後
 時間軸公司員工再提供給被處分人審核,被處分人同意
 後才由時間軸公司上傳廣告至 Google 關鍵字廣告系統。
(五) 系爭關鍵字廣告刊登流程並未依上述分工情形執行,原
 因係 Google 關鍵字廣告上線須先經 Google 審核,該公
 司審核期間約數小時至兩三天不等,時間軸公司無法控
 Google 的審核期間,故預留兩天(11 2930 日;
 週六、週日)的 Google 審核期間。實際刊登流程為時間
 軸公司員工在 11 28 日(週五)製作案關廣告文案完
 成後,未及將案關廣告文案給主管及被處分人審核,即
 趕在同日晚上把案關廣告文案上傳至 Google 關鍵字廣
 告系統,經 Google 審核通過後於 12 1 日如期上線。
 故本次關鍵字廣告因被處分人緊急要求廣告上線,時間
 軸公司員工未經該公司主管及被處分人審核,即直接上
 傳到 Google 關鍵字廣告系統 實屬時間軸公司作業流程,
 上之疏失。
(六) 時間軸公司同年 12 15 日經被處分人轉知,因案關關
 鍵字廣告而收到檢舉人之律師函,時間軸公司馬上就將
 案關廣告文案下架,並於 12 19 日發出聲明書予被處
 分人,表示為該公司系統操作人員在系統上的誤觸及管
 理上之疏失所致 並將被處分人 12 月委託刊登系爭關鍵,
 字廣告時收取的服務費退還給被處分人。被處分人則表
 示由其自行處理與檢舉人間因系爭關鍵字廣告所生之爭
 議。
(七) 系爭關鍵字廣告文案期間原預計自 103 12 1 日開
 始,至同月 31 日結束,然因時間軸公司前述內部作業流
 程疏失,故提早於同月 15 日下架。期間內所有關鍵字廣
 告文案可分為一般字(如運動、健身房等)與其他競品
 字(即競爭同業表徵之關鍵字,如統一健身、伊士邦、
 Being sport 等)兩類。
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五、 經函請被處分人書面說明及到會陳述意見,彙整略以:
(一) 被處分人與時間軸公司就關鍵字廣告刊登之一般流程為
 時間軸公司接受被處分人刊登 Google 關鍵字廣告之委
 託後,被處分人會提供當時相關活動內容、海報或是新
 據點開幕等資訊給時間軸公司,再經兩公司討論後,由
 時間軸公司發想關鍵字及製作廣告文案內容,時間軸公
 司人員製作完成後會經時間軸公司主管審核,通過後才
 提供給被處分人審閱,經被處分人同意後即上網刊登。
 倘被處分人對該廣告文案有意見,會請時間軸公司人員
 修正後再重新給被處分人審閱,其後仍需經被處分人同
 意後始能上網刊登。
(二) Google 關鍵字廣告採用「浮動計價、點擊收費」之方式
 運作,「浮動計價」係指 Google 依廣告評級(含廣告主
 之出價、網站品質等因素)排名,廣告評級高者會出現
 在前;「點擊收費」是指當網頁瀏覽者對廣告有興趣並點
 擊後,Google 才會向廣告主收取前述浮動計價後之費
 用,因網路廣告價格變動極大,操作者多會設定每日預
 算。故被處分人按月審酌經費額度,委託時間軸公司刊
 登關鍵字廣告。
(三) 本案被處分人與時間軸公司簽訂之系爭關鍵字廣告合作
 期間為 103 12 1 日至 12 31 日(下稱 12 月關鍵
 字廣告)。被處分人於 103 11 28 日(週五)以傳回
 委刊單方式確定委託時間軸公司代為處理 12 月關鍵字
 廣告相關事務後,要求需於同年 12 1 日(週一)進行
 廣告刊登,然時間軸公司並未依上述作業流程處理 12
 月關鍵字廣告刊登事宜 故被處分人在該 12 月關鍵字廣,
 告上線刊登前,並未收到時間軸公司有關該次關鍵字廣
 告文案的電子郵件,被處分人因員工較為忙碌且信賴時
 間軸公司之處理,故並未要求時間軸公司先寄廣告文案
 供審閱,又因關鍵字廣告數量龐大,被處分人無法另從
 網路上一一確認刊登情形,故被處分人在 103 12
 12 日接獲檢舉人律師函後,始知 12 月關鍵字廣告發生
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 本案爭議。
(四) 被處分人接獲上述檢舉人律師函後,隨即將此事轉知時
 間軸公司,要求時間軸公司將案關關鍵字廣告下架,並
 要求該公司應加強人員訓練及遵守刊登關鍵字廣告之標
 準化作業流程,不得再有任何未經核可即擅自刊登之行
 為。時間軸公司於 103 12 19 日向被處分人提出聲
 明書,被處分人確認系爭關鍵字廣告為時間軸公司誤刊
 後,即委任律師去函告知檢舉人系爭關鍵字廣告並非被
 處分人所為,然因被處分人認毋須將整件事件原委對檢
 舉人說明,故並未告知檢舉人有關時間軸公司過失誤刊
 系爭關鍵字廣告等情。被處分人事後未再有其他補救措
 施。
(五) 被處分人基於推廣業務之考量,故向時間軸公司購買與
 World Gym」「運動」「舞蹈」「健身房」等相關的關、、、
 鍵字廣告文案內容,以提高「World Gym」品牌於喜愛健
 身或運動的網路使用者間之曝光度與能見度,然並未指
 示時間軸公司以「統一健身俱樂部」等競爭者名稱刊登
 案關關鍵字廣告 亦無任何違反公平交易法第 25 條規定,
 之行為。
理由
一、 行政罰法第 5 條規定:「行為後法律或自治條例有變更者,
 適用行政機關最初裁處時之法律或自治條例。但裁處前之
 法律或自治條例有利於受處罰者,適用最有利於受處罰者
 之規定。」按公平交易法於 104 2 4 日修正公布,同
 年月 6 日生效,本件被處分人案關關鍵字廣告涉及違反行
 為時公平交易法第 24 條規定,且於 103 12 15 日停止
 刊登,該第 24 條規定條次變更為第 25 條,違反之法律效
 果由第 41 條第 1 項變更條次為第 42 條,然其內容及法律
 效果均未修正,故本案應適用修正後公平交易法第 25 條規
 定,合先敘明。
二、 依公平交易法第 25 條規定:「除本法另有規定者外,事業
 亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行
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 為。」所謂「交易秩序」係指符合善良風俗之社會倫理及
 效能競爭之商業競爭倫理之交易行為;所稱「顯失公平」,
 係指「以顯失公平之方法從事競爭或商業交易」者,故
 倘 事業有 利 用他 人努力, 推展 自己商品 或服 務 之不符
 合 商業競爭 倫理 的不公平 競爭 行為 ,即 有合 致「顯失
 公平」之可能;而判斷「足以影響交易秩序」時,應考量
 是否足以影響整體交易秩序或有影響將來潛在多數受害人
 效果,即為已足,並不以其對交易秩序已實際產生影響者
 為限。是倘事業之行為涉及榨取他人努力成果,即藉利用
 他人努力之方式,來推廣自己產品或服務之行為,實具有
 商業倫理之可非難性,應論以違反公平交易法第 25 條規
 定。
三、 有關本案行為主體:
(一) 查被處分人委託時間軸公司購買 Google 關鍵字廣告 係,
  欲以案關關鍵字廣告提高「World Gym」品牌於喜愛健身
  或運動之網路使用者間的曝光度與能見度,藉以招徠消
  費者加入成為會員並獲取利益;對於時間軸公司提出之
  關鍵字廣告文案具有審閱、要求修正及同意是否刊登等
  決定權限;且為案關關鍵字廣告效益達成後之利益歸屬
  事業,與檢舉人更同為經營健身中心業務之競爭對手,
  爰足認被處分人為本案行為主體。
(二) 次查時間軸公司接受被處分人委託,以該公司提供之活
  動訊息等資訊發想製作關鍵字廣告文案,對案關關鍵字
  廣告並無審閱決定之權,且須受到被處分人對廣告文案
  修正或是否刊登等意見之拘束;而時間軸公司除一次性
  獲取被處分人支付的服務費用外,並不能再從被處分人
  招徠參加會員之消費成果額外獲取利潤;其經營業務為
  電子商務、數位行銷(包含媒體;活動網站、官網及 APP
  製作)等,與檢舉人經營健身中心業務並無任何競爭關
  係,爰難認時間軸公司為本案行為主體。
四、 被處分人委託時間軸公司所為以「統一健身」「伊士邦」、
 及「Being sport」等其他競品字(即競爭同業營業表徵之
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關鍵字)作為關鍵字廣告之行為,已違反公平交易法第 25
條規定:
(一) 按關鍵字廣告運作方式係以廣告主購買之「關鍵字」為
 中心,加上廣告主設定之內容描述及顯示網址等文字組
 合而成,故倘被處分人以「統一健身」為關鍵字,加上
 「不用再找」「World Gym 七天會員體驗,獨家健身器、
 材」「每週開課數十堂,立刻加入動起來」等文字之內、
 容描述及網址,當民眾以「統一健身」為關鍵字搜尋網
 站 時 ,被 處分人 的 廣告 就會以 「 不用 再找統 一 健身
 World Gym 七天會員體驗,獨家健身器材 每週開課數
 十堂,立刻加入動起來」等文字內容與網址共同出現在
 特定位置的網頁廣告空間。
(二) 由於網際網路之普及化與電子商務的蓬勃發展,各事業
 網站瀏覽人數多寡及產品或服務資訊在網路上的流通率
 高低,實已成為事業爭取交易機會的主要方法之一。而
 網路使用者在尋找特定事業、商品或服務之資訊時,若
 非已確知該標的之網址(domain name)或透過相關網頁
 提供之超連結(hyperlink)方式進入目標網站外 多會仰,
 賴搜尋引擎(如 GoogleYahoo!等)之幫助,以輸入與
 該特定公司名稱、商品或服務有關的關鍵字之方式,過
 濾無關雜訊並尋得所需資訊。故倘事業為增加其網站之
 瀏覽人數而購買廣告,並利用競爭對手之事業名稱、著
 名商標或其他營業表徵為關鍵字,使得其網站資訊易被
 網路使用者藉由搜尋引擎所尋得,並引導此類潛在客戶
 進入該網站與其交易,則此種使用他事業營業表徵等為
 關鍵字廣告之行為,已有侵害他事業著名表徵或營業信
 譽背後所蘊含經濟成果之努力的可能,對於市場公平競
 爭秩序實難認無負面影響。
(三) 據被處分人表示,其欲透過關鍵字廣告提高「World Gym
 品牌於喜愛健身或運動之網路使用者間的曝光度與能見
 度,故提供時間軸公司相關活動訊息等資料後,委託其
 發想關鍵字及製作廣告文案內容,並以時間軸公司作成
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 之關鍵字廣告達到上述成果。分工情形原應由時間軸公
 司員工發想製作關鍵字之廣告文案,完成後經其主管初
 步審閱,通過後再提供給被處分人審核,被處分人同意
 後,時間軸公司才能上傳廣告至 Google 關鍵字廣告系
 統,是被處分人對於關鍵字廣告之刊登內容具有審核決
 定權。然據時間軸公司表示,案關關鍵字廣告因被處分
 103 11 28 日委託時間軸公司製作刊登,並要求
 於同年 12 1 日上線 致時間軸公司完成案關關鍵字廣,
 告文案後,內部尚未初步審閱,被處分人亦未予審核,
 時間軸公司即將之上傳到 Google 關鍵字廣告系統 並應,
 被處分人要求如期刊登,刊登日期自 103 12 1
 起,至 103 12 15 日時間軸公司接獲被處分人轉送
 檢舉人之律師函後始撤下。
(四) 查檢舉人以健身房、水療按摩、SPA 等為主要經營業務,
 目前共有 5 家分店,檢舉人與旗下健身教練、有氧教練
 等人員另有取得 AFAALes MillsFISAFACSM 等國際
 證照或認證,103 年基於會員關係維繫、招募及品牌經
 營等目的 檢舉人累計發出 11 萬通簡訊及 20 萬份傳單,,
 並花費高額行銷費用,應可認檢舉人已投入相當資源推
 廣其事業 且檢舉人自 91 年起即陸續向經濟部智慧財產;
 局註冊「伊士邦 IS SPA」「BEING sport」等商標用以、
 表彰其健身房、運動遊樂場所之提供等服務,使相關事
 業或消費者足以區別檢舉人及其他競爭同業 是足認,「伊
 士邦 IS SPA」「BEING sport」「統一健身」等表徵係、、
 檢舉人投入相當努力獲得之經濟成果。
(五) 次查檢舉人與被處分人均以經營健身中心等服務為主要
 營業項目,彼此間具有競爭關係,當世界健身公司以競
 爭事業之營業表徵(如伊士邦、BEING sport、統一健身
 等)作為關鍵字廣告,並以「不用再找統一健身俱樂部
 World Gym 七天會員體驗,獨家健身器材 每週開課數
 十堂,立刻加入動起來」等文字加上被處分人網站連結
 之方式呈現 將使民眾於 Google 搜尋上開統一健身等關,
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 鍵字時,搜尋結果會出現被處分人之關鍵字廣告及網站
 連結,增加民眾瀏覽被處分人網站之機會,進而提升民
 眾加入被處分人會員之可能性。況案關關鍵字廣告多由
 「不用再找」等字眼及前述檢舉人之相關營業表徵結合
 而成,予一般網頁瀏覽者之印象為被處分人具有優於檢
 舉人之健身器材或課程等服務內容之意涵,以此吸引民
 眾點入查看。故案關關鍵字廣告係藉與檢舉人相關之營
 業表徵連結而成之具爭議廣告用語,已有致交易相對人
 棄檢舉人而選擇參加被處分人會員,令檢舉人蒙受潛在
 客戶流失之虞 且據時間軸公司提供 103 12 1 日至。
 15 日被處分人購買包括「統一健身」、「伊士邦」、「Being
 sport」等關鍵字之廣告,整體曝光數計達 15,059 次、
 點擊數共 535 次,系爭行為核屬榨取他人努力成果之行
 為,已構成足以影響交易秩序之顯失公平行為,違反公
 平交易法第 25 條規定。
(六) 縱被處分人辯稱案關關鍵字廣告係時間軸公司自行製
 作,被處分人並未提供檢舉人或其他競爭事業營業表徵
 相關之關鍵字予時間軸公司設計廣告文案,或要求時間
 軸公司以檢舉人或其他競爭事業之營業表徵作成關鍵字
 廣告,系爭廣告刊登前亦未經被處分人審閱。惟被處分
 人既為案關關鍵字廣告使用者且具有最終審核決定權,
 更為該關鍵字廣告成果所生利潤之最終歸屬者,當不得
 以自身疏忽或因故未向時間軸公司要求審閱,或以時間
 軸公司過失未於系爭廣告刊登前主動交由被處分人審核
 等理由據以主張免責。
(七) 綜上,被處分人以競爭對手之營業表徵(如統一健身、
 伊士邦、Being sport 等)向 Google 網站購買關鍵字廣
 告,以「不用再找統一健身俱樂部…」等內容呈現,予
 潛在交易相對人被處分人具有優於檢舉人之健身器材或
 課程等服務內容之印象,有致潛在交易相對人棄檢舉人
 而選擇參加被處分人會員,使檢舉人喪失公平交易機會
 之虞,並增加被處分人網站曝光率,以提升自身交易成
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 功之可能性,核屬利用他人努力,推展自己商品或服
 務之榨取他人努力成果行為,足以影響市場以價
 格、品質 、服務等效能競 爭本質之交易秩 序,並對
 恪守公平 競爭本質之事業 構成顯失公平之 行為,從
 而具有商 業倫理之可非難 性,已違反公平 交易法第
 25 條規定。
五、 綜上論結,被處分人於 Google 網站購買競爭對手的營業表
 徵(如統一健身、伊士邦、Being sport 等)之關鍵字廣
 告,呈現「不用再找統一健身俱樂部…」等內容,核屬足
 以影響交易秩序之顯失公平行為,違反公平交易法第 25
 規定。依據公平交易法施行細則第 36 條規定,經考量被處
 分人營業額,並審酌案關關鍵字廣告之刊登時間,對健身
 中心相關之市場交易秩序有一定危害程度,而被處分人為
 初次違反公平交易法第 25 條規定且配合調查情形等因
 素,爰依公平交易法第 42 條前段規定處分如主文。
中 華 民 國104 827
被處分人如不服本處分,得於本處分書達到之次日起2個月內,
向臺灣臺北地方法院提起行政訴訟。
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