2018年1月17日 星期三

(商標 公司名稱)「旺旺」著名註冊商標 v. 旺旺國際旅行社股份有限公司

智慧財產法院106年度民商訴字第20號民事判決(2017.11.17)

「被告旺旺國際旅行社股份有限公司不得使用相同或近似「旺旺」
之字樣作為公司名稱之一部分,並應向臺北市商業處變更其公司
名稱為不含相同或近似「旺旺」字樣之名稱;且不得使用相同或
近似「旺旺」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品,
或為行銷目的而使用相同或近似於「旺旺」商標之其他行為。
被告等應連帶負擔費用,將本件判決書之案號、當事人、案由及
主文之全文,以半版規格刊載於聯合報、經濟日報、自由時報及
蘋果日報第一版下半版壹日。」

「(三)系爭商標為著名商標:
    1.查系爭商標「旺旺」二字,由「旺旺集團」之宜蘭食品工
      業股份有限公司早於72年間即我國申請註冊,同年7 月1
      日註冊公告,指定使用糖果、餅乾等商品,迄被告公司成
      立之99年12月,已有27年之久;而「旺旺集團」之原告公
      司也早於被告公司成立前十餘年之86年起相續以「旺旺」
      二字,指定使用於商標法之商品及服務分類表內各類別商
      品及服務,在臺灣及大陸地區獲准註冊商標,迄被告公司
      成立時,多達數十件,有商標主管機關資料查詢及卷附「
      旺旺」商標在我國及大陸地區表列註冊資料在卷可按(本
      院卷第9 至32頁)。又「旺旺集團」除食品產銷之外,並
      涉及醫療、餐飲、飯店、產物保險、媒體…等領域,早已
      成為多角化經營之企業集團,「旺旺」商標並於西元2008
      年經中國大陸認定為中國大陸之馳名商標,2009年起每年
      更入選我國經濟部工業局主導推動之「品牌台灣發展計畫
      」具體品牌價值之「台灣國際品牌(Branding Taiwan )
      價值調查」(https ://www .branding-taiwan .tw/bran
      d_ survey/brand2)台灣十大國際品牌,有獲獎證書、品
      牌台灣發展計畫第二期網站資料,及諸多新聞報導等為憑
      (本院卷第154 至176 頁);另「旺旺」商標商品也透過
      全聯福利中心、愛買、頂好超市、美聯社、松青超市、家
      樂福等多家賣場長期販售,其銷售據點遍及全台各地(本
      院卷第189 至213 頁原證11)。綜觀系爭商標為相關事業
      或消費者知悉或認識商標之程度、使用之期間、商品範圍
      及銷售地域,以及其商標價值,參照前開說明,已堪認「
      旺旺」商標於99年12月9 日被告公司設立登記時,已廣為
      海峽兩岸相關事業或消費者所知悉之跨領域著名商標;遑
      論「旺旺」商標於被告公司成立前,業經我國商標主管機
      關經濟部智慧財產局(中台異字第G00971038 、G0097103
      9 、G00971040 、G00990292 、G01010825 號商標異議審
      定書、中台評字第H01020046 號商標評定審定書),及本
      院判決(102 年度行商訴字第57、58、62號、104 年度行
      商訴字第21號判決)肯認「旺旺」商標於被告公司設立登
      記前已為著名商標。
    2.被告雖辯稱「旺旺」商標僅在特定商品具高度知名度,與
      被告公司之旅遊服務無涉;然查系爭註冊0000000 號「旺
      旺」商標,早在被告公司設立登記前之94年9 月16日既已
      註冊,並使用於商品及服務分類第39類之「安排旅遊、代
      辦出入國手續」、「乘客運輸、旅客運輸、安排旅遊、安
      排航海旅遊、代售旅遊券、代辦出入國手續、代售國內外
      運輸事業之客票、提供旅遊資訊、提供運輸資訊、交通資
      訊」等商品與服務,與被告公司營業項目相當,有卷附系
      爭商標註冊資料可按(本院卷第48至56頁);且系爭商標
      享有盛名,與其多元化經營有相當關聯性,已如前述,被
      告自不得以「旺旺」始於「米果」而漠視其多元化經營之
      實,上開所辯,要非可採。
(四)被告公司有現行商標法第68條第1 款、第70條第2 款之侵
      害商標權行為:
      被告公司以「旺旺」二字作為其公司名稱,有其公司基本
      資料在卷可稽(本院卷第47頁);而「旺旺」為著名商標
      廣為相關業者或消費者所熟知,被告公司以之作為公司名
      稱經營旅行業,復與系爭商標指定使用之旅遊服務相同或
      類似,極有可能致使同一或類似商品或服務之相關消費者
      誤認被告公司與原告公司為同一來源之服務;或誤認兩商
      標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類
      似關係,而生混淆誤認之虞。況被告公司設立登記前,「
      旺旺」商標已臻著名,被告應非無所知悉,是原告主張被
      告公司具商標法第70條第2 款「未得商標權人同意,明知
      為他人著名之註冊商標,而以該著名商標中之文字作為自
      己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱,
      有致相關消費者混淆誤認之虞」之侵害商標權行為,應屬
      有據。再者,商標之使用,指為行銷之目的,而將商標用
      於與商品或服務有關之商業文書或廣告或以數位影音、電
      子媒體、網路或其他媒介物方式為之,足使相關消費者認
      識其為商標,商標法第5 條定有明文。被告於其公司網站
      上以「旺旺旅行社」為名(本院卷第57頁),介紹、標榜
      其服務內容、項目與品質,無非為行銷目的而為之,參照
      前開法條規定,被告使用系爭商標甚明,而其使用復未經
      原告同意,實難認無現行商標法第61條第1 款「未經商標
      權人同意,為行銷目的而於同一商品或服務,使用相同於
      註冊商標之商標」之侵害商標權行為。」

                                   

(商標 真偽鑑定 營業秘密 鑑定人工作獨立性及可信賴性 注意義務) LV v.二手精品業者

智慧財產法院105年度民商訴字第49號民事判決(2017.11.30)

「一、系爭皮包究竟為真品或偽品?
  (一)【02】系爭皮包究竟是真品或仿品,這涉及到鑑別此類商品
    真偽之特別知識,並應有系爭皮包實品作為鑑別對象,最能
    為真切之判斷。為此,我即於審理初始請兩造應盡速使系爭
    皮包實品提出到院(本院卷一第95頁),之後被告即提出向
    刑事扣押系爭皮包實品之臺灣新北地方法院檢察署調取系爭
    皮包(本院卷一第107 頁)。此項證據調取之聲請,隨即經
    我准許,而調取到案(本院卷一第147-1 、147-2 頁)。
  (二)【03】為辨明系爭皮包究竟為真品或偽品,兩造在審理初期
    就先後提出鑑定聲請(被告:代碼10549-1 書狀第4 頁,本
    院卷一第107 頁;原告:代碼10549-2 書狀第4 頁,本院卷
    一第124 頁背面)。為使兩造都能夠盡攻防之能事,而為真
    實事實之發現,對於兩造鑑定聲請,我都予以准許(本院卷
    一第154 頁),且為保障兩造得就鑑定人之意見,事先為充
    足準備而於鑑定人到場說明時發問,以釐清鑑定意見之可信
    度(民事訴訟法第335 條第3 項、第324 條準用第320 條規
    定參照),我還特別指示請兩造各自協調鑑定人於指定時間
    到法院來進行鑑定,鑑定後於10日具鑑定書陳述意見,等到
    鑑定書完成後,再由兩造決定是否聲請鑑定人到場說明(本
    院卷一第154 頁)。惟原告就此表明:鑑定人進行鑑定與到
    場說明,可以於同一期日內完成,沒有切割為兩階段之必要
    (原告:代碼10549-4 書狀第1 頁,本院卷一第200 頁)。
    之後原告更具狀表明:已與被告協議,由鑑定人當庭鑑定並
    接受發問(原告:代碼10549-6 書狀第1 頁,本院卷一第
    212 頁)。我因此即依民事訴訟法第203 條第4 款之規定指
    定10 6年5 月2 日為準備程序,當庭進行鑑定人鑑定及到場
    說明(本院卷一第220 頁)。
  (三)【04】惟被告聲請之鑑定人○○○於上述準備程序期日,臨
    時因高血脂等疾病住院治療(有診斷證明書可證,本院卷一
    第262 頁),故於準備程序當日,僅有原告所聲請之鑑定人
    ○○○,進行當庭鑑定及到場說明(該日筆錄參照,本院卷
    一第235-245 頁)。被告之後又因故變更其聲請之鑑定人為
    ○○○,而於106 年7 月11日之言詞辯論期日,當庭完成鑑
    定及到場說明(該日筆錄參照,本院卷二第65-75 頁)。○
    ○○是原告的智慧財產部門的經理人,任職期間每年都會到
    巴黎LV工廠進行鑑定LV商品真品鑑定之培訓,已有五年之久
    ;○○○從2004年就在香港米蘭站工作,該店專門是在收購
    二手包包,任職期間會將新出款之精品買回來研究,現在自
    己開店,每月收購二手包包有30~60個。兩人均在我進行適
    當詢問後,認定有鑑定系爭皮包真偽之能力,因此選定為鑑
    定人。
  (四)【05】○○○與○○○兩人先後當庭鑑定,卻恰巧呈現出針
    鋒相對的鑑定結果:○○○認為系爭皮包均為偽品,○○○
    卻認為系爭皮包都是真品(見前述各該筆錄)。其中,由於
    ○○○在說明其鑑定意見時,多次表明涉及營業秘密,無法
    詳細說明形成鑑定意見之原委(本院卷一第243 、244 頁)
    ,且我在當庭按照○○○的鑑定意見,進行勘驗時,也多看
    不出或說不出其所指系爭皮包與真品之差異(本院卷一第24
    0 頁)。為此,我特別指示○○○應將鑑定過程及結果,詳
    細撰寫鑑定書,並將可由對造閱覽與不能讓對造閱覽之部分
    ,分別裝訂處理,再由原告具狀敘明不能讓對造閱覽部分之
    鑑定意見,如何能成為裁判基礎(本院卷一第244 頁)。其
    後原告即陳報由○○○所撰寫可供對造閱覽之鑑定報告(本
    院卷一第296-314 頁,下稱鑑定報告甲),及僅可供法官閱
    覽之鑑定報告(本院卷一第315 頁陳報狀參照,下稱鑑定報
    告乙,外放)。至於鑑定報告乙如何可成為裁判基礎之問題
    ,原告最後並未處理,而表示:「為避免兩造及法院耗費過
    多時間討論此份機密性鑑定報告之證據能力,... ,僅供
    法官閱覽之機密性鑑定報告,原告不請求鈞院援用為裁判基
    礎,以兼顧被告訴訟防禦權之保障。」(原告民事準備四狀
    第3頁 ,本院卷二第61頁)因此,鑑定報告乙應不得作為本
    案證據。
  (五)【06】無論是○○○或○○○之鑑定意見,我認為都很難直
    接從鑑定意見本身判斷其可信度。這是因為兩人之鑑定意見
    ,都含有相當比例的主觀感受或者難以驗真核實之描述,而
    未能由他人檢驗。其中編號1 部分,○○○在鑑定時說「假
    的是做不出圖案中的粉紅色」(本院卷二第72頁),但是既
    然編號1 皮包的圖案是明顯可察覺之特徵,何以偽品無法做
    的出來,○○○並沒有說明。其他部分,也都是以五金、縫
    線、拉鍊、皮革氧化、內裡反光程度而為籠統之說明,無從
    由他人重現體驗其感受。而○○○的鑑定意見也有相同情形
    。就以原告後來陳報○○○所撰寫之鑑定書內容來說,她之
    所以認為系爭皮包並非真品,理由如下:皮革/ 帆布質量、
    帆布的顏色、金屬部件的形式和質量、做工手藝與真品標準
    不符(本院卷一第298-1 頁)。然而,到底她說的「與真品
    標準」不符,具體內容是什麼?真品標準又是什麼?○○○
    在口頭說明時,幾乎都是以營業秘密迴避相關問題。總之,
    以上兩份鑑定意見,並不能憑鑑定意見之內容質量來決定何
    者可以採信。
  (六)【07】不過,鑑定本來就是透過鑑定人的特別知識或經驗來
    協助法官認定事實。法官既然本身沒有相關的特別知識或經
    驗,就不可能凡事都能夠重新體驗或檢核鑑定人說明的主觀
    感受,自然不能因為法官自己無法有相同體驗,就一律認為
    鑑定人的意見不可採信。本案中比較特別的是,兩位鑑定人
    的鑑定結果剛好完全相反,而又難以鑑定意見內容之質量來
    取捨其證明力,這已經詳細說明如前。然而,法院並不能以
    證據無法取捨,而拒絕裁判,此時就必須轉以鑑定人本身之
    可信度來決定如何取捨鑑定意見。以本案而言,由於本案所
    須鑑定的是LV商標商品的真偽,而○○○就是LV商標權人所
    授權從事查扣產品相關鑑定工作之人,有原告亞太地區智慧
    財產總裁簽署之授權書附在卷中可憑(本院卷一第260 頁)
    ,再加上真偽鑑定,在事理上必須涉及對於產品防偽措施之
    認識,就此當然以經商標權人授權進行鑑定工作者,會有比
    較完整和全面的瞭解。相對於此,○○○自承:沒有到LV公
    司上過課(本院卷二第68頁)、培訓他的人也沒有受過LV公
    司的訓練(本院卷二第70頁)。此外,○○○在說明其鑑定
    意見時,也表示不會因為鑑定結果而影響她的薪水(本院卷
    一第238 頁),這一點被告並沒有進一步加以挑戰,或者對
    原告請求開示相關證據,以有效否定○○○鑑定工作之獨立
    性及可信賴性,所以基本上可以認定○○○的鑑定意見還是
    獨立可信賴性。審酌以上情形,我認為在本案的兩份鑑定意
    見中,應該以○○○的鑑定意見可以採信。因此,系爭皮包
    應該認定是偽品。
  (七)【08】被告雖然另外引用最高法院85年度台上字第3072號判
    決意旨說:「所謂鑑定書,法律雖未規定一定之程式,惟必
    須將其鑑定意見做成書面,至鑑定書之內容,自應將其鑑定
    經過及所為判斷之理由一併載明,若未說明其獲致結果之具
    體理由,其鑑定難謂無重大瑕疵。」認為○○○之鑑定書有
    重大瑕疵,且其到場說明內容,也因為多處以營業秘密迴避
    ,侵害被告依法在程序上享有之發問權(民事訴訟法第324
    條準用第320 條),同有重大瑕疵而不可採納。然而,我認
    為上述被告所引的最高法院判決意旨,只是針對一般鑑定之
    情形所為之解釋,在本案中鑑定內容既然涉及營業秘密,而
    有須保護營業秘密之需求,就應該另當別論。民事訴訟法第
    307 條第1 項第4 款即規定:證人就其職務上或業務上有秘
    密義務之事項受訊問者,得拒絕證言。因此,被告此部分之
    抗辯,並不影響○○○所為鑑定意見在法律上之證明力。
  (八)【09】本案雖然我可以透過前述方法,對於系爭皮包的真、
    偽做出判斷,但這種有賴特別知識、經驗以釐清事實,且又
    涉及營業秘密保護之特殊案件攻防結構,其實同時凸顯了如
    何保障被告程序上權利的問題。此外,這也涉及到商標權保
    障及其二手市場應如何存在之商標法制發展的結構性問題。
    我認為應該闡釋如下:
  1.【10】首先,應該強調的是,本案中我之所以採信○○○,
    也就是商標權人授權從事鑑定工作之人的鑑定意見,有很大
    部分的原因是○○○的工作獨立性及可信賴性,並未受到嚴
    格挑戰檢視(被告並未請求為相關證據開示,已如前述)。
    以後如果其他個案有足夠證據能夠顯示:此類商標權人授權
    從事鑑定工作者之工作獨立性或可信賴性有疑問,很有可能
    我就不會繼續採取相同立場。另一方面,雖然我認為因此可
    以採信○○○的鑑定意見,但在原告沒有以積極證據更進一
    步周詳地證明其指定鑑定人之工作獨立性及可信賴性前,這
    將會影響我在依商標法第71條第1 項第3 款規定酌定法定賠
    償時之推估倍數,以衡平保護被告之權益。
  2.【11】所謂鑑定人之工作獨立性及可信賴性,這涉及到受僱
    從事此類鑑定工作者,其人員之晉用陞遷是否具有相當之獨
    立性保障、組織上如何考核此類人員之工作成效,以及對其
    專業判斷結果之正確性如何追蹤稽核。另外,也應該包括有
    對此組織人事之公正獨立第三方考核機制,或者是否有提供
    公眾問責(public accountability )之適當管道。
  3.【12】商標權人可能會認為此類鑑定工作之組織、人事為其
    商業自由的範疇,為何要有第三人檢核機制或公眾問責管道
    ?然而,就如○○○在審理中所述:「我們並沒有對任何第
    三方鑑定單位進行過培訓,也沒有透露內部資料給任何第三
    人,公司也沒有授權任何第三方或認證第三方有此鑑識能力
    」(本院卷一第241 頁);從而,此類經商標權人授權之鑑
    定人,他們的鑑定結果,被告幾乎很難從其他管道驗證其正
    確性,甚至被告委屈改以鑑定內容本身檢核其正確性,也將
    因涉及營業秘密而徒勞無功。如此一來,這些經商標權人授
    權的鑑定人,幾乎就成為無可挑戰之真、偽品決定者,同時
    也直接影響了訴訟結果;然而,弔詭的是,商標權人卻正是
    訴訟之一造當事人。在認知了這樣的問題脈絡後,就可以瞭
    解此類鑑定工作之組織、人事,為何不應再狹隘地認為只是
    商標權人的商業自由而已,而應該是任何可能交易二手商標
    商品之公眾所可以關心的公共議題。也因此,商標權人如何
    培訓、管理此類鑑定工作部門,不能再單純視為商業自由而
    已,而必須與其維權訴訟產生某種程度之連動及影響。
  4.【13】商標法對於商標權之保護有所謂權利耗盡原則之限制
    (商標法第36條第2 項規定參照),也就是說商標權人對於
    已經銷售出去的產品,不能夠再主張商標權,必須容許買受
    人自由處分其購得之商標商品。因此,原則上商標權人對於
    二手商標商品之市場是否形成,或如何進行交易並無權干涉
    。這也是為什麼○○○在說明鑑定意見時,表示:在收購二
    手名牌包時,並不會去看原廠憑證(本院卷二第74頁),我
    並沒有因此認為○○○的鑑定意見不可採。畢竟憑證也可能
    造假,如果容許有所謂的原廠憑證就可以認為是真品,只不
    過是將商品真、偽之鑑別,轉換成對憑證之鑑別,原來的問
    題依舊存在(但此部分論述僅限於真偽品之判斷而已,在故
    意、過失判斷上,對於商品合法來源與否之查證,將影響善
    良管理人注意義務是否履行,詳如後述【16】至【21】段參
    照)。然而,當商標權人授權之鑑定人,成為無可挑戰之真
    、偽品決定者,又欠缺獨立可信賴之機制後,商標權人無形
    中也主宰了二手市場的存活或死亡,這可以說與權利耗盡原
    則是有某種程度的矛盾或牴觸。
  5.【14】讓商標權人培訓、管理其鑑定工作部門公共議題化,
    只是商標權人將來要進行有效成功的維權訴訟時,所應該考
    慮的方法之一而已,究竟應該如何讓商標權人授權之鑑定人
    具有獨立性及可信賴性,商標權人當然有其自己發展的空間
    。商標權人另外可能考慮的方案也包括:與有意從事二手商
    品買賣業者合作,以合理之條件稽核認證合作業者,或者以
    合理費用事先直接提供二手商品真偽鑑別服務,以利二手交
    易市場之正常建立與運作。凡此,均能夠比較有效地防止二
    手偽品買賣,又不至讓商標權人片面藉由真偽品鑑定,控制
    甚至扼殺二手真品之流通市場。總之,我無意指示商標權人
    應該如何設立商標維權的工作模式,但我必須藉由本案所遭
    遇到的多種利益交疊衝突,包括:商標權及營業秘密保護、
    被告訴訟程序保障以及二手商品交易自由、二手市場生存空
    間維護等等,表達我對於原告現階段訴訟舉證及其對待二手
    市場方式之疑慮,雖然還不至於因此完全判決原告敗訴,但
    顯然原告應該還有亟待改善的空間。」

「二、系爭皮包如果是偽品,那麼葉雅惠在網路上刊登販售系爭皮
    包之行為,是否有故意或過失?
  (一)【15】原告主張葉雅惠將系爭皮包於ASAP閃電購物網上刊登
    販售,此為葉雅惠所不爭執(葉雅惠民事答辯暨證據聲請狀
    第5-14頁,本院卷一第41-45 頁背面),而系爭皮包都是偽
    品,已經如前一爭點所判斷,因此葉雅惠於網路上刊登販售
    系爭皮包已符合商標法第68條第1 款所規定:未經商標權人
    同意,為行銷目的,於同一商品,使用相同於註冊商標之商
    標的情形,故屬該條款所規定之侵害商標權行為。如葉雅惠
    對於此侵害商標權之行為有故意或過失,即應依商標法第69
    條第3 項負損害賠償責任。
  (二)【16】依照葉雅惠自己的抗辯,她並不是單純消費者零星出
    售自己持有的商品,而是經營「香榭屋名品館」與網路業者
    合作,在網路上銷售系爭皮包,此種具有商業性質之行為,
    由於可能有較大數量的反覆交易,在侵害商標權之過失認定
    ,即應採取善良管理人注意義務之標準,避免輕率地侵害他
    人商標權,以貫徹法律對於商標之保護。就本案而言,葉雅
    惠至少存有以下過失,而未符合善良管理人之注意義務:
  1.【17】由於此類商標商品都可能有以營業秘密保護之防偽措
    施,葉雅惠於有意從事此類二手商品買賣時,就應該先嘗試
    提出與原告合作,支付合理對價,由原告協助建置防偽措施
    之鑑別機制。否則,貿然從事此類二手商品買賣,勢必可以
    預見有可能無法完全有效鑑別出偽品,終而不慎加以陳列出
    售,侵害商標權。然而,本案中,並未見葉雅惠有此抗辯及
    舉證,難認葉雅惠在從事此類二手商品買賣時,曾經誠摯地
    進行過有效防免銷售偽品之努力,而銷售模式之規劃上,顯
    然存有過失。
  2.【18】倘經嘗試與原告合作後,但因原告始終要求不合理對
    價而未能如願,由於原告無權完全決定二手市場的存在與否
    ,這一點我已經在前面有所說明(前述【13】至【14】段參
    照),葉雅惠就可以取得逕行從事此類二手商品買賣的正當
    性。但此時葉雅惠就應該更注意採取必要措施,避免買賣偽
    品。這其中最重要的是當然是對於商品來源是否合法正當為
    必要明確之查證,並留下完整可供追蹤的資料,這包括至少
    應該留存商品提供者之身分資料。
  3.【19】惟根據葉雅惠自己之說明,系爭皮包之來源包括:與
    消費者○○○換購、向消費者○○○收購、向日本知名二手
    精品業者購買(民事答辯暨調查證據聲請狀第7-11頁,本院
    卷一第42-44 頁)。但在消費者○○○與○○○部分,根據
    葉雅惠的舉證,都沒有看到葉雅惠留存對方的身分證件影本
    ,無法判別兩人究竟真有其人,還是根本是來路不明的商品
    來源。其中○○○部分完全沒有其身分證字號可以追查(被
    證2 ,本院卷一第72頁),透過戶役政系統也完全查無此人
    (本院卷一第187-190 頁),○○○部分雖留有身分證字號
    (被證4 ,本院卷一第74頁),但在審理期間,兩次按照葉
    雅惠陳報之地址通知○○○(本院卷二第55、84頁),他也
    都未能到庭作證,且在○○○留存的資料中,完全沒有記載
    其商品來源,實在無從認定葉雅惠當時有就商品來源為必要
    明確查證。至於向日本二手業者購買部分,葉雅惠表示日本
    YAHOO 網站會員消費資料,僅留存6 個月,目前已經無法提
    供(民事答辯暨調查證據聲請狀第10頁,本院卷一第43頁背
    面)。但葉雅惠既然要從事商業性之二手商品買賣,在購買
    當時就應該系統性地另外留存紙本或自己可以較長時間留存
    之電子檔資料,以供事後追查,怎可受制於日本YAHOO 網站
    ,以致於訴訟時無法為必要之舉證?
  4.【20】除了對於商品來源進行必要明確查證,並留存以後便
    於追查之資料外,最核心部分,當是對於真偽品之鑑別資訊
    ,應該投入適當必要之資源,加以系統性研究(可透過直接
    購買原廠真品後,再行拆解分析為之),並建置其標準鑑別
    步驟或程序。經此建置完成後,並應進行人員訓練,確保人
    員均能按照標準鑑別程序進行商品之收購及銷售。如此才能
    夠認為對於防止不慎侵害他人商標權,已經履行善良管理人
    注意義務,否則僅憑有限經驗及人員之直覺,自有可能誤收
    誤賣侵害商標權之商品。然而,按照葉雅惠所聲明之證人○
    ○○(就是當初在香榭屋名品館收購系爭皮包之人)所證述
    ,她鑑別真、偽品之能力,完全是靠摸索,甚至於她要去上
    相關鑑定課程,都是自己爭取來的,而不是受指派要求去的
    ,所上的課程是誰教的都已經忘記(本院卷二第187 、189
    、190 ),從而也無法確定提供該課程之單位,是否確實有
    相關鑑別能力。由此看來,根本無法認定葉雅惠對於經營香
    榭屋名品館,已履行善良管理人注意義務,以避免侵害他人
    商標權,仍應認定其有所過失。
  (三)【21】據上,葉雅惠於網路上刊登販售系爭皮包,因過失而
    侵害商標權,可以認定。

三、損害賠償數額為何?
  (一)【22】商標權人請求損害賠償時,得就查獲侵害商標權商品
    之零售單價一千五百倍以下之金額計算其損害,商標法第71
    條第1 項第3 款有明文規定(下稱倍數推估損害條款)。原
    告即請求依此規定,以系爭皮包之平均零售價格19,150元之
    500 倍計算損害為9,575,000 元。
  (二)【23】倍數推估損害條款之法理基礎應在於侵權行為往往存
    在未能發現之黑數,此不僅為存在於一般生活經驗,也在於
    損害必須以證據證明,但證據之取得往往有現實上困難之事
    理。所以倍數推估損害條款,其具有填補實際真正損害之功
    能,如商標權人自認難以其他方法證明其損害數額時,即可
    選擇利用倍數推估損害條款計算其損害。
  (三)【24】倍數推估損害條款在查獲多項商品,且零售單價均有
    不同時,應該如何定倍數,存有解釋空間。原告以平均零售
    價格計算之方式,即為其中一種方法。此種計算方法有司法
    院104 年度智慧財產法律座談會民事訴訟類相關議題提案及
    研討結果第1 號所採取之乙說可供參考。但此種計算方法無
    法合理解釋只有查獲一項高價偽品時,可逕以此高價物品之
    倍數推估損害,但額外再查獲另一較低價格偽品時,卻必須
    以較低之平均價格進行倍數推估損害,造成查獲越多,反而
    法定賠償上限可能因此越低之荒謬結果。且查閱上述座談會
    之研討結果所採取乙說之理由,均是以先前商標法仍有最低
    推估倍數為基礎,但此項基礎現在已經不存在,自無繼續參
    考該項研討結果之必要。
  (四)【25】在商標法修法刪除最低推估倍數後,法官在酌定此推
    估倍數時,其實已有更大的決定空間,以適用於各種不同個
    案之實際情況。為此,我認為倍數推估應以查獲商品中最高
    價格之最高法定推估倍數作為法定賠償上限即可,如此最能
    發揮該條款可加彈性運用之效果。也不會發生以每件商品推
    估倍數再行累加,可能造成法定上限過高之不合理現象。再
    者,法官酌定推估倍數時,也無須受限為整數倍數,亦不妨
    為帶有小數之倍數,以求更精確地符合個案情況。因此,以
    查獲商品中最高零售價格之1500倍為法定賠償上限,在此法
    定賠償上限以內,酌定賠償額,即符合倍數推估損害條款之
    立法意旨。
 智慧財產法院第三庭
                                法  官  蔡志宏

                                   

(商標 刑事 意圖販賣而輸入) 被告並非意圖販賣而輸入仿冒品。

智慧財產法院106年度刑智上易字第64號刑事判決(2017.11.23)

「 (二)雖公訴意旨認被告係意圖販賣如附表所示之物而持有及輸入
   該等物品,然倘若被告係基於販賣之意圖而攜帶如附表所示
    之物入境,其應當謹慎且完善地包裝該商品,避免商品在運
    送過程中受到擠壓或因碰撞而產生壓痕、刮痕或變形之情形
    ,惟觀諸如附表所示之物遭查扣時之照片,被告非但未將如
    附表編號16至19所示仿冒商標之鞋子置放於鞋盒中,亦未在
    鞋中置放鞋撐以防止鞋子外觀變形,致使如附表編號16至19
    所示之鞋子已因擠壓而變形,另被告攜帶入境之包包中,除
    了2 個「CHANEL」品牌之皮夾及1 個小型之鍊帶包係用盒子
    包裝外,其餘較大型之包包均未使用防塵袋或外包裝袋包裝
    之,且自偵字卷第43頁下方照片可見扣案之包包外觀已因擠
    壓而產生明顯之摺痕...足認被告供稱其並非係為了要販賣而
    攜帶如附表所示之物入境,尚非不可採信。」

「(三)又雖公訴意旨認被告輸入仿冒「PRADA 」商標同款不同色的
   包包4 個,並輸入外觀形狀相同之仿冒「CHANEL」商標鍊帶
    包2 個,顯見輸入之目的在於販賣云云,然輸入同款不同色
    或外觀形狀類似之包包的原因多端,非謂一旦有此情狀,即
    可逕予推斷有販賣之意圖,復觀諸被告攜帶入境之包包及鞋
    子數量均非鉅,且其攜帶入境之15個包包中,其中只有4 個
    包包係同款不同色,其餘包包之款式、花紋均相異,況被告
    攜帶入境如附表編號18、19所示之鞋子有不成雙之情形,此
    有扣案物之照片共10張(見偵字卷第18頁、第41至45頁)在
    卷可考,尚難認被告攜帶入境之包包及鞋子確實已具販賣之
    規模,此外,綜觀本案卷證資料,並無證據證明被告前有透
    過網路或實體店面、攤位販賣仿冒商標之包包或鞋子之行為
    ,尚難僅以被告攜帶該等物品入境即認被告有販賣如附表所
    示物品之意圖。」
                                 

(著作權 引用 不構成合理使用 轉化 姓名表示權 ) 李相台v.仁濟醫院

智慧財產法院106 年度民著上更(一)字第1 號民事判決(2017.11.16)

「原判決關於駁回後開第二項之訴部分,及該部分假執行之聲請暨
訴訟費用之裁判均廢棄。

「  2.另按所謂「為報導、評論、教學、研究或其他正當目的之必
    要」,必須以有自己之報導性、評論性、教學性、研究性或
    其他相類之正當目的所為之著作,且有必要性,始得引用已
    公開之著作。而何謂有「必要性」,應與該條之「在合理範
    圍內」一併解讀,亦即非引用已公開發表之著作,即無從撰
    寫報導、評論、教學、研究或其他相類之正當目的之著作,
    或引用已公開發表之著作,可使報導性、評論性、教學性、
    研究性或其他相類之正當目的所為之著作更符合其使用之目
    的。又所謂「引用」,係援引他人著作用於自己著作之中。
    所引用他人創作之部分與自己創作之部分,必須可加以區辨
    ,否則屬於「剽竊」、「抄襲」而非「引用」(最高法院84
    台上字第419 號刑事判決意旨參照)。經查,系爭文章刊登
    於仁濟醫院網站,並非報導一事件或評論一觀點之文章,其
    對象為一般民眾,亦非一教學性或研究性之文章。雖仁濟醫
    院等辯稱係為落實慈善或救濟之服務宗旨,而進行醫療知識
    或健康教育之推廣,惟查仁濟醫院亦係一綜合性醫院,擁有
    為數不少之醫生,並非引用李相台已公開發表之著作,即無
    從進行衛教宣導,且非引用李相台已公開發表之著作,始可
    達其衛教宣導之目的。況系爭文章共有1,948 個字,其中僅
    有35個字不同外,係完全複製、貼上李相台及林幸道、鄭國
    良醫師之文章(見附件三),揆諸前開說明,實難認系爭文
    章為陳桂英自己之著作,而得引用已公開之著作,故系爭文
    章不屬於著作權法第52條所定得引用已公開發表著作之情形
    。
                            
「(四)系爭文章並不符合著作權法第65條第2 項所定合理使用之情
    形:
  1.隨著社會生活的往來密切以及經濟活動的快速發展,財產權
    的性質已從絕對化走向社會化,財產權的利用,更應強調社
    會之和諧及公共利益導向,此於有體財產權理應如此,作為
    法律創設之無體財產權,本即藉由私權化之保障,以追求更
    高之公共利益,因此更應以公共利益作為行使權利的界線,
    於著作權權利行使之表現即為合理使用。著作權法第3 章第
    4 節第4 款關於著作財產權之限制規定,除第44至63條係立
    法者於制定法律時,已斟酌特定之社會公共利益,所訂著作
    財產權之豁免規定外,另為鼓勵著作物之使用與流通以促進
    文化發展,著作權法第65條第1 項規定,著作之合理使用,
    不構成著作財產權之侵害;第65條第2 項則係規定關於合理
    使用之判斷標準。又著作權法為鼓勵著作物之使用與流通,
    係鼓勵轉化性之使用至另為創作之表現,亦即雖鼓勵利用他
    人著作,但必須利用後之著作,其創作精神及表現已可與他
    人著作相區別,故著作權法第6 條第1 項規定,就原著作改
    作之創作為衍生著作,以獨立之著作保護之。故利用他人之
    著作,倘非著作權法所規定之豁免規定,則其利用後之著作
    必須轉化至有另有創作之程度,否則仍僅屬再次重現他人著
    作之內容,即難認為係合理使用。
  2.仁濟醫院等抗辯系爭文章使用李相台之著作係屬合理使用云
    云,惟查依據著作權法第65條第2 項之標準,本院判斷如下
    :
    (1)利用之目的及性質:
      按著作權法第65條第2 項第1 款所謂「利用之目的及性質
      ,包括係為商業目的或非營利教育目的」,應以著作權法
      第1 條所規定之立法精神解析其使用目的,而非單純二分
      為商業及非營利(或教育目的),以符合著作權之立法宗
      旨(最高法院94年度台上字第7127號刑事判決意旨參照)
      。仁濟醫院等雖辯稱其利用系爭文章之目的係出於非營利
      之醫學教育目的云云,惟查無論仁濟醫院是否有辦理社會
      救濟、社會福利或公益慈善事業,且無論仁濟醫院是否有
      營利,仁濟醫院刊登系爭文章並非從事社會救濟、福利或
      公益,其刊登系爭文章之目的及性質,與系爭診所網站刊
      登系爭著作之目的與性質均相同,一方面為彰顯該醫院或
      診所對靜脈曲張醫療防治的瞭解,一方面即為告訴民眾該
      醫院或診所有治療靜脈曲張之專業,故其利用李相台著作
      後之系爭文章,其目的及性質與李相台之系爭著作完全相
      同,並不因仁濟醫院係社區型醫院,而李相台診所為私人
      診所而有所不同,其利用後之著作顯然並未轉化至另有創
      作之程度。
    (2)著作之性質:
      高度創作性之著作,應給予較大之保護,此為著作權法所
      保護之核心。縱使系爭著作為描述醫學專業知識之事實型
      著作,然其仍有創作空間,且以語文之複雜程度觀之,其
      創作空間仍不低,然系爭文章與系爭著作同為介紹靜脈曲
      張之症狀、自我檢查及預防與保健等內容,性質相同,系
      爭文章利用系爭著作,但並未發生轉化至另有創作之程度
      ,其與系爭著作之性質完全相同,僅為系爭著作內容之重
      現。
    (3)利用質量所占比例:
      按單一著作之判斷,應視其共同關係之約定、著作型態之
      表現、著作分離後可否獨立使用、社會之通常觀念等情綜
      合判斷。依據卷內系爭著作最早公開之內容即96年北院公
      證書所列內容(見原審卷一第34頁),李相台雖係將系爭
      診所網站上關於「靜脈曲張」之著作,以提供幾個段落連
      結之方式加以公開,然其中關於「靜脈曲張之成因等」,
      及「醫療檢查」、「治療」、「美容產品」,應屬一整體
      內容,以完整介紹關於靜脈曲張之成因、症狀、自我檢查
      、醫療檢查、治療及相關美容保健產品等,其整體內容之
      表達,方足以表現其個性及獨特性,應視為一單一著作。
      以此觀之,系爭文章雖引用系爭著作之文字比例不算多,
      然其係以逐字複製貼上之方式重製系爭著作仍具有創作空
      間之表達,且無自己創作之部分,故縱使系爭文章利用系
      爭著作之量所占比例不高,仍難認系爭文章利用系爭著作
      之程度,得以主張合理使用。另按關於利用質量所占比例
      之標準,應與著作之性質及利用之目的等一併衡量,倘轉
      化成另一創作之精神程度較高時,且接近著作權法所保護
      之高度創作時,其質量所佔比例之斟酌,亦應有所不同,
      併此敘明。
    (4)利用結果對市場之影響:對無體財產權之侵害,至少均應有得權利人同意始得使
      用之授權金損害,故利用結果對市場之影響,主要係指對
      現在及將來著作權授權市場之影響,並非指靜脈曲張之醫
      療市場。李相台雖未提出系爭著作授權他人,或即將集結
      出書之資料,然系爭著作現在及將來之授權市場均屬李相
      台所有,則系爭文章僅使系爭著作之部分內容重現而完全
      無轉化性之使用,當然仍會影響李相台應有之授權利益,
      縱使依社會通念,因系爭文章使用之部份有限,授權金不
      宜過高,仍會對系爭著作現在及將來之授權市場有影響。
  3.綜上,基於著作權法第65條第2 項關於合理使用之判斷標準
    ,審酌系爭文章之轉化程度甚低,除重現系爭著作之內容外
    ,幾無使用系爭著作後另有創作之精神可言,難認係合理使
    用。


「按姓名表示權之保護主要係為
      防止公眾誤認系爭著作之著作人並非真正之著作權人。經
      查系爭文章未標示李相台之姓名,倘李相台未為請求,長
      期以往,有使公眾誤認系爭著作之著作權人為仁濟醫院之
      虞,確已侵害李相台著作人格權中之姓名表示權

          智慧財產法院第二庭
             審判長法 官 熊誦梅
                法 官 蔡如琪
                法 官 彭洪英

(著作權 攝影著作 過失 注意義務 網頁設計) 富爾特:委由他人設計網站,業已支付合理費用,並取得他人保證無侵權的擔保,被告信賴專業的網頁設計公司,已盡合理查證義務,不構成著作權侵害。

智慧財產法院106年度民著上易字第7號民事判決(2017.10.26)

「原判決關於命上訴人為給付部分,及該部分假執行之宣告,暨訴
訟費用之裁判(除確定部分外)均廢棄。」

「  (一)按「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者,
    負損害賠償責任。」著作權法第88條第1 項定有明文,上開
    損害賠償責任仍須以行為人有故意、過失為必要。蓋著作權
    侵害仍屬一般民事侵權之一環,而侵權行為損害賠償之債,
    係為填補權利人因侵權行為所生財產上或非財產上之損害,
    旨在調和個人自由及社會安全之基本價值下,係採過失責任
    主義為原則,亦即以加害人有故意或過失不法侵害他人權利
    為其成立要件,若其行為並無故意或過失,即無賠償可言。
    而所謂過失係指能預見或避免損害之發生而未注意,致使損
    害發生;至所謂能預見或避免之程度,即行為人之注意義務
    ,則因具體事件之不同而有高低之別,通常係以善良管理人
    之注意程度為衡酌基準,因此,不同之行為人,例如製造商
    或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等,對能否預見
    或避免損害發生之注意程度,必不相同,應於個案事實,視
    其個別之營業項目、營業規模、營業組織、侵害行為之內容
    等情形,判斷行為人有無注意義務之違反。
  (二)查,上訴人係以經營化妝品零售批發、製造為業,系爭圖片
    係使用在系爭網頁上方作為美化網頁之用,而有關系爭網頁
    之建置經過,經本院依職權調取該案刑事案卷,證人即上訴
    人公司協理○○○於偵查中證稱: 系爭網頁原本由○○○負
    責,網頁上架前,○○○有在工廠會議室裡先給大家預覽網
    頁,其對某個頁面有意見,希望可以更改,後來○○○回覆
    說廠商說不能改。之後印象中有一次其想要放一個新產品上
    去,但是都不行,因為不管要上什麼東西都要經過廠商,上
    訴人無法自己維護網頁,都要透過廠商維護,而且彈性很小
    ,所以那個網頁公司不喜歡用,等○○○離職後公司就不想
    再去用等語(見臺灣臺北地方法院檢察署104 年度調偵字第
    989 號卷,下稱調偵卷,第15至16頁),證人○○○於偵查
    中證稱:其94年3 月至98年8 月任職上訴人公司,當初設計
    系爭網頁的網頁版型及線路維持是委託金恆通公司做,網站
    設計是由京緯公司做,圖片也是由京緯公司提供,○○○是
    京緯公司業務聯繫窗口,○○○當時有說這些圖片都有經過
    授權,並提供圖片讓其選擇,其印象中有花瓣這張,至於其
    他張則不是很確定。本件因為金額比較小,所以只有估價單
    沒有合約書。上訴人公司向來都會去購買圖庫,就連廣告也
    會送衛生署審核,LOGO也一定會去買版權等語(見調偵卷第
    24至背面),於本院證稱:當初是整個發包給京緯公司,當
    時京緯公司是口頭告知所使用的圖片有經過授權,其並不知
    道圖片來源等語(見原審卷第107 頁),再者,證人○○○
    於96年所提之行銷部報告記載:「1.1 本公司官方網站www.
    imagemore.com.tw之各單元刊頭,原使用上海國際時裝之參
    賽模特兒,將於96年2 月9 日到期屆滿,依約若繼續使用應
    予付費。1.2 評估後建議重新設計製作刊頭對公司較經濟,
    並給消費者有更新的感覺。2.委交高雄京緯公司設計並於期
    限前完成上稿更換。3.九款刊頭費用總計未稅金額28,000元
    ,優惠價25,000元... 」(見調偵卷第29頁),訴外人京緯
    公司估價單委託製作內容則記載「網頁空間費用、網頁空間
    設定費用、網頁維護費用、盛廷生化科技- 靜態首頁設計完
    稿」(見調偵卷第25頁),而與證人○○○、○○○證述系
    爭網頁係由訴外人京緯公司設計之內容相符,又訴外人京緯
    公司上開估價單另記載「Top Bar-每頁最上方- 靜態、核心
    價值刊頭- 靜態、首頁刊頭- 靜態、最新消息刊頭- 靜態、
    購物車刊頭- 靜態、會員專區刊頭- 靜態、客服刊頭- 靜態
    、留言版刊頭- 靜態、美麗小常識刊頭- 靜態」(見調偵卷
    第26頁),復觀諸附圖1 所示圖片係使用在系爭網頁之核心
    價值刊頭,附圖2 、3 所示圖片乃結合後使用於會員專區刊
    頭(見原審卷第8 頁),益證系爭網頁所使用之系爭圖片乃
    訴外人京緯公司所受委託設計之範圍,是上訴人辯稱系爭圖
    片係由訴外人京緯公司所重製並公開傳輸、並非上訴人所提
    供等情,應堪採信。上訴人既付費委託訴外人京緯公司製作
    系爭網頁,系爭圖片並經京緯公司承辦人員表示已取得合法
    授權,則上訴人信賴專業的網頁設計公司而使用系爭圖片,
    應認已盡注意義務,難認其有何侵害被上訴人著作財產權之
    過失可言。
  (三)被上訴人雖稱:系爭圖片既非上訴人提供給京緯公司,上訴
    人應可預見該圖片可能涉及著作權問題,且上訴人所支付之
    酬金較一般行情為低,不足涵蓋圖片授權費用,則京緯公司
    所使用之圖片是否經授權顯非無疑,然上訴人並未要求京緯
    公司提出合法授權證明,自有過失可言云云。然,上訴人委
    託訴外人京緯公司設計系爭網頁,系爭圖片所用於之核心價
    值刊頭、會員專區刊頭,既在訴外人京緯公司之報價範圍內
    ,且訴外人京緯公司就核心價值刊頭報價為3,000 元,會員
    專區刊頭報價為3,000 元,與上訴人之前曾向典匠資訊公司
    購買圖庫之費用為1 個月750 張共8,000 元(見本院105 年
    度民著上易字第9 號卷第67至70頁)相比,訴外人京緯公司
    之報價並無顯然過低之情形,上訴人實難以上開報價內容而
    可知悉或預見京緯公司並未取得系爭圖片之授權;再者,使
    用非自己創作或非自己享有著作權之著作時,確實應注意該
    等著作是否有侵權疑慮,然上訴人使用系爭圖片係為了美化
    其官方網頁,已如前述,在網路資訊發達之今日,大部分業
    者均會以公司官方網頁來行銷其業務或銷售產品,且絕大部
    分業者並無網頁製作之專業,此類事項多委由專業的網頁設
    計公司來製作,就委託製作網頁的委託人而言,其雖應注意
    受託人所交付之網頁內容是否有侵害他人著作權疑慮,然其
    既非網頁設計專頁,尤以著作權不需登記即受保護,若非著
    名之圖片,在浩大的圖庫素材中,委託人實無能力可以查證
    受託人所設計之網頁是否有侵害他人著作權,此外,委託人
    既然支付合理代價委託專業網頁設計公司設計網頁,自會期
    待受領一個無瑕疵之對待給付,且就一般人理解,專業設計
    公司既常會使用到他人著作作為設計素材,理應會取得權利
    人之授權,始能交付無瑕疵之設計物,因此在此類交易模式
    中,委託人主觀上實不可能「預見」專業設計公司所交付之
    設計有侵害他人著作權之可能,相反的,其主觀上反而係「
    預見」取得一個無瑕疵之設計物,因此,若委託人已向設計
    公司確認所交付之網頁無侵害他人權利疑慮,應認已盡注意
    義務。本件中,系爭圖片並非一般人均知悉的著名圖片,上
    訴人實無從注意到該等圖片是否有侵害他人著作權疑慮,又
    上訴人既已支付合理之對價取得訴外人京緯公司之設計內容
    ,加以本件委託設計費用僅有25,000元,並非高額委託設計
    案,訴外人京緯公司亦已告知有取得授權,則上訴人信賴專
    業設計公司所交付之網頁並無侵權瑕疵,自無悖於常情可言
    ,若認此時上訴人猶應對於訴外人京緯公司所交付之網頁一
    一查證其上的圖片、內容是否有侵害他人著作,實課予其過
    高之注意義務,如此不僅悖於社會一般委託製作網頁之交易
    常情,亦與本件上訴人所支付之委託設計費用不成比例,對
    上訴人顯不公平,本院認以本件之交易型態判斷,上訴人已
    盡其注意義務,實難僅以上訴人未向訴外人京緯公司取得合
    法使用之證明,即推論上訴人可預見系爭圖片合法性有疑慮
    ,而遽認上訴人有侵害著作權之過失存在,是被上訴人上開
    主張,並不足採。」

                    智慧財產法院第二庭
                                審判長法  官 李維心
                                      法  官 熊誦梅
                                      法  官 蔡如琪
                                  

(著作權 攝影著作) 網站設計使用他人著作,應查證著作財產權人為何。被告受有刑事不起訴處分,不代表民事無庸賠償。

智慧財產法院106年度民著訴字第54號民事判決(2016.12.14)

「三、原告主張:系爭著作係其委由訴外人莊崇賢攝影工作室所攝
    影等語,為被告於言詞辯論時不爭執,並有原告提出被告不
    爭執其形式上為真正之「出資委託創作合約書」影本及附件
    在卷可證(見本案卷第65、66頁),復經原告於言詞辯論時
    提出被告不爭執其形式上真實性之底片一張為證(見本案卷
    第86頁筆錄、第91、92頁勘驗照片),並徵諸通常僅有攝影
    著作之著作財產權人始能提出底片之經驗法則,應認原告為
    系爭著作之著作權人無誤。
四、被告未經原告同意,擅自將原告所有之系爭著作重製於其系
    爭網頁,並上傳至網際網路,自屬侵害原告之重製權及公開
    傳輸權。而被告於系爭網頁登載系爭著作,既非由被告自行
    創作,即可客觀預見使用系爭照片可能涉及著作權之問題,
    故被告對於所使用系爭照片之著作財產權人為何人、有無取
    得合法使用權利等情,自應予適當查證,以避免侵害他人之
    著作財產權,始得謂已盡交易上具有通常知識經驗之人,所
    應盡之善良管理人注意義務,如無法查證,即應放棄使用,
    不應貿然加以使用而登載於系爭網頁。查被告雖抗辯:系爭
    網頁之系爭照片係下載自大陸網站「圖行天下」,該網站並
    標示為「免費圖片」,因此被告並無故意或過失云云。然查
    :原告提出被告不爭執其形式上真正之「圖行天下」版權聲
    明記載:「圖行天下站內所有涉及作品及素材圖片由會員上
    傳而來,圖行天下不擁有此類素材圖片的版權,本站所有資
    源僅供學習與參考,請勿用於商業用途,否則產生的一切後
    果將由您自己承擔!圖行天下作為圖片網路服務提供者,對
    非法轉載、盜版行為的發生不具備充分的監控能力」(見本
    案卷第67頁),業已明確警示其站內圖片之著作財產權並非
    該站自己所有,且因該站無法監控所提供之下載圖片確均具
    合法來源,故已警示侵權之可能性,甚至由其語氣,已能使
    下載者知悉該站所提供下載之圖片並無合法授權,否則何以
    不能使用於商業用途?以上均已使下載者認知:不因免費下
    載而排除侵權之可能性;事實上,正因免費下載,其侵權之
    可能性甚高,否則何人願平白無故耗費心力製作圖片供人免
    費下載?況該版權聲明業已明示「請勿用於商業用途」,被
    告仍將之登載於系爭網頁而用於商業用途,足認被告侵害原
    告對於系爭著作之著作權,應有過失。」

「七、臺灣高等法院檢察署智慧財產分署105 年度上聲議字第217
    號處分書(影本見本案卷第55至58頁被證二)雖對被告之法
    定代理人黃宗源不起訴處分確定,但按:「檢察官不起訴處
    分,無拘束民事訴訟之效力,又刑事判決所為事實之認定,
    於獨立民事訴訟之裁判時,本不受其拘束,原審斟酌全辯論
    意旨及調查證據之結果,依自由心證,為與刑事判決相異之
    認定,不得謂為違法」,最高法院著有41年臺上字第1307號
    民事判例,可資參照,況該案告訴人即本件原告所提告訴之
    著作權法刑事責任(包括著作權法第91條第1 項、第92條)
    ,係以「故意」為要件,並無處罰過失之規定,被告若無故
    意即不成罪,但本件原告訴訟標的之著作權法第88條第1 項
    前段「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者
    ,負損害賠償責任」,在被告欠缺故意之情形下,仍得因「
    過失」而應負損害賠償責任,故尚難因上開不起訴處分而解
    免本件被告之過失損害賠償責任。」

 智慧財產法院第三庭
                法 官   伍偉華
                                   

(著作權 損害賠償額) 被告受有刑事不起訴處分,不代表民事無庸賠償。

智慧財產法院106年度民著訴字第35號民事判決(2017.11.30)

「  (三)【06】被告雖然另外提出臺灣臺中地方法院檢察署檢察官10
     5 年度偵字第4994號之不起訴處分書,表示仍應參照該案
     處分之見解,由原告舉證是何人上傳系爭圖片,惟經查該
     不起訴處分書,是針對本案刑事部分就被告負責人之刑責
     認定。認定結果雖為罪嫌不足,但這是因為侵害著作權之
     刑責必須限於故意,如果找不到實際上傳的人,查明其上
     傳是出於被告負責人之指示授意,自然不應認定被告負責
     人應擔負刑責。然而,本案是民事求償事件,按照前述法
     律規定,即使是過失,也要負損害賠償責任,這無法參照
     刑事部分之認定情形,應該予以仔細區辨。
  (四)【07】據上,被告應負侵害著作權之損害賠償責任。
二、本案之損害賠償數額為何?
  (一)【08】原告主張因眾多利用人為圖小利,捨合法授權管道不
    採,未經合法授權利用原告著作,原告必須聘請專人查核,
    並就可能侵權情形,逐一比對,耗費大量人力、時間、費用
    ,並須逐案與涉及侵權之利用人通知、協商、甚至個案提起
    訴訟,此皆為利用人未取得合法授權,對原告所造成之額外
    損害,本案之損害也難以在個案中逐一證明,故依著作權法
    第88條第3 項規定,請求由法院酌定賠償額為20萬元(起訴
    狀第5 頁,本院卷第6 頁)。
  (二)【09】著作權法第88條第3 項由法院依侵害情節酌定賠償額
    之規定,雖以「被害人不易證明其實際損害額」為其適用要
    件,惟所謂「不易證明」,應非絕對標準,而應與個案所可
    能請求賠償之合理數額為合比例之認定,如可能請求之合理
    賠償數額非高,即使可以經由相關證據之主動提出或被動開
    示而證明其數額,亦可由兩造均不願提出或請求對造開示相
    關證據而認為已屬「不易證明」。在本案中,原告請求之總
    賠償額為20萬元,屬於民事訴訟法第427 條所定適用簡易程
    序之標的數額(惟依智慧財產案件審理法第6 條規定,智慧
    財產案件不適用簡易程序),以及原告遲未能提出可供核實
    之實際授權金額以供參考,難以過高核酌定其賠償額,再加
    上兩造對此部分均未彼此請求進一步證據開示以為攻防,應
    認原告之實際損害額確屬不易證明。
  (三)【10】又著作權法第88條第3 項僅謂「依侵害情節,在新台
    幣1 萬元以上100 萬元以下酌定賠償額」,並未明確界定以
    每一著作,或每一個案為基準,惟無論是以每一著作或每一
    個案予以僵化地界定基準,均不免在邊界案例發生極端情況
    ,而有害個案正義。是此酌定賠償額,應以侵害人之整體侵
    害行為為基準,必要時,得就整體侵害行為為適當之切割,
    例如:長期持續進行侵權時,得適當地分割為數侵害行為,
    而分別酌定賠償額。又如:多件著作分時分地侵害時,但個
    別侵害均屬有限時,亦不妨適當地以單一整體行為,而為賠
    償額酌定。...另一方面
    ,酌定賠償額時,應避免造成侵害者有「寧願由法院酌定賠
    償額,也不願取得合法授權」之逆選擇誘因」

智慧財產法院第三庭
                                法  官  蔡志宏